REGOLAMENTO (CE) N. 40/94 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione¹,

visti i pareri del Parlamento europeo²,

visto il parere del Comitato economico e sociale³,

considerando che è opportuno promuovere un armonioso sviluppo delle attività economiche nell'insieme della Comunità ed un'espansione continua ed equilibrata mediante il completamento ed il buon funzionamento di un mercato interno che offra condizioni analoghe a quelle di un mercato nazionale; che la realizzazione di siffatto mercato e il rafforzamento della sua unità, oltre ad implicare l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci ed alla libera prestazione dei servizi, nonché l'istituzione di un regime che garantisca che la concorrenza non venga falsata, prevede parimenti l'instaurazione di condizioni giuridiche che consentano alle imprese di adattare prontamente alle dimensioni della Comunità le loro attività di fabbricazione e di distribuzione di beni o di fornitura di servizi; che tra gli strumenti giuridici di cui dovrebbero disporre le imprese a tal fine sono particolarmente appropriati marchi che consentano ad esse di contraddistinguere i rispettivi prodotti o servizi in modo identico in tutta la Comunità, superando le barriere nazionali;

considerando che, per attuare i citati obiettivi comunitari, risulta necessaria un'azione della Comunità; che tale azione consiste nell'instaurazione di un regime comunitario dei marchi che conferisca alle imprese il diritto di acquisire, secondo una procedura unica, marchi comunitari che godano di una protezione uniforme e producano i loro effetti in tutto il territorio della Comunità; che il principio del carattere unitario del marchio comunitario così enunciato si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali non è in grado di rimuovere l'ostacolo della territorialità dei diritti che le legislazioni degli Stati membri conferiscono ai titolari dei marchi; che, per permettere alle imprese di esercitare senza ostacoli un'attività economica in tutto il mercato comune, è necessaria l'instaurazione di marchi disciplinati da un diritto comunitario unico, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri;

considerando che, poiché il trattato non ha previsto poteri d'azione specifici per la creazione di un siffatto strumento giuridico, occorre fare ricorso all'articolo 235 del trattato;

considerando che il diritto comunitario in materia di marchi non si sostituisce tuttavia al diritto in materia di marchi dei singoli Stati membri; che in effetti non sembra giustificato obbligare le imprese a registrare i rispettivi marchi come marchi comunitari in quanto i marchi nazionali restano necessari alle imprese che non desiderano una tutela dei loro marchi a livello comunitario;

considerando che il diritto sul marchio comunitario può essere acquisito solo tramite registrazione e quest'ultima è rifiutata segnatamente qualora il marchio sia sprovvisto di carattere distintivo, sia illecito o qualora diritti preesistenti si contrappongano ad esso;

considerando che la tutela conferita dal marchio comunitario, che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa, è assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; che la tutela è accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; che è opportuno interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione; che il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, costituisce la condizione specifica della tutela;

considerando che il principio della libera circolazione delle merci implica che il titolare di un marchio comunitario non possa vietarne l'uso a un terzo, per prodotti contraddistinti dal marchio che siano immessi in commercio nella Comunità dal titolare stesso o con il suo consenso, salvo che sussistano motivi legittimi perché il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti;

considerando che è giustificato tutelare i marchi comunitari, nonché, nei loro confronti, i marchi registrati che siano anteriori, soltanto nella misura in cui siano effettivamente utilizzati;

considerando che il marchio comunitario deve essere trattato come oggetto di proprietà indipendente dall'impresa di cui esso designa i prodotti o i servizi; che, subordinatamente alla necessità assoluta di non indurre in errore il pubblico a causa del trasferimento, il marchio comunitario deve poter essere trasferito; che esso deve inoltre poter essere dato in pegno ad un terzo o costituire oggetto di licenze;

considerando che il diritto dei marchi creato dal presente regolamento richiede, per ogni marchio, misure amministrative di esecuzione a livello della Comunità; che è pertanto indispensabile, pur conservando l'attuale struttura istituzionale della Comunità e l'equilibrio dei poteri, istituire un Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli) indipendente sul piano tecnico e dotato di sufficiente autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria; che a questo scopo è necessario e opportuno conferire a tale Ufficio la forma di un organismo della Comunità che abbia personalità giuridica ed eserciti i poteri esecutivi che gli vengono attribuiti dal presente regolamento, nel quadro del diritto comunitario e senza pregiudicare le competenze esercitate dalle istituzioni della Comunità;

considerando che occorre garantire alle parti destinatarie delle decisioni dell'Ufficio una protezione giuridica adeguata alla peculiarità del diritto dei marchi; che a tal effetto si prevede che contro le decisioni degli esaminatori e delle varie divisioni dell'Ufficio possa essere presentato ricorso; che, se l'organo la cui decisione è impugnata non accoglie le istanze del ricorrente, il ricorso deve essere deferito ad una commissione di ricorso dell'Ufficio che delibera in merito; che contro le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee; che la Corte di giustizia è competente sia per annullare che per riformare la decisione impugnata;

considerando che ai sensi della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee⁴, modificata dalla decisione 90/350/Euratom, CECA, CEE⁵, detto Tribunale esercita in primo grado le attribuzioni demandate alla Corte di giustizia dai trattati che istituiscono le Comunità, in particolare per quanto riguarda i ricorsi promossi in forza dell'articolo 173, secondo comma del trattato CE, nonché dagli atti adottati per la loro esecuzione, fatte salve disposizioni contrarie figuranti nell'atto costitutivo di un organismo di diritto comunitario; che di conseguenza le attribuzioni demandate dal presente regolamento alla Corte di giustizia per annullare e riformare le decisioni delle camere di ricorso sono esercitate in primo grado dal Tribunale conformemente alla decisione summenzionata;

considerando che per rafforzare la protezione dei marchi comunitari è opportuno che gli Stati membri designino, secondo il proprio ordinamento nazionale, un numero, per quanto possibile ridotto, di tribunali nazionali di prima e seconda istanza competenti in materia di contraffazione e validità del marchio comunitario;

considerando che è indispensabile che le decisioni sulla validità e sulle contraffazioni dei marchi comunitari abbiano effetto e si estendano all'insieme della Comunità, essendo questo il solo mezzo per evitare decisioni contrastanti dei tribunali e dell'Ufficio e per impedire che venga pregiudicato il carattere unitario del marchio comunitario; che alle azioni in giustizia relative ai marchi comunitari si applicano le norme della convenzione di Bruxelles relativa alla competenza giurisdizionale e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, salvo che il presente regolamento vi deroghi;

considerando che va evitato che siano rese sentenze contraddittorie in seguito ad azioni in cui siano implicate le stesse parti e che si svolgano per gli stessi fatti sulla base di un marchio comunitario e di marchi nazionali paralleli; che a tal fine, allorché le azioni si svolgono nello stesso Stato membro, i mezzi per raggiungere tale obiettivo vanno cercati nelle norme di procedura nazionali, lasciate impregiudicate dal presente regolamento, mentre, allorché le azioni si svolgono in Stati membri diversi, sembrano adatte delle disposizioni ispirate alle norme in materia di litispendenza e azioni connesse della summenzionata convenzione di Bruxelles;

considerando che al fine di garantire la completa autonomia ed indipendenza dell'Ufficio si è ritenuto necessario dotarlo di un bilancio autonomo le cui entrate comprendono principalmente il gettito delle tasse dovute dagli utenti del sistema; che tuttavia la procedura comunitaria di bilancio rimane d'applicazione per quanto riguarda le eventuali sovvenzioni a carico del bilancio generale delle Comunità europee; che, peraltro, occorre che la revisione dei conti sia effettuata dalla Corte dei conti;

considerando che per l'applicazione del regolamento sono necessarie misure di esecuzione, in particolare per adottare e modificare un regolamento relativo alle tasse e un regolamento di esecuzione; che occorre che dette misure siano adottate dalla Commissione, assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri, con la procedura stabilita all'articolo 2, procedura III, variante b) della decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁶,

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI