Corte giust. UE, Sentenza del 3 marzo 1988, causa 434/85

Con ordinanza 12 dicembre 1985, pervenuta alla Corte il 20 dicembre 1985, la House of Lords ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, varie questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 30 e 36 del trattato, al fine di valutare la compatibilità di talune disposizioni della normativa nazionale sui brevetti, ed in particolare del sistema delle licenze di diritto, con le norme relative alla libera circolazione delle merci.

Le questioni sono state sollevate in occasione di una controversia tra la ditta Alien & Hanburys (in prosieguo: « AH »), titolare di un brevetto britannico per la specialità medicinale Salbutamol, e la ditta Generics, per il fatto che quest'ultima intende importare nel Regno Unito Salbutamol proveniente dall'Italia, ove tale prodotto è stato fabbricato da un'impresa che non è in alcun modo legata finanziariamente o contrattualmente alla AH.

In forza delle disposizioni del Patents Act del 1977, al brevetto di cui la AH è titolare è stata apposta la dicitura « licenza di diritto » a far data dal 15 settembre 1983.

A termini di tale legge, ed in particolare dell'art. 46, stando alle analisi fatte dal giudice nazionale, gli effetti della dicitura « licenza di diritto » sono, in particolare i seguenti: 1) Chiunque ha diritto di ottenere, ipso jure, una licenza relativa al brevetto alle condizioni che potranno essere stabilite mediante accordo o, in difetto, dal « Comptroller General of Patents ». Tale organo ha la facoltà di imporre al richiedente, tra le altre condizioni, il divieto di importare il prodotto soggetto a brevetto, sicché, mentre l'impresa che produce sul territorio nazionale ha la certezza di ottenere una licenza, ciò non è vero per l'importatore; 2) nel caso venga esperita un'azione per contraffazione del brevetto, nessun provvedimento ingiuntivo od inibitorio può essere concesso contro il contraffattore che fabbrica il prodotto sul territorio nazionale se egli si impegna ad ottenere una licenza alle condizioni dianzi indicate, mentre ciò non accade per l'impresa che arreca pregiudizio al diritto di privativa mediante importazioni. Inoltre, l'eventuale importo del risarcimento dei danni cui può essere eventualmente condannato il contraffattore che fabbrica il prodotto sul territorio nazionale è limitato al doppio dell'importo che avrebbe dovuto corrispondere in quanto concessionario della licenza, mentre l'impresa che reca pregiudizio al diritto esclusivo mediante importazioni non fruisce di detta limitazione.

In conformità al vigente diritto nazionale, la Generics richiedeva una licenza relativa a detto brevetto alla AH e successivamente al Comptroller General of Patents, con il proposito, in particolare, di importare il Salbutamol nel Regno Unito. Tuttavia, senza attendere la decisione del Comptroller General of Patents, la Generics informava la AH della propria intenzione di iniziare ad effettuare le importazioni.

La AH intentava allora un'azione, in particolare per impedire che la Generics commettesse la contraffazione annunciata; il procedimento è giunto sino alla House of Lords, che ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali : « 1) Se sia in contrasto con gli artt. 30 e 36 del trattato CEE il fatto che a favore del detentore di un brevetto, rilasciatogli in conformità alla legislazione di uno Stato membro, venga emanato dai giudici dello stesso Stato membro, ai sensi di tale legislazione, un provvedimento ingiuntivo o inibitorio che vieti l'importazione, da un altro Stato membro, di prodotti che diano luogo a contraffazione (« i prodotti »), in pendenza della decisione delle autorità competenti di cui al successivo punto (e), nelle seguenti circostanze: a) i prodotti non sono stati posti in commercio, nello Stato membro d'origine, dal titolare del brevetto, né col suo consenso, né col consenso di alcun soggetto a lui in qualche modo collegato; b) qualsiasi interessato avrebbe potuto ottenere, con la normale diligenza, una licenza di diritto al momento in cui veniva effettuata l'annotazione di cui al successivo punto (e) ed una siffatta licenza — con riserva della soluzione che sarà data alla questione 2 — può o meno implicare un divieto d'importazione; e) senza alcun assenso o alcuna iniziativa da parte del titolare del brevetto, per quest'ultimo è stata effettuata, o si considera esser stata effettuata, a norma di disposizioni di diritto interno emanate successivamente al rilascio del brevetto, l'annotazione « licenza di diritto », con la conseguenza che, secondo il diritto interno, non può essere emanato alcun provvedimento di ingiunzione nei confronti di una persona che violi il brevetto mediante fabbricazione all'interno o vendita di prodotti fabbricati all'interno, qualora, nel procedimento di contraffazione, essa si impegni giudizialmente a chiedere la licenza alle condizioni che potranno essere fissate mediante accordo, ovvero, previo esame della domanda e in seguito ad audizione delle parti, dalle competenti autorità dello Stato membro considerato; d) l'importatore si è impegnato, nel procedimento di contraffazione, a chiedere la licenza, ma non l'ha ottenuta, alle suddette condizioni, dal titolare del brevetto. 2) Se gli ara. 30 e 36 del trattato CEE esigono che, qualora una siffatta licenza venga richiesta in uno Stato membro, le autorità competenti includano sempre nella licenza, nelle suddette circostanze, una clausola che consenta l'importazione da un altro Stato membro. 3) Se sulla soluzione della prima o della seconda questione influisca, ed eventualmente in qual modo, il fatto che i prodotti sono prodotti farmaceutici e l'importazione debba avvenire in provenienza da uno Stato membro in cui tali prodotti non sono brevettabili. 4) Qualora le precedenti questioni 1, 2 e 3 vengano risolte nel senso che gli artt. 30 e 36 del trattato CEE non consentono che a favore del detentore di tale brevetto venga emanato un provvedimento ingiuntivo o inibitorio per impedire detta importazione, se — ciò nonostante — un siffatto provvedimento ingiuntivo o inibitorio possa essere emanato in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia ed in particolare alla giurisprudenza in materia di concorrenza sleale e di tutela del consumatore ».

Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, della normativa nazionale e delle osservazioni presentate dinanzi alla Corte, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

La prima questione sostanzialmente è diretta ad accertare se gli artt. 30 e 36 del trattato vadano interpretati nel senso che ostano alla concessione, da parte dei giudici di uno Stato membro, di un provvedimento ingiuntivo o inibitorio che vieti l'importazione da un altro Stato membro di un prodotto che contraffaccia un brevetto cui sia stata apposta l'annotazione « licenza di diritto », nei confronti di un importatore che si sia impegnato a chiedere una licenza a norma di legge, mentre detto provvedimento non verrebbe concesso, in una situazione analoga, nei confronti di un contraffattore che fabbrichi il prodotto sul territorio nazionale.

In proposito va ricordato che, ai sensi delle norme del trattato relative alla libera circolazione delle merci, ed in particolare dell'art. 30, sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura d'effetto equivalente. Tuttavia, a termini dell'art. 36, queste disposizioni lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tali divieti o restrizioni non devono però costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

Risulta dalla costante giurisprudenza della Corte (vedasi, in particolare, la sentenza 14 luglio 1981, Merck, Race. 1981, pag. 2063), che l'art. 36, in quanto comporta un'eccezione ad uno dei principi fondamentali del mercato comune, consente deroghe alla libera circolazione delle merci solo nei casi in cui tali deroghe sono giustificate dalla salvaguardia dei diritti che costituiscono l'oggetto specifico di detta proprietà.

In termini generali, l'oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale comporta in particolare, per i titolari di un brevetto, il diritto esclusivo di far uso di un'invenzione ai fini della produzione e della prima messa in circolazione di prodotti industriali direttamente o mediante la concessione di licenze a terzi, nonché il diritto di opporsi a qualsiasi contraffazione (vedasi, in tal senso, la citata sentenza 14 luglio 1981, Merck).

Occorre, però, rilevare che, nel caso particolare in cui un brevetto reca la dicitura « licenza di diritto », la sostanza dei diritti esclusivi del titolare risulta sensibilmente alterata.

Emerge, infatti, dall'analisi del Patents Act del 1977 condotta dal giudice nazionale che, nel Regno Unito, il titolare di un brevetto con la dicitura « licenza di diritto », a differenza del titolare di un brevetto normale, non può opporsi alla concessione di una licenza ad un terzo che ne faccia domanda ai fini della fabbricazione e della vendita del prodotto in tale Stato membro, e conserva unicamente il diritto ad un'equa retribuzione.

Così stando le cose, si deve ammettere che la possibilità, per i giudici nazionali, di vietare l'importazione del prodotto interessato può essere giustificata ai sensi delle disposizioni dell'art. 36 relative alla tutela della proprietà industriale e commerciale solo qualora il divieto fosse necessario per garantire al titolare di un brevetto del genere, nei confronti degli importatori, gli stessi diritti che gli sono riconosciuti nei confronti di chi fabbrica il prodotto sul territorio nazionale, vale a dire un'equa remunerazione del suo brevetto.

Pertanto, è alla luce di questo criterio che occorre esaminare il valore di talune considerazioni presentate dinanzi alla Corte sia dalla AH, sia dal governo del Regno Unito, per giustificare un provvedimento inibitorio dell'importazione concesso nei confronti di un importatore contraffattore.

In primo luogo, si è fatto osservare che un importatore può non aver alcuna presenza significativa nello Stato membro d'importazione. È quanto avviene, in particolare, allorché i suoi beni ed il suo personale non sono soggetti alla giurisdizione di questo Stato. Un provvedimento di divieto delle importazioni sarebbe in tal caso giustificato fino a che venga garantito al titolare del brevetto l'effettivo pagamento delle somme dovutegli.

Tuttavia, questa giustificazione non può essere ammessa in uno Stato membro ove, nel caso di produttori stabiliti sul territorio nazionale che non possiedano neppure loro una base finanziaria sufficiente, la normativa in vigore non ammette che tale circostanza giustifichi il rilascio di un provvedimento ingiuntivo od inibitorio nei loro confronti sino a che abbiano fornito garanzie di pagamento. Tanto per l'importatore, quanto per il fabbricante stabilito sul territorio nazionale, tali garanzie di pagamento possono figurare unicamente tra le condizioni stabilite dall'accordo di licenza o, in difetto, dalla competente autorità nazionale.

È stato altresì sostenuto che un provvedimento inibitorio inteso a vietare l'importazione potrebbe giustificarsi per la difficoltà di controllare l'origine e le quantità di merci importate, su cui dev'essere calcolato il compenso dovuto al titolare del brevetto.

Va tuttavia osservato che il controllo delle quantità dei prodotti immessi in commercio può sollevare difficoltà anche in caso di fabbricazione nazionale, senza che per questo sia possibile un qualunque provvedimento ingiuntivo od inibitorio. Spetta dunque unicamente all'accordo di licenza o, in difetto, alla competente autorità nazionale, stabilire le modalità con cui il titolare del brevetto possa verificare i documenti giustificativi d'acquisto, d'importazione e di vendita del prodotto da parte dell'importatore.

È stato infine sostenuto che un provvedimento che vieti l'importazione potrebbe giustificarsi per consentire al titolare del brevetto di controllare la qualità di un medicinale importato, il che presenterebbe un interesse per la salute pubblica.

Tuttavia, una considerazione del genere è estranea alla tutela della privativa del titolare del brevetto e, pertanto, non può essere accolta per giustificare, in quanto tutela della proprietà industriale e commerciale, una restrizione al commercio fra gli Stati membri.

Ne risulta in ultima analisi che un provvedimento inibitorio concesso nei confronti di un importatore di merci contraffatte nella situazione descritta dal giudice nazionale avrebbe il carattere di una discriminazione arbitraria vietata dall'art. 36 del trattato e non può essere giustificato da finalità di tutela della proprietà industriale e commerciale.

Così stando le cose, si deve risolvere la prima questione dichiarando che gli am. 30 e 36 del trattato vanno interpretati nel senso che ostano a che i giudici di uno Stato membro concedano un provvedimento ingiuntivo od inibitorio che vieti l'importazione da un altro Stato membro di un prodotto fabbricato mediante contraffazione di un brevetto cui sia stata apposta l'annotazione « licenza di diritto », nei confronti di un importatore che si sia impegnato a chiedere una licenza a norma di legge, mentre una siffatta ingiunzione non viene concessa, in circostanze identiche, nei confronti di un contraffattore che fabbrichi il prodotto sul territorio nazionale.

La seconda questione è sostanzialmente diretta ad accertare se gli artt. 30 e 36 del trattato vadano interpretati nel senso che vietano alle competenti autorità amministrative di imporre al licenziatario condizioni che ostacolano l'importazione da altri Stati di un prodotto protetto da un brevetto con la dicitura « licenza di diritto » ove dette autorità non possano negare la concessione della licenza ad un'impresa che fabbrichi e venda il prodotto sul territorio nazionale.

In proposito, va ricordato che le norme del trattato in tema di libera circolazione delle merci valgono anche nei confronti di tutti gli organi degli Stati membri, si tratti di organi giurisdizionali o di autorità amministrative.

Si deve inoltre rilevare che dinanzi alla Corte non è stata sviluppata alcuna considerazione distinta da quelle che sono state disattese in occasione dell'esame della prima questione, per provare che le importazioni da altri Stati membri vengano ostacolate all'atto della determinazione delle condizioni di concessione della licenza.

Così stando le cose, si deve risolvere la seconda questione dichiarando che gli artt. 30 e 36 del trattato vanno interpretati nel senso che vietano alle competenti autorità amministrative di imporre al licenziatario condizioni che ostino all'importazione da altri Stati membri di un prodotto protetto da un brevetto cui sia stata apposta l'annotazione « licenza di diritto » ove tali autorità non possano negare la concessione di una licenza ad un'impresa che fabbrichi e venda il prodotto sul territorio nazionale.

Questa questione verte su un'eventuale incidenza sulle soluzioni fornite alle prime due questioni del fatto che la merce di cui è causa sia una specialità medicinale importata da uno Stato membro ove tale prodotto non sia brevettabile.

Dalle considerazioni che precedono discende che, in un sistema di licenza obbligatoria, come quello descritto dal giudice nazionale, la tutela dei diritti derivanti da un brevetto deve necessariamente limitarsi a garantire al titolare del brevetto un'equa remunerazione, sia per i prodotti importati, sia per i prodotti fabbricati ed immessi sul mercato nello Stato membro d'importazione.

Nondimeno, è stato fatto osservare dinanzi alla Corte che, in uno Stato membro in cui le specialità medicinali non siano brevettabili, i produttori sono dispensati dall'effettuazione di spese di ricerca, a differenza dei produttori di altri Stati membri, e, in tal modo, sono in grado di produrre a condizioni che falsano la concorrenza. Un divieto d'importazione sarebbe l'unico mezzo per rimediare a tale situazione.

L'argomentazione non può essere accolta. Senza bisogno di accertare l'esattezza materiale dei fatti riportati, è sufficiente rilevare che il diritto all'equo compenso concesso al titolare di un brevetto sottoposto al regime delle licenze di diritto è appunto inteso a ricompensare il titolare stesso per le spese di ricerca da lui affrontate. Pertanto, è irrilevante operare una distinzione a seconda che il prodotto immesso sul mercato dal terzo sia stato fabbricato sul territorio nazionale o sul territorio di uno Stato membro in cui il prodotto non era brevettabile.

Si deve quindi rispondere al giudice nazionale che la circostanza che il prodotto in causa sia una specialità medicinale proveniente da uno Stato membro in cui non è brevettabile non incide sulla soluzione delle prime due questioni.

Questa questione è sostanzialmente diretta ad accertare, nell'ipotesi in cui il divieto d'importazione non possa essere giustificata ai sensi dell'art. 36 del trattato, se tale divieto possa fondarsi su esigenze imperative attinenti alla difesa dei consumatori ed alla lealtà dei negozi commerciali, riconosciute dalla Corte nella sua interpretazione dell'art. 30 del trattato.

Dalle constatazioni che precedono risulta che la normativa nazionale relativa alle licenze di diritto non si applica indistintamente ai produttori stabiliti sul territorio nazionale ed agli importatori.

Orbene, secondo una giurisprudenza costante, affermata in particular modo con sentenza 17 giugno 1981 (causa 113/80, Commissione/Olanda, Racc. 1981, pag. 1625), solo quando una normativa nazionale si applica indistintamente ai prodotti nazionali ed a quelli importati essa si sottrae ai divieti di cui all'art. 30 del trattato, qualora sia necessaria per rispondere ad esigenze imperative attinenti, in particolare, alla difesa dei consumatori o alla lealtà dei negozi commerciali.

Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.