Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Art. 32 Efficacia della domanda quale deposito nazionale
La domanda di marchio comunitario alla quale è stata assegnata una data di deposito ha, negli Stati membri, l’efficacia di un regolare deposito nazionale, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato a sostegno della domanda di marchio comunitario.
Sezione 3. Priorità di esposizione
Art. 33 Priorità di esposizione
1. Se il richiedente di un marchio comunitario ha presentato in un’esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta ai sensi della convenzione sulle esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e riveduta da ultimo il 30 novembre 1972, prodotti o servizi con il marchio richiesto, e sempre che depositi la domanda entro un termine di sei mesi dalla data di prima presentazione dei prodotti o dei servizi sotto il marchio richiesto, egli può far valere, a decorrere da quella data, un diritto di priorità ai sensi dell’articolo 31.
2. Il richiedente che desideri far valere la priorità ai sensi del paragrafo 1 deve presentare, in base a quanto specificato nel regolamento di esecuzione, le prove relative all’esposizione dei prodotti o dei servizi sotto il marchio richiesto.
3. Una priorità di esposizione accordata in uno Stato membro o in un paese terzo non proroga i termini di priorità di cui all’articolo 29.
Sezione 4. Rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale
Art. 34 Rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale
1. Il titolare di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nel territorio del Benelux, o di un marchio anteriore che sia stato oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro, che presenti una domanda di marchio identica destinata a essere registrata in quanto marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio anteriore è stato registrato o contenuti in essi, può avvalersi, per il marchio comunitario, della preesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale o per il quale è stato registrato.
2. L’unico effetto della preesistenza ai sensi del presente regolamento è che il titolare del marchio comunitario che rinunci al marchio anteriore o lasci che si estingua, continua a beneficiare degli stessi diritti che avrebbe avuto se il marchio anteriore avesse continuato a essere registrato.
3. La preesistenza rivendicata per il marchio comunitario cessa quando quest’ultimo è dichiarato decaduto o nullo, ovvero in caso di rinuncia allo stesso prima della registrazione del marchio comunitario.
Art. 35 Rivendicazione della preesistenza dopo la registrazione del marchio comunitario
1. Il titolare di un marchio comunitario registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato sul territorio del Benelux, o di un marchio anteriore identico oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro, per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato il marchio anteriore o contenuti in essi, può avvalersi della preesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale o per il quale il marchio stesso è stato registrato.
2. È d’applicazione l’articolo 34, paragrafi 2 e 3.
Titolo IV. Procedura di registrazione
Sezione 1. Esame della domanda
Art. 36 Esame delle condizioni di deposito
1. L’Ufficio esamina:
a) se la domanda di marchio comunitario soddisfa le condizioni per riconoscerle una data di deposito conformemente all’articolo 27;
b) se la domanda di marchio comunitario soddisfa le condizioni stabilite dal presente regolamento e quelle stabilite dal regolamento di esecuzione;
c) se le tasse per classe di prodotto sono state pagate, ove opportuno, entro i termini prescritti.
2. Se la domanda di marchio comunitario non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, l’Ufficio invita il richiedente a rimediare entro i termini prescritti alle irregolarità o al mancato pagamento.
3. Se non viene posto rimedio, entro detti termini, alle irregolarità o al mancato pagamento constatati in applicazione del paragrafo 1, lettera a), la domanda non è trattata come domanda di marchio comunitario. Se il richiedente ottempera all’invito dell’Ufficio, quest’ultimo concede come data di deposito della domanda la data alla quale è stato posto rimedio alle irregolarità o al mancato pagamento.
4. Se non viene posto rimedio, entro i termini prescritti, alle irregolarità constatate in applicazione del paragrafo 1, lettera b), l’Ufficio respinge la domanda.
5. Se non viene posto rimedio, entro i termini prescritti, al mancato pagamento constatato in applicazione del paragrafo 1, lettera c), la domanda si ritiene ritirata, salvo che risulti chiaramente quali sono le classi di prodotti o di servizi che l’importo pagato è destinato a coprire.
6. L’inosservanza delle disposizioni concernenti la rivendicazione di priorità comporta la perdita del diritto di priorità per la domanda.
7. Qualora non siano soddisfatte le condizioni relative alla rivendicazione di preesistenza di un marchio nazionale, tale diritto di rivendicazione non potrà più essere invocato per la domanda.
Art. 37 Esame degli impedimenti assoluti alla registrazione
1. Se il marchio è escluso dalla registrazione a norma dell’articolo 7 per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stata presentata la domanda di marchio comunitario, quest’ultima è respinta per tali prodotti o servizi.
2. Quando il marchio contiene un elemento che è privo di carattere distintivo e l’inclusione di questo elemento nel marchio può creare dubbi sull’estensione della protezione del marchio, l’Ufficio può richiedere, come condizione per la registrazione del marchio, una dichiarazione in cui il richiedente si impegni a non invocare diritti esclusivi su tale elemento. Questa dichiarazione è pubblicata simultaneamente alla domanda o, secondo i casi, alla registrazione del marchio comunitario.
3. La domanda può essere respinta solo dopo che il richiedente è stato messo in grado di ritirarla, modificarla, o di presentare le sue osservazioni.
Sezione 2. Ricerca
Art. 38 Ricerca
1. Dopo aver fissato la data di deposito di una domanda di marchio comunitario, l’Ufficio redige una relazione di ricerca nella quale indica i marchi comunitari anteriori e le domande anteriori di marchio comunitario scoperti, che possano essere invocati ai sensi dell’articolo 8 contro la registrazione del marchio comunitario richiesto.
2. Se al momento del deposito di una domanda di marchio comunitario il richiedente domanda che i servizi centrali per la proprietà industriale negli Stati membri procedano anche a un rapporto di ricerca e se è stata pagata la relativa tassa di ricerca entro il termine previsto per il pagamento della tassa di deposito, l’Ufficio, non appena ha fissato la data di deposito della domanda di marchio comunitario, ne trasmette copia al servizio centrale per la proprietà industriale di ciascuno Stato membro che gli ha notificato la sua decisione di effettuare, per le domande di marchio comunitario, una ricerca nel proprio registro dei marchi.
3. Ogni servizio centrale per la proprietà industriale di cui al paragrafo 2 comunica all’Ufficio, entro due mesi dalla data in cui ha ricevuto la domanda di marchio comunitario, una relazione di ricerca che elenca i marchi nazionali anteriori e le domande anteriori di marchio da esso scoperti, che ai sensi dell’articolo 8 possano essere invocati contro la registrazione del marchio comunitario richiesto, o dichiara che la ricerca non ha rivelato l’esistenza di diritti del genere.
4. La relazione di ricerca di cui al paragrafo 3 è redatta utilizzando un modulo standard elaborato dall’Ufficio, sentito il consiglio di amministrazione di cui all’articolo 126, paragrafo 1, di seguito denominato «consiglio di amministrazione». I contenuti essenziali del modulo sono definiti nel regolamento di esecuzione.
5. Per ciascuna relazione nazionale di ricerca comunicata ai sensi del paragrafo 3, l’Ufficio paga ai singoli servizi centrali per la proprietà industriale un importo identico. Quest’ultimo è fissato dal comitato del bilancio, mediante decisione presa con la maggioranza di tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri.
6. L’Ufficio trasmette senza indugio al richiedente del marchio comunitario la relazione di ricerca comunitaria nonché quelle nazionali, se richieste, pervenute entro il termine previsto dal paragrafo 3.
7. All’atto della pubblicazione della domanda di marchio comunitario, che può avvenire soltanto alla scadenza del periodo di un mese dalla data in cui l’Ufficio trasmette al richiedente le relazioni di ricerca, l’Ufficio informa della pubblicazione della domanda di marchio comunitario i titolari citati nella relazione di ricerca comunitaria di marchi comunitari o di domande di marchio comunitario anteriori.
Sezione 3. Pubblicazione della domanda
Art. 39 Pubblicazione della domanda
1. Se i requisiti cui deve conformarsi la domanda di marchio comunitario sono soddisfatti e il termine di cui all’articolo 38, paragrafo 7, è scaduto, la domanda viene pubblicata, sempre che non sia stata respinta ai sensi dell’articolo 37.
2. Se, dopo essere stata pubblicata, la domanda è respinta in conformità dell’articolo 37, la decisione di rigetto viene pubblicata quando ha carattere definitivo.
Sezione 4. Osservazioni dei terzi e opposizione
Art. 40 Osservazioni dei terzi
1. Tutte le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possono, dopo la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, indirizzare all’Ufficio osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali il marchio dovrebbe essere escluso d’ufficio dalla registrazione, in particolare a norma dell’articolo 7. Non per questo acquistano la qualità di parti nella procedura dinanzi all’Ufficio.
2. Le osservazioni di cui al paragrafo 1 sono notificate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni.
Art. 41 Opposizione
1. Nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio comunitario può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio, facendo valere che andrebbe respinta a norma dell’articolo 8:
a) dai titolari di marchi anteriori ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, come del pari dai licenziatari autorizzati dai titolari di tali marchi, nei casi di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 5;
b) dai titolari del marchio di cui all’articolo 8, paragrafo 3;
c) dai titolari dei marchi e segni anteriori di cui all’articolo 8, paragrafo 4, nonché dalle persone autorizzate a esercitare tali diritti a norma del diritto nazionale applicabile.
2. È inoltre possibile fare opposizione alla registrazione del marchio alle condizioni stabilite al paragrafo 1, in caso di pubblicazione di una domanda modificata in conformità dell’articolo 43, paragrafo 2, seconda frase.
3. L’opposizione deve essere redatta per iscritto e motivata. Essa si considera presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa d’opposizione. Entro un termine imposto dall’Ufficio, l’opponente può presentare fatti, prove e osservazioni a sostegno dell’opposizione.
Art. 42 Esame dell’opposizione
1. Nel corso dell’esame dell’opposizione l’Ufficio invita le parti a presentare, ogniqualvolta risulti necessario ed entro un termine che esso stabilisce, le loro osservazioni su comunicazioni delle altre parti o dell’Ufficio stesso.
2. Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario il marchio comunitario anteriore sia stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato e sui quali si fonda l’opposizione, o che vi siano legittime ragioni per la mancata utilizzazione, purché a quella data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta. Se il marchio comunitario anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.
3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l’utilizzazione nella Comunità è sostituita dall’utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è tutelato.
4. L’Ufficio può, a sua discrezione, invitare le parti a una conciliazione.
5. Se in seguito all’esame dell’opposizione il marchio risulta escluso dalla registrazione per tutti i prodotti o servizi per i quali è stato richiesto il marchio comunitario, o per una parte, la domanda è respinta per tali prodotti o servizi. In caso contrario è respinta l’opposizione.
6. La decisione di rigetto della domanda viene pubblicata quando ha carattere definitivo.
Sezione 5. Ritiro, limitazione, modifica e divisione della domanda
Art. 43 Ritiro, limitazione e modifica della domanda
1. Il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di marchio comunitario o limitare l’elenco dei prodotti o servizi che essa contiene. Quando la domanda è già stata pubblicata, vengono pubblicati anche il ritiro o la limitazione.
2. La domanda di marchio comunitario può peraltro essere modificata, su istanza del richiedente, solo per rettificare il nome e l’indirizzo del richiedente, errori di espressione o di trascrizione o errori manifesti, purché la rettifica non alteri in misura sostanziale l’identità del marchio e non estenda l’elenco dei prodotti o servizi. Se le modifiche riguardano la riproduzione del marchio o l’elenco dei prodotti o servizi, e quando queste modifiche sono apportate dopo la pubblicazione della domanda, viene pubblicata la versione modificata.
Art. 44 Divisione della domanda
1. Il richiedente può dividere la domanda dichiarando che una parte dei prodotti o servizi compresi nella domanda originaria sarà oggetto di una o più domande per parti. I prodotti o i servizi della domanda parziale non possono sovrapporsi ai prodotti o ai servizi che restano nella domanda originaria o figurano in altre domande per parti.
2. La dichiarazione di divisione non è ammissibile nei seguenti casi:
a) qualora sia stata formata opposizione contro la domanda originaria e tale dichiarazione abbia l’effetto di introdurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto dell’opposizione, fino a quando la decisione sulla divisione oggetto di opposizione non sia diventata definitiva o fino all’abbandono del procedimento di opposizione;
b) nei periodi previsti dal regolamento di esecuzione.
3. La dichiarazione di divisione deve essere conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione.
4. La dichiarazione di divisione è soggetta a una tassa. La dichiarazione si considera effettuata solo dopo l’avvenuto pagamento di tale tassa.
5. La divisione prende effetto alla data in cui viene trascritta nei fascicoli riguardanti la domanda originaria conservati dall’Ufficio.
6. Tutte le richieste e le domande effettuate e tutte le tasse versate in relazione alla domanda originaria prima della data in cui la dichiarazione di divisione è pervenuta all’Ufficio si considerano presentate o versate anche per la domanda o le domande per parti. Le tasse debitamente pagate per la domanda originaria prima della data di ricezione della dichiarazione di divisione non sono rimborsabili.
7. Per una domanda parziale restano valide la data di deposito e le date di priorità e di preesistenza della domanda originaria.
Sezione 6. Registrazione
Art. 45 Registrazione
Se la domanda soddisfa le disposizioni del presente regolamento e non è stata presentata opposizione entro il termine cui si fa riferimento nell’articolo 41, paragrafo 1, o se l’opposizione è stata respinta con decisione definitiva, il marchio è registrato come marchio comunitario sempre che la tassa di registrazione sia stata versata entro il termine prescritto. In caso di mancato pagamento della tassa per tempo, la domanda s’intende ritirata.
Titolo V. Durata, rinnovo, modifica e divisione del marchio comunitario
Art. 46 Durata della registrazione
La durata di registrazione del marchio comunitario è di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Conformemente all’articolo 47, la registrazione è rinnovabile per periodi di dieci anni.
Art. 47 Rinnovo
1. La registrazione del marchio comunitario viene rinnovata su richiesta del titolare del marchio o di qualsiasi persona che egli abbia esplicitamente autorizzata, purché le tasse siano state pagate.
2. L’Ufficio informa della scadenza della registrazione il titolare del marchio comunitario, e qualsiasi titolare di un diritto registrato sul marchio comunitario, in tempo utile prima della scadenza. La mancata informazione non impegna la responsabilità dell’Ufficio.
3. La domanda di rinnovo deve essere presentata nei sei mesi precedenti l’ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di tutela. Anche il pagamento delle tasse deve avvenire nel corso dello stesso periodo. In caso contrario, la presentazione della domanda di rinnovo e il pagamento delle tasse possono essere effettuati anche entro un periodo supplementare di sei mesi, a decorrere dal giorno successivo a quello indicato nella frase precedente, purché nel corso di questo ulteriore termine si proceda al pagamento di una soprattassa.
4. Se la domanda di rinnovo o le tasse pagate si riferiscono soltanto a una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio comunitario è registrato, la registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.
5. Il rinnovo prende effetto il giorno successivo alla data di scadenza della registrazione. Esso viene registrato.
Art. 48 Modifiche
1. Nessuna modifica del marchio comunitario è ammessa nel registro per l’intera durata della registrazione, né all’atto del suo rinnovo.
2. Tuttavia, se il marchio comunitario reca il nome e l’indirizzo del titolare, ogni modifica di questi dati può essere registrata su richiesta del titolare, a condizione che non alteri sostanzialmente l’identità del marchio inizialmente registrato.
3. La pubblicazione della registrazione della modifica contiene una riproduzione del marchio comunitario modificato. I terzi, i cui diritti possono essere lesi dalla modifica, hanno la facoltà di contestarne la registrazione entro un termine di tre mesi dalla pubblicazione.
Art. 49 Divisione della registrazione
1. Il titolare del marchio comunitario può dividere la registrazione dichiarando che alcuni prodotti o servizi compresi nella registrazione originaria saranno oggetto di una o più registrazioni per parti. I prodotti o i servizi della registrazione parziale non possono sovrapporsi a quelli che restano nella registrazione originaria o sono contenuti in altre registrazioni per parti.
2. La dichiarazione di divisione non è ammissibile:
a) qualora sia stata presentata all’Ufficio una domanda di decadenza o nullità della registrazione originaria e tale dichiarazione abbia l’effetto di introdurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto della domanda di decadenza o nullità, fino a quando la decisione sulla divisione oggetto di annullamento non sia divenuta definitiva o il procedimento non si sia concluso in altro modo;
b) qualora sia stata depositata una domanda riconvenzionale di decadenza o nullità nell’ambito di un’azione dinanzi a un tribunale dei marchi comunitari e tale dichiarazione abbia l’effetto di introdurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto della domanda, fino a quando la menzione della decisione del tribunale dei marchi comunitari non sia stata iscritta nel registro a norma dell’articolo 100, paragrafo 6.
3. La dichiarazione di divisione deve essere conforme alle disposizioni del regolamento d’esecuzione.
4. La dichiarazione di divisione è soggetta a una tassa. La dichiarazione si considera effettuata solo dopo l’avvenuto pagamento di tale tassa.
5. La divisione prende effetto alla data di iscrizione nel registro.
6. Tutte le richieste e le domande effettuate e tutte le tasse versate in relazione alla registrazione originaria prima della data in cui la dichiarazione di divisione è pervenuta all’Ufficio si considerano presentate o versate anche per la o le registrazioni di parti. Le tasse debitamente pagate per la registrazione originaria prima della data di ricezione della dichiarazione di divisione non sono rimborsabili.
7. Per una registrazione parziale restano valide la data di deposito e le date di priorità e di preesistenza della registrazione originaria.
Titolo VI. Rinuncia, decadenza e nullità
Sezione 1. Rinuncia
Art. 50 Rinuncia
1. Il marchio comunitario può essere oggetto di rinuncia per la totalità, o una parte, dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato.
2. La dichiarazione di rinuncia va fatta per iscritto all’Ufficio dal titolare del marchio. Essa prende effetto soltanto dopo la sua iscrizione nel registro.
3. La rinuncia è registrata soltanto con il consenso del titolare di un diritto iscritto nel registro. Se nel registro è iscritta una licenza, la rinuncia vi è iscritta soltanto se il titolare del marchio dimostra di avere informato il licenziatario della sua intenzione di rinunciare; l’iscrizione avviene alla scadenza del termine prescritto dal regolamento di esecuzione.
Sezione 2. Motivi di decadenza
Art. 51 Motivi di decadenza
1. Il titolare del marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione:
a) se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione; tuttavia, nessuno può far valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti se, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, è iniziata o ripresa l’utilizzazione effettiva del marchio; peraltro, l’inizio o la ripresa dell’utilizzazione del marchio, qualora si collochi nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, a condizione che il periodo di tre mesi cominci non prima dello scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancata utilizzazione, non vengono presi in considerazione qualora si effettuino preparativi per l’inizio o la ripresa dell’utilizzazione del marchio solo dopo che il titolare abbia appreso che la domanda o la domanda riconvenzionale potrà essere presentata;
b) se, per l’attività o l’inattività del suo titolare, il marchio è divenuto denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato;
c) se, in seguito all’uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o col suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato, il marchio è tale da poter indurre in errore il pubblico, particolarmente circa la natura, la qualità o la provenienza geografica di tali prodotti o servizi.
2. Se la causa di decadenza sussiste solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio comunitario è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.
Sezione 3. Motivi di nullità
Art. 52 Motivi di nullità assoluta
1. Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marchio comunitario è dichiarato nullo allorché:
a) è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7;
b) al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede.
2. Il marchio comunitario, registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non può essere dichiarato nullo se, per l’uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
3. Se il motivo di nullità sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio comunitario è registrato, la nullità del marchio può essere dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.