Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Art. 8 Mancanza di carattere distintivo o di notorietà di un marchio d'impresa anteriore che preclude la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa registrato
Una domanda di dichiarazione di nullità sulla base di un marchio anteriore non è accolta alla data di presentazione della domanda di nullità se, alla data di deposito o alla data di priorità del marchio d'impresa posteriore, non fosse accolta per una delle seguenti ragioni:
a) il marchio d'impresa anteriore, dichiarabile nullo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) o d), non aveva ancora acquisito un carattere distintivo di cui all'articolo 4, paragrafo 4;
b) la domanda di dichiarazione di nullità è basata sull'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e il marchio d'impresa anteriore non aveva ancora acquisito un carattere sufficientemente distintivo per poter sostenere l'esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b);
c) la domanda di dichiarazione di nullità è basata sull'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), e il marchio d'impresa anteriore non aveva ancora acquisito notorietà ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a).
Art. 9 Preclusione di una dichiarazione di nullità per tolleranza
1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore di cui all'articolo 5, paragrafo 2, o all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), il quale, durante cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso in uno Stato membro di un marchio d'impresa posteriore registrato in tale Stato membro, di cui era a conoscenza, non può più domandare la dichiarazione di nullità del marchio d'impresa posteriore sulla base del proprio marchio d'impresa anteriore per i prodotti o servizi per i quali è stato utilizzato il marchio d'impresa posteriore, salvo ove il marchio d'impresa posteriore sia stato domandato in malafede.
2. Gli Stati membri possono prevedere che il paragrafo 1 del presente articolo debba essere applicato al titolare di qualsiasi altro diritto anteriore di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a) o b).
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 o 2, il titolare di un marchio d'impresa registrato posteriormente non può opporsi all'uso del diritto anteriore, benché detto diritto non possa più essere fatto valere contro il marchio d'impresa posteriore.
Sezione 3. Diritti conferiti e limitazioni
Art. 10 Diritti conferiti dal marchio d'impresa
1. La registrazione di un marchio d'impresa conferisce al titolare diritti esclusivi.
2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio registrato, il titolare di tale marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno che:
a) sia identico al marchio d'impresa ed è utilizzato per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato;
b) sia identico o simile al marchio d'impresa ed è utilizzato in relazione a prodotti o servizi che sono identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio d'impresa è registrato, se può dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un'associazione tra il segno e il marchio d'impresa;
c) sia identico o simile al marchio d'impresa a prescindere dal fatto che sia utilizzato per prodotti o servizi che sono identici, simili o non simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio d'impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa o reca pregiudizio agli stessi.
3. Si può in particolare vietare a norma del paragrafo 2:
a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro imballaggio;
b) di offrire o immettere in commercio o stoccare a tali fini i prodotti ovvero offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;
c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;
d) di utilizzare il segno come nome commerciale o denominazione sociale o come parte di essi;
e) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità;
f) di utilizzare il segno nella pubblicità comparativa secondo modalità contrarie alla direttiva 2006/114/CE.
4.
Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio d'impresa registrato, il titolare di tale marchio registrato ha anche il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti, in ambito commerciale, nello Stato membro di registrazione del marchio, senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato, quando tali prodotti, compreso il loro imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio.
Il diritto del titolare del marchio d'impresa conformemente al primo comma si estingue se, nel corso del procedimento volto a stabilire se il marchio d'impresa registrato è stato contraffatto, avviato conformemente al regolamento (UE) n. 608/2013, il dichiarante o il detentore dei prodotti dimostra che il titolare del marchio d'impresa registrato non ha diritto a vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale.
5. Se, anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 89/104/CEE, il diritto di uno Stato membro non permetteva di vietare l'uso di un segno alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b) o c), il diritto conferito dal marchio d'impresa non è opponibile all'ulteriore uso del segno.
6. I paragrafi 1, 2, 3 e 5 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa o reca pregiudizio agli stessi.
Art. 11 Diritto a vietare atti preparatori in relazione all'uso di imballaggi o altri mezzi
Se vi è il rischio che l'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di sicurezza o autenticazione o qualsiasi altro mezzo su cui è apposto il marchio d'impresa possano essere utilizzati per prodotti o servizi e che tale utilizzo costituisca una violazione dei diritti del titolare di un marchio d'impresa a norma dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, il titolare di tale marchio d'impresa ha il diritto di vietare i seguenti atti se posti in essere in ambito commerciale:
a) l'apposizione di un segno identico o simile al marchio d'impresa sull'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di sicurezza o autenticazione o qualsiasi altro mezzo su cui il marchio può essere apposto;
b) l'offerta o l'immissione in commercio, o lo stoccaggio per tali fini, o l'importazione o l'esportazione di imballaggi, etichette, cartellini, caratteristiche o dispositivi di sicurezza o autenticazione o qualsiasi altro mezzo su cui il marchio è apposto.
Art. 12 Riproduzione dei marchi d'impresa nei dizionari
Se la riproduzione di un marchio d'impresa in un dizionario, in un'enciclopedia o in un'opera di consultazione analoga in formato cartaceo o elettronico dà l'impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o servizi per i quali è registrato il marchio, su richiesta del titolare del marchio d'impresa l'editore dell'opera provvede affinché la riproduzione del marchio sia, tempestivamente e al più tardi nell'edizione successiva in caso di opere in formato cartaceo, corredata dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato.
Art. 13 Divieto d'uso del marchio d'impresa registrato a nome di un agente o rappresentante
1. Se un marchio d'impresa è registrato, senza l'assenso del titolare, a nome dell'agente o rappresentante del titolare, quest'ultimo ha il diritto di avvalersi di una delle seguenti alternative o di entrambi:
a) opporsi all'uso del marchio d'impresa da parte del suo agente o rappresentante;
b) esigere la cessione del marchio a proprio favore.
2. Il paragrafo 1 non si applica se l'agente o il rappresentante giustifica il suo modo di agire.
Art. 14 Limitazione degli effetti del marchio d'impresa
1. Il diritto conferito da un marchio d'impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio:
a) del nome o dell'indirizzo del terzo, qualora si tratti di una persona fisica;
b) di segni o indicazioni che non sono distintivi o che riguardano la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
c) del marchio d'impresa per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio, specie se l'uso del marchio è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.
2. Il paragrafo 1 si applica solo se l'uso fatto dal terzo è conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale.
3. Un marchio d'impresa non dà diritto al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, qualora tale diritto sia riconosciuto dalla legislazione dello Stato membro interessato e l'uso di tale diritto rientri nei limiti del territorio in cui è riconosciuto.
Art. 15 Esaurimento dei diritti conferiti dal marchio d'impresa
1. Un marchio d'impresa non dà diritto al titolare dello stesso di vietarne l'uso per prodotti immessi in commercio nell'Unione con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.
2. Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.
Art. 16 Uso del marchio d'impresa
1. Se, entro cinque anni dalla data di conclusione della procedura di registrazione, il marchio d'impresa non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo continuo di cinque anni, il marchio d'impresa è sottoposto ai limiti e alle sanzioni previste all'articolo 17, all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 46, paragrafi 3 e 4, salvo motivo legittimo per il mancato uso.
2. Qualora uno Stato membro preveda una procedura di opposizione successivamente alla registrazione, il termine di cinque anni di cui al paragrafo 1 è calcolato a decorrere dalla data in cui il marchio non può più essere oggetto di opposizione o, nel caso in cui l'opposizione sia stata presentata, dalla data in cui la decisione che chiude la procedura di opposizione è diventata definitiva o l'opposizione è stata ritirata.
3. Per quanto riguarda i marchi d'impresa oggetto di una registrazione internazionale e con effetto nello Stato membro, il termine di cinque anni di cui al paragrafo 1 è calcolato a decorrere dalla data in cui il marchio non può più essere escluso dalla registrazione o oggetto di opposizione. Se è stata presentata un'opposizione oppure se è stata notificata un'obiezione per impedimenti assoluti o relativi alla registrazione, il periodo è calcolato a decorrere dalla data in cui la decisione che chiude la procedura di opposizione o che statuisce sugli impedimenti assoluti o relativi alla registrazione è diventata definitiva o l'opposizione è stata ritirata.
4. La data di decorrenza del periodo di cinque anni di cui ai paragrafi 1 e 2 è iscritta nel registro.
5. Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerati come uso:
a) l'uso del marchio d'impresa in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui è stato registrato, a prescindere dal fatto che anche il marchio nella forma utilizzata sia o meno registrato a nome del titolare;
b) l'apposizione del marchio d'impresa sui prodotti o sul loro imballaggio nello Stato membro interessato solo ai fini dell'esportazione.
6. Si considera come uso del marchio d'impresa da parte del titolare l'uso del marchio d'impresa col consenso del titolare.
Art. 17 Mancato uso come difesa in un'azione per contraffazione
Il titolare di un marchio d'impresa ha il diritto di vietare l'uso di un segno solo nella misura in cui non possa essere incorso nella decadenza dai suoi diritti a norma dell'articolo 19 nel momento in cui è avviata l'azione per contraffazione. Su richiesta del convenuto, il titolare del marchio d'impresa fornisce la prova che, nel corso del termine dei cinque anni precedenti la data in cui è stata avviata l'azione, il marchio d'impresa è stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 16 per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda l'azione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, a condizione che la procedura di registrazione del marchio, alla data in cui l'azione è stata avviata, fosse conclusa da almeno cinque anni.
Art. 18 Protezione del diritto del titolare di un marchio d'impresa registrato posteriormente nelle azioni per contraffazione
1. Nell'ambito di azioni per contraffazione, il titolare di un marchio d'impresa non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa registrato posteriormente quando tale marchio posteriore non sarebbe dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafi 1 o 2, o dell'articolo 46, paragrafo 3.
2. Nell'ambito di azioni per contraffazione, il titolare di un marchio d'impresa non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio UE registrato posteriormente quando tale marchio posteriore non sarebbe dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 53, paragrafi 1 o 4, dell'articolo 54, paragrafi 1 o 2, o dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009.
3. Qualora il titolare di un marchio d'impresa non abbia il diritto di vietare l'uso di un marchio registrato posteriormente ai sensi del paragrafo 1 o 2, il titolare del marchio registrato posteriormente non ha il diritto di vietare l'uso del marchio d'impresa anteriore nel quadro di un'azione per contraffazione anche se i diritti conferiti dal marchio anteriore non possono più essere fatti valere contro il marchio posteriore.
Sezione 4. Decadenza dei diritti di marchio d'impresa
Art. 19 Mancanza di uso effettivo come motivo di decadenza
1. Il marchio d'impresa è suscettibile di decadenza se entro un periodo ininterrotto di cinque anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso.
2. Nessuno può affermare che un titolare di un marchio d'impresa sia decaduto dai diritti ad esso relativi qualora, tra la scadenza di detto periodo di cinque anni e la presentazione della domanda di decadenza, sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio d'impresa.
3. L'inizio o la ripresa dell'uso del marchio d'impresa nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda di decadenza e non prima dello scadere del termine ininterrotto di cinque anni di mancato uso non sono presi in considerazione qualora i preparativi a tal fine siano stati avviati solo dopo che il titolare abbia saputo che poteva essere presentata una domanda di decadenza.
Art. 20 Marchio d'impresa divenuto generico o indicazione ingannevole come motivi di decadenza
Il marchio d'impresa è suscettibile di decadenza qualora, dopo la data di registrazione:
a) sia divenuto, per il fatto dell'attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato;
b) sia idoneo a indurre in errore il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei suddetti prodotti o servizi, a causa dell'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio d'impresa o con l'assenso del titolare per i prodotti o servizi per i quali è registrato.
Art. 21 Decadenza soltanto per una parte dei prodotti o servizi
Se motivi di decadenza di un marchio d'impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio d'impresa è registrato, la decadenza riguarda solo i prodotti o servizi di cui trattasi.
Sezione 5. Marchio d'impresa come oggetto di proprietà
Art. 22 Trasferimento di marchi d'impresa registrati
1. Indipendentemente dal trasferimento dell'impresa, il marchio d'impresa può essere trasferito per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato.
2. Il trasferimento della totalità dell'impresa implica il trasferimento del marchio d'impresa, salvo se diversamente concordato o se le circostanze impongano chiaramente il contrario. Tale disposizione si applica all'obbligo contrattuale di trasferire l'impresa.
3. Gli Stati membri devono disporre di procedure per consentire l'iscrizione dei trasferimenti nei loro registri.
Art. 23 Diritti reali
1. Il marchio d'impresa può, indipendentemente dall'impresa, essere dato in pegno o essere oggetto di un altro diritto reale.
2. Gli Stati membri devono disporre di procedure per consentire l'iscrizione dei diritti reali nei loro registri.
Art. 24 Esecuzione forzata
1. Il marchio d'impresa può essere oggetto di misure di esecuzione forzata.
2. Gli Stati membri devono disporre di procedure per consentire l'iscrizione dell'esecuzione forzata nei loro registri.
Art. 25 Licenza
1. Il marchio d'impresa può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o parte del territorio di uno Stato membro. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive.
2. Il titolare di un marchio d'impresa può far valere i diritti conferiti da tale marchio contro un licenziatario che trasgredisca una disposizione del contratto di licenza per quanto riguarda:
a) la sua durata;
b) la forma oggetto della registrazione nella quale si può usare il marchio d'impresa;
c) la natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata;
d) il territorio al cui interno il marchio d'impresa può essere apposto; o
e) la qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario.
3. Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un'azione per contraffazione di un marchio d'impresa soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Il titolare di una licenza esclusiva può tuttavia avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia lui stesso un'azione per contraffazione entro termini appropriati.
4. Un licenziatario può intervenire nell'azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio d'impresa per ottenere il risarcimento del danno da lui subito.
5. Gli Stati membri devono disporre di procedure per consentire l'iscrizione delle licenze nei loro registri.
Art. 26 Domanda di marchio d'impresa come oggetto di proprietà
Gli articoli da 22 a 25 si applicano alla domanda di marchio d'impresa.
Sezione 6. Marchi di garanzia odi certificazione e marchi collettivi
Art. 27 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a) «marchio di garanzia o di certificazione»: un marchio d'impresa così designato all'atto del deposito della domanda e idoneo a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche da prodotti e servizi che non sono certificati;
b) «marchio collettivo»: un marchio d'impresa così designato all'atto del deposito e idoneo a distinguere i prodotti o servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese.
Art. 28 Marchi di garanzia odi certificazione
1. Gli Stati membri possono prevedere la registrazione di marchi di garanzia o di certificazione.
2.
Qualsiasi persona fisica o giuridica, tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico, può presentare domanda di marchio di garanzia o di certificazione a condizione che detta persona non svolga un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.
Gli Stati membri possono disporre che un marchio di garanzia o di certificazione non debba essere registrato a meno che il richiedente non sia competente a certificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato.
3. Gli Stati membri possono disporre che i marchi di garanzia o di certificazione debbano essere esclusi dalla registrazione, che si dichiari la loro decadenza o che si dichiari la loro nullità per motivi diversi da quelli di cui agli articoli 4, 19 e 20, nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda.
4. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono disporre che i segni o le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi di garanzia o di certificazione. Tale marchio di garanzia o di certificazione non autorizza il titolare a vietare a un terzo l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché l'uso da parte di detto terzo sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale. In particolare un siffatto marchio non può essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica.
5. I requisiti stabiliti dall'articolo 16 sono soddisfatti quando l'uso effettivo di un marchio di garanzia o di certificazione a norma dell'articolo 16 è fatto da una qualsiasi persona abilitata a utilizzarlo.