Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Art. 49 Divisione della registrazione
1. Il titolare del marchio UE può dividere la registrazione dichiarando che alcuni prodotti o servizi compresi nella registrazione originaria saranno oggetto di una o più registrazioni per parti. I prodotti o i servizi della registrazione parziale non possono sovrapporsi a quelli che restano nella registrazione originaria o sono contenuti in altre registrazioni per parti.
2. La dichiarazione di divisione non è ammissibile:
a) qualora sia stata presentata all’Ufficio una domanda di decadenza o nullità della registrazione originaria e tale dichiarazione abbia l’effetto di introdurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto della domanda di decadenza o nullità, fino a quando la decisione sulla divisione oggetto di annullamento non sia divenuta definitiva o il procedimento non si sia concluso in altro modo;
b) qualora sia stata depositata una domanda riconvenzionale di decadenza o nullità nell’ambito di un’azione dinanzi a un tribunale dei marchi UE e tale dichiarazione abbia l’effetto di introdurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto della domanda, fino a quando la menzione della decisione del tribunale dei marchi UE non sia stata iscritta nel registro a norma dell’articolo 100, paragrafo 6.
3. La dichiarazione di divisione deve essere conforme alle disposizioni del regolamento d’esecuzione.
4. La dichiarazione di divisione è soggetta a una tassa. La dichiarazione si considera effettuata solo dopo l’avvenuto pagamento di tale tassa.
5. La divisione prende effetto alla data di iscrizione nel registro.
6. Tutte le richieste e le domande effettuate e tutte le tasse versate in relazione alla registrazione originaria prima della data in cui la dichiarazione di divisione è pervenuta all’Ufficio si considerano presentate o versate anche per la o le registrazioni di parti. Le tasse debitamente pagate per la registrazione originaria prima della data di ricezione della dichiarazione di divisione non sono rimborsabili.
7. Per una registrazione parziale restano valide la data di deposito e le date di priorità e di preesistenza della registrazione originaria.
8.
La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:
a) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella dichiarazione di divisione di una registrazione ai sensi del paragrafo 1;
b) le indicazioni su come trattare una dichiarazione di divisione di una registrazione, garantendo che per la registrazione divisionale venga costituito un fascicolo separato, comprendente un nuovo numero di registrazione;
Tali atti d' esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.
Titolo VI. Rinuncia, decadenza e nullità
Sezione 1. Rinuncia
Art. 50 Rinuncia
1. Il marchio UE può essere oggetto di rinuncia per la totalità, o una parte, dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato.
2. La dichiarazione di rinuncia va fatta per iscritto all’Ufficio dal titolare del marchio. Essa prende effetto soltanto dopo la sua iscrizione nel registro.
3. La rinuncia è registrata soltanto con il consenso del titolare di un diritto iscritto nel registro. Se nel registro è iscritta una licenza, la rinuncia vi è iscritta soltanto se il titolare del marchio dimostra di avere informato il licenziatario della sua intenzione di rinunciare; l’iscrizione avviene alla scadenza del termine prescritto dal regolamento di esecuzione.
5. La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella dichiarazione di rinuncia di cui al paragrafo 2 del presente articolo e il tipo di documentazione necessaria per determinare l'accordo di un terzo di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.
Sezione 2. Motivi di decadenza
Art. 51 Motivi di decadenza
1. Il titolare del marchio UE è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione:
a) se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell'Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione; tuttavia, nessuno può far valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti se, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, è iniziata o ripresa l’utilizzazione effettiva del marchio; peraltro, l’inizio o la ripresa dell’utilizzazione del marchio, qualora si collochi nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, a condizione che il periodo di tre mesi cominci non prima dello scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancata utilizzazione, non vengono presi in considerazione qualora si effettuino preparativi per l’inizio o la ripresa dell’utilizzazione del marchio solo dopo che il titolare abbia appreso che la domanda o la domanda riconvenzionale potrà essere presentata;
b) se, per l’attività o l’inattività del suo titolare, il marchio è divenuto denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato;
c) se, in seguito all’uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o col suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato, il marchio è tale da poter indurre in errore il pubblico, particolarmente circa la natura, la qualità o la provenienza geografica di tali prodotti o servizi.
2. Se la causa di decadenza sussiste solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio UE è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.
Sezione 3. Motivi di nullità
Art. 52 Motivi di nullità assoluta
1. Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marchio UE è dichiarato nullo allorché:
a) è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7;
b) al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede.
2. Il marchio UE, registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non può essere dichiarato nullo se, per l’uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
3. Se il motivo di nullità sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio UE è registrato, la nullità del marchio può essere dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.
Art. 53 Motivi di nullità relativa
1.
Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione il marchio UE è dichiarato nullo allorché esiste:
a) un marchio anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, e ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 5 di tale articolo;
b) un marchio di cui all’articolo 8, paragrafo 3, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo;
c) un diritto anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo;
d) se vi sia una denominazione di origine o un'indicazione geografica anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 4 bis, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo.
Tutte le condizioni di cui al primo comma devono essere soddisfatte alla data di deposito o alla data di priorità del marchio UE.
2. Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione il marchio UE è altresì dichiarato nullo se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore in base alla normativa dell'Unione o al diritto interno che ne disciplina la protezione, in particolare:
a) del diritto al nome;
b) del diritto all’immagine;
c) del diritto d’autore;
d) del diritto di proprietà industriale.
3. Il marchio UE non può essere dichiarato nullo se il titolare del diritto di cui ai paragrafi 1 o 2 dà espressamente il suo consenso alla registrazione di tale marchio prima della presentazione della domanda di nullità o della domanda riconvenzionale.
4. Il titolare di un diritto di cui ai paragrafi 1 o 2 che abbia preliminarmente domandato la nullità del marchio UE o introdotto una domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione non può presentare un’altra domanda di nullità o introdurre una domanda riconvenzionale fondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda.
5. È d’applicazione l’articolo 52, paragrafo 3.
Art. 54 Preclusione per tolleranza
1. Il titolare di un marchio UE che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio UE posteriore nell'Unione, essendo al corrente di tale uso, sulla base del marchio anteriore non può più domandare la nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso di quest'ultimo con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali esso è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio UE posteriore non sia stato effettuato in malafede.
2. Il titolare di un marchio anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 2, o di un altro segno anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 4, che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio UE posteriore nello Stato membro in cui il marchio anteriore ovvero l'altro segno anteriore è tutelato, essendo al corrente di tale uso, sulla base del marchio o dell'altro segno anteriore non può più domandare la nullità né opporsi all'uso del marchio posteriore con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio posteriore è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio UE posteriore non sia stato effettuato in malafede.
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 o 2, il titolare di un marchio UE posteriore non ha la facoltà di opporsi all’esercizio del diritto anteriore, benché tale diritto non possa più essere fatto valere nei confronti del marchio UE posteriore.
Sezione 4. Effetti della decadenza e della nullità
Art. 55 Effetti della decadenza e della nullità
1. Il marchio UE è considerato, a decorrere dalla data della domanda di decadenza o della domanda riconvenzionale, privo degli effetti di cui al presente regolamento nella misura in cui il titolare sia dichiarato decaduto dai suoi diritti. Su richiesta di una parte, nella decisione può essere fissata una data anteriore, nella quale è sopravvenuta una delle cause di decadenza.
2. Il marchio UE è considerato fin dall’inizio privo degli effetti di cui al presente regolamento nella misura in cui il marchio sia dichiarato nullo.
3. Fatte salve le disposizioni nazionali relative alle azioni per risarcimento dei danni causati da colpa o dolo del titolare del marchio oppure per arricchimento senza causa, l’effetto retroattivo della decadenza o della nullità del marchio non pregiudica:
a) le decisioni in materia di contraffazione passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla decisione di decadenza o di nullità;
b) i contratti conclusi anteriormente alla decisione di decadenza o di nullità, nella misura in cui sono stati eseguiti anteriormente a essa; tuttavia, per ragioni di equità, si può chiedere, nella misura giustificata dalle circostanze, il rimborso di importi versati in esecuzione del contratto.
Sezione 5. Procedura di decadenza e di nullità dinanzi all’Ufficio
Art. 56 Domanda di decadenza o di nullità
1. Una domanda di decadenza o di nullità del marchio UE può essere presentata all’Ufficio:
a) nei casi di cui agli articoli 51 e 52, da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi gruppo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori che, a norma della legislazione a esso applicabile, ha la capacità di stare in giudizio in nome proprio;
b) nei casi definiti all’articolo 53, paragrafo 1, dalle persone di cui all’articolo 41, paragrafo 1;
c) nei casi definiti dall’articolo 53, paragrafo 2, da coloro che detengono i diritti anteriori di cui alla suddetta disposizione o dalle persone abilitate dalla legislazione dell'Unione o dal diritto dello Stato membro interessato a esercitare i diritti in questione.
2. La domanda deve essere presentata per iscritto e deve essere motivata. Essa si considera presentata solo dopo il pagamento della tassa.
3. La domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità è inammissibile qualora su una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa sia stata pronunciata una decisione nei confronti delle stesse parti dall'Ufficio o da un tribunale dei marchi UE di cui all'articolo 95 e tale decisione sia passata in giudicato.
Art. 57 Esame della domanda
1. Nel corso dell’esame della domanda di decadenza o di nullità, l’Ufficio invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine che esso stabilisce, le loro deduzioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni delle altri parti.
2. Su istanza del titolare del marchio UE, il titolare di un marchio UE anteriore, che sia parte nella procedura di nullità, è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di domanda di dichiarazione di nullità, il marchio UE anteriore è stato oggetto di uso effettivo nell'Unione per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato e su il titolare di tale marchio anteriore fonda la domanda di dichiarazione di nullità, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, purché a tale data il marchio UE anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. Inoltre, se il marchio UE anteriore era registrato da almeno cinque anni alla data di deposito o alla data di priorità della domanda di marchio UE, il titolare del marchio UE anteriore è tenuto a fornire altresì la prova che le condizioni di cui all'articolo 42, paragrafo 2 erano, a tale data, soddisfatte. In mancanza della prova suddetta, la domanda di dichiarazione di nullità è respinta. Se il marchio UE anteriore è stato usato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame della domanda di dichiarazione di nullità si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi.
3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l’utilizzazione nell'Unione è sostituita dall’utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è protetto.
4. Qualora ne ravvisi l’opportunità, l’Ufficio può invitare le parti a una conciliazione.
5. Se dall’esame della domanda di decadenza dei diritti o della domanda di nullità risulta che il marchio non avrebbe dovuto essere registrato per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, i diritti del titolare del marchio UE vengono dichiarati decaduti oppure nulli rispetto ai prodotti e ai servizi di cui trattasi. In caso contrario la domanda di decadenza dei diritti o la domanda di nullità è respinta.
6. La decisione dell’Ufficio riguardante la domanda di decadenza o di nullità, una volta divenuta definitiva, è iscritta nel registro.
Art. 57 bis Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 bis per specificare le procedure di decadenza e di dichiarazione di nullità del marchio UE di cui agli articoli 56 e 57, nonché il trasferimento di un marchio UE registrato a nome di un agente di cui all'articolo 18.
Titolo VII. Procedura di ricorso
Art. 58 Decisioni soggette a ricorso
1. Contro le decisioni degli organi decisionali dell'Ufficio di cui all'articolo 130, lettere da a) a d) e, se del caso, lettera f), può essere presentato ricorso. Tali decisioni hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 60. La presentazione del ricorso ha effetto sospensivo.
2. Una decisione che non pone fine a una procedura nei riguardi di una delle parti può essere oggetto di ricorso soltanto insieme alla decisione finale, a meno che quest’ultima non consenta un ricorso indipendente.
Art. 59 Persone legittimate a proporre il ricorso e a essere parti della procedura
Ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro la decisione stessa ove quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Le altre parti di tale procedura sono, di diritto, parti della procedura di ricorso.
Art. 60 Termine e forma del ricorso
1. Il ricorso è presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno di notifica della decisione. Il ricorso non si considera presentato fino all'avvenuto pagamento della tassa di ricorso. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Entro quattro mesi dal giorno della notifica della decisione, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso.
2. Nei procedimenti in contradditorio, la parte convenuta può formulare nella sua risposta conclusioni volte all'annullamento o alla riforma della decisione contestata relativamente ad un punto non sollevato nel ricorso. L'efficacia di tali conclusioni viene meno in caso di rinuncia del ricorrente.
Art. 61 Revisione delle decisioni in casi ex parte
1. Quando la parte che ha presentato ricorso è parte unica nel procedimento e l’organo la cui decisione è impugnata ritiene il ricorso ammissibile e fondato, l’organo in questione deve accogliere le istanze del ricorrente.
2. Se le istanze del ricorrente non vengono accolte entro un mese dalla ricezione della memoria contenente i motivi, il ricorso deve essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso, senza parere nel merito.
Art. 62 Revisione delle decisioni in casi inter partes
Art. 63 Esame del ricorso
1. Se il ricorso è ammissibile, la commissione di ricorso ne esamina la fondatezza.
2. In sede di esame del ricorso la commissione di ricorso invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni delle altre parti.
Art. 64 Decisione sul ricorso
1. In seguito all’esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa può esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata, oppure rinviare l’istanza a detto organo per la prosecuzione della procedura.
2. Se la commissione di ricorso rinvia l’istanza all’organo che ha emesso la decisione impugnata, quest’ultimo è vincolato ai motivi e al dispositivo della decisione della commissione di ricorso, a condizione che i fatti della causa siano i medesimi.
3. Le decisioni della commissione di ricorso hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 65, paragrafo 5, oppure, se entro tale termine è stato presentato ricorso dinanzi al Tribunale, a decorrere dal rigetto di quest'ultimo o da eventuali ricorsi promossi dinanzi alla Corte di giustizia contro la decisione del Tribunale.
Art. 65 Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia
1. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso relative ai ricorsi può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale.
2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, o ancora per sviamento di potere.
3. Il Tribunale è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata.
4. Il ricorso può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella propria decisione questa non ne ha accolto le richieste.
5. Il ricorso deve essere presentato al Tribunale entro due mesi dalla notifica della decisione della commissione di ricorso.
6. L'Ufficio è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale, o in caso di ricorso contro la sentenza, a quella della Corte di giustizia.
Art. 65 bis Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 bis, per specificare:
a) il contenuto formale del ricorso di cui all'articolo 60 e la procedura per la presentazione e l'esame del ricorso;
b) il contenuto formale e la forma delle decisioni della commissione di ricorso di cui all'articolo 64;
c) il rimborso della tassa di ricorso di cui all'articolo 60.
Titolo VIII. Marchi collettivi dell'unione europea
Art. 66 Marchi collettivi dell'Unione europea
1. Possono costituire marchi collettivi UE i marchi UE così designati all’atto del deposito e idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre imprese. Possono depositare marchi collettivi UE le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico.
2. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), possono costituire marchi collettivi UE, ai sensi del paragrafo 1, segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Un marchio collettivo non autorizza il titolare a vietare a un terzo l’uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica.
3. Salvo disposizione contraria degli articoli da 67 a 74, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai marchi collettivi UE.
Art. 67 Regolamento per l’uso del marchio
1. La domanda di marchio collettivo UE deve essere accompagnata, entro il termine prescritto, da un regolamento d’uso.
2. Nel regolamento d’uso si devono indicare le persone abilitate a usare il marchio, le condizioni di appartenenza all’associazione e, qualora siano previste, le condizioni per l’utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni. Il regolamento d’uso di un marchio di cui all’articolo 66, paragrafo 2, deve autorizzare le persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell’associazione titolare del marchio.
3. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nel regolamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.