REGOLAMENTO (CE) N. 40/94 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario
Testo in vigore al
Sezione quarta. Rappresentanza
Art. 88 Principi generali relativi alla rappresentanza
1. Salve le disposizioni del paragrafo 2, nessuno ha l'obbligo di farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, seconda frase, le persone fisiche e giuridiche che non hanno domicilio, né sede, né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nella Comunità, devono essere rappresentate dinanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, in ogni procedimento istituito dal presente regolamento, salvo per quanto concerne il deposito di una domanda di marchio comunitario; il regolamento di esecuzione può prevedere altre eccezioni.
3. Le persone fisiche o giuridiche che hanno domicilio o sede o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nella Comunità, possono essere rappresentate dinanzi all'Ufficio da un loro dipendente. Il dipendente di una persona giuridica contemplata nel presente paragrafo può rappresentare anche altre persone giuridiche eventi legami economici con essa, anche se non hanno né domicilio, né sede, né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nella Comunità.
4. Il regolamento di esecuzione precisa se e a quali condizioni un dipendente debba depositare presso l'Ufficio una procura firmata da conservare agli atti.
Art. 89 Rappresentanza professionale
1.
La rappresentanza delle persone fisiche e giuridiche dinanzi all'Ufficio può essere assunta soltanto:
a) da avvocati che siano abilitati ad esercitare in uno Stato membro ed abbiano domicilio professionale nella Comunità, purché possano agire in tale Stato quali mandatari in materia di marchi, o
b) da mandatari abilitati iscritti nell'elenco tenuto dall'Ufficio. Il regolamento di esecuzione precisa se e a quali condizioni i mandatari operanti dinanzi all'Ufficio debbano depositarvi una procura firmata da conservare agli atti.
I mandatari operanti dinanzi all'Ufficio devono depositarvi una procura firmata, da inserire nel fascicolo, le cui modalità sono indicate nel regolamento di esecuzione.
2. Può essere iscritta nell'elenco dei mandatari abilitati ogni persona fisica che:
a) possiede la cittadinanza di uno degli Stati membri;
b) ha domicilio professionale o impiego nella Comunità;
c) da mandatari abilitati iscritti nell'elenco tenuto dall'Ufficio. Il regolamento di esecuzione precisa se e a quali condizioni i mandatari operanti dinanzi all'Ufficio debbano depositarvi una procura firmata da conservare agli atti. Quando, in tale Stato, l'abilitazione non è subordinata ad una qualificazione professionale speciale, le persone che chiedono di essere iscritte nell'elenco dell'Ufficio e che agiscono in materia di marchi dinanzi all'ufficio centrale della proprietà industriale di detto Stato devono aver esercitato regolarmente per almeno cinque anni. Tuttavia, sono dispensate da tale condizione relativa all'esercizio della professione le persone la cui qualificazione professionale a rappresentare, in materia di marchi, persone fisiche o giuridiche dinanzi all'ufficio centrale della proprietà industriale di uno degli Stati membri è riconosciuta ufficialmente conformemente alle prescrizioni stabilite da questo Stato.
3. L'iscrizione ha luogo su richiesta accompagnata da un attestato dell'ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro interessato, dal quale risulti che le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte.
4. Il presidente dell'Ufficio può concedere una deroga:
a) alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), seconda frase, se il richiedente fornisce la prova di aver acquisito in altro modo la qualificazione richiesta;
b) in particolari circostanze, alla disposizione di cui al paragrafo 2, lettera a).
5. Le condizioni alle quali una persona può essere cancellata dall'elenco dei mandatari abilitati sono determinate nel regolamento di esecuzione.
Titolo X. Competenza e procedura concernenti le azioni giudiziarie relative ai marchi comunitari
Sezione prima. Applicazione della convenzione di esecuzione
Art. 90 Applicazione della Convenzione di esecuzione
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alle procedure concernenti i marchi comunitari e le domande di marchio comunitario nonché alle procedure concernenti le azioni simultanee o successive promosse sulla base di marchi comunitari e di marchi nazionali si applica la Convenzione relativa alla competenza giurisdizionale e all'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, con gli emendamenti apportati dalle convenzioni relative all'adesione a tale Convenzione degli Stati aderenti alle Comunità europee; l'insieme della Convenzione citata e di queste ultime convenzioni è qui di seguito denominato «Convenzione di esecuzione».
2. Per quanto riguarda le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 92:
a) non si applicano gli articoli 2 e 4, l'articolo 5, paragrafi 1, 3, 4 e 5 e l'articolo 24 della Convenzione di esecuzione;
b) si applicano gli articoli 17 e 18 di tale Convenzione entro i limiti previsti dall'articolo 93, paragrafo 4 del presente regolamento;
c) le disposizioni del titolo II di detta Convenzione, che si applicano alle persone domiciliate in uno Stato membro, si applicano anche alle persone che, pur non avendo domicilio in uno Stato membro, vi hanno una stabile organizzazione.
Sezione seconda. Controversie in materia di contraffazione e di validità dei marchi comunitari
Art. 91 Tribunali dei marchi comunitari
1. Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, qui di seguito denominati «tribunali dei marchi comunitari», che svolgeranno le funzioni ad essi attribuite dal presente regolamento.
2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento un elenco dei tribunali dei marchi comunitari con l'indicazione della loro denominazione e competenza territoriale.
3. Ogni cambiamento verificatosi dopo la comunicazione dell'elenco di cui al paragrafo 2, relativo al numero, alla denominazione o alla competenza territoriale di detti tribunali, è comunicato immediatamente dallo Stato membro interessato alla Commissione.
4. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
5. Fintantoché uno Stato membro non abbia proceduto alla comunicazione di cui al paragrafo 2, qualsiasi procedura risultante da un'azione o domanda di cui all'articolo 92, per la quale le autorità giudiziarie di questo Stato sono competenti in applicazione dell'articolo 93, viene proposta dinanzi all'autorità giudiziaria di questo Stato che sarebbe competente «ratione loci» e «ratione materiae» se si trattasse di una procedura relativa ad un marchio nazionale registrato nello Stato interessato.
Art. 92 Competenza in materia di contraffazione e di validità
I tribunali dei marchi comunitari hanno competenza esclusiva:
a) per tutte le azioni in materia di contraffazione e — qualora siano previste dalla legislazione nazionale — per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di marchi comunitari;
b) per azioni di accertamento di non contraffazione qualora siano previste dalla legislazione nazionale;
c) per tutte le azioni intentate in seguito ai fatti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, seconda frase;
d) per domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento del marchio comunitario di cui all'articolo 96.
Art. 93 Competenza internazionale
1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle della Convenzione di esecuzione applicabili in virtù dell'articolo 90, le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 92 vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, se quest'ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.
2. Se il convenuto non ha né il domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati membri, dette procedure vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'attore ha il domicilio o, se quest'ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.
3. Se né il convenuto né l'attore hanno tale domicilio o tale stabile organizzazione, dette procedure vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'Ufficio ha sede.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3:
a) è applicabile l'articolo 17 della Convenzione di esecuzione se le parti convengono che sia competente un altro tribunale dei marchi comunitari;
b) è applicabile l'articolo 18 della medesima Convenzione se il convenuto compare dinanzi a un altro tribunale dei marchi comunitari.
5. Le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 92, ad eccezione delle azioni di accertamento di non contraffazione di un marchio comunitario, possono parimenti essere avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso, o in cui è stato commesso un atto contemplato dall'articolo 9, paragrafo 3, seconda frase.
Art. 94 Sfera di competenza
1. Un tribunale dei marchi comunitari la cui competenza si fonda sull'articolo 93, paragrafi da 1 a 4, è competente per
gli atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio di qualsiasi Stato membro,
gli atti contemplati dall'articolo 9, paragrafo 3, seconda frase, commessi nel territorio di qualsiasi Stato membro.
2. Un tribunale dei marchi comunitari la cui competenza si fonda sull'articolo 93, paragrafo 5 è competente soltanto per gli atti commessi o minacciati nel territorio dello Stato membro in cui è situato.
Art. 95 Presunzione di validità — Difesa nel merito
1. I tribunali dei marchi comunitari considerano valido il marchio comunitario a meno che il convenuto ne contesti la validità mediante una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità.
2. La validità di un marchio comunitario non può essere contestata nell'ambito di un'azione di accertamento di non contraffazione.
3. Nelle azioni di cui all'articolo 92, lettere a) e c), l'eccezione di decadenza o di nullità del marchio comunitario, presentata in una forma diversa da quella della domanda riconvenzionale, è ammessa nel caso in cui il convenuto invochi la decadenza dei diritti del titolare del marchio comunitario per scarsa utilizzazione dello stesso o la nullità per un diritto anteriore del convenuto.
Art. 96 Domanda riconvenzionale
1. La domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità può essere fondata soltanto sui motivi di decadenza o di nullità previsti nel presente regolamento.
2. Un tribunale dei marchi comunitari respinge una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità se una decisione pronunciata dall'Ufficio, nei confronti delle stesse parti, su una domanda con il medesimo oggetto e il medesimo titolo è già divenuta definitiva.
3. Quando la domanda riconvenzionale viene proposta in una causa di cui il titolare del marchio non sia ancora parte, questi ne viene informato e può intervenire nella controversia secondo le condizioni fissate dalla legislazione nazionale.
4. Il tribunale dei marchi comunitari presso il quale viene proposta una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità di un marchio comunitario comunica all'Ufficio la data in cui la domanda riconvenzionale è stata proposta. Quest'ultimo la iscrive nel registro dei marchi comunitari.
5. Si applica l'articolo 56, paragrafi 2, 3, 4 e 5.
6. Se un tribunale dei marchi comunitari ha pronunciato una sentenza, poi passata in giudicato, in merito ad una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità di un marchio comunitario, ne deve essere trasmessa copia all'Ufficio. Le parti possono chiedere informazioni in merito a tale trasmissione. L'Ufficio iscrive nel registro dei marchi comunitari la menzione della sentenza alle condizioni previste nel regolamento d'esecuzione.
7. Il tribunale dei marchi comunitari adito con una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità può sospendere, a richiesta del titolare del marchio comunitario e sentite le altre parti, il procedimento e invitare il convenuto a presentare una domanda di decadenza o di nullità dinanzi all'Ufficio entro il termine da esso stabilito. Se la domanda non viene proposta entro tale termine, si prosegue il procedimento e si considera ritirata la domanda riconvenzionale. Si applica l'articolo 100, paragrafo 3.
Art. 97 Diritto applicabile
1. I tribunali dei marchi comunitari applicano le disposizioni del presente regolamento.
2. Per tutte le questioni che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento il tribunale dei marchi comunitari applica la legge nazionale, compreso il suo diritto internazionale privato.
3. Se il presente regolamento non dispone altrimenti, il tribunale dei marchi comunitari applica le norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di azioni relative a un marchio nazionale nello Stato membro in cui tale tribunale è situato.
Art. 98 Sanzioni
1. Quando un tribunale dei marchi comunitari accerta che il convenuto ha contraffatto un marchio comunitario o commesso atti che costituiscono minaccia di contraffazione, emette un'ordinanza vietandogli, a meno che esistano motivi particolari che sconsiglino una siffatta decisione, di continuare gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione. Prende anche, in conformità della legge nazionale, le misure dirette ad assicurare l'osservanza del divieto.
2. Negli altri casi, il tribunale dei marchi comunitari applica la legge dello Stato membro in cui sono stati commessi gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione, compreso il suo diritto internazionale privato.
Art. 99 Misure provvisorie e cautelari
1. I tribunali di uno Stato membro, compresi i tribunali dei marchi comunitari, possono essere aditi per chiedere, relativamente a un marchio comunitario o ad una domanda di marchio comunitario, l'applicazione delle misure provvisorie e cautelari, che sono previste dalla legislazione di detto Stato per un marchio nazionale, anche se ai sensi del presente regolamento la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta ad un tribunale dei marchi comunitari di un altro Stato membro.
2. Un tribunale dei marchi comunitari la cui competenza si fonda sull'articolo 93, paragrafi 1, 2, 3 o 4, è competente ad ordinare misure provvisorie e cautelari, che, fatte salve le procedure di riconoscimento ed esecuzione richieste dal titolo III della Convenzione di esecuzione, hanno efficacia nel territorio di qualsiasi Stato membro. Tale competenza non spetta a nessun altro organo giurisdizionale.
Art. 100 Norme specifiche in materia di connessione
1. Se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, il tribunale dei marchi comunitari adito per un'azione contemplata dall'articolo 92, diversa da un'azione di accertamento di non contraffazione, sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, ovvero a richiesta di una delle parti e sentite le altre, quando la validità del marchio sia già contestata dinanzi ad un altro tribunale dei marchi comunitari con una domanda riconvenzionale o sia stata presentata una domanda di decadenza o di nullità presso l'Ufficio.
2. Se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, l'Ufficio al quale sia stata presentata una domanda di decadenza o di nullità sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, ovvero a richiesta di una delle parti e sentite le altre, quando la validità del marchio comunitario sia già stata contestata dinanzi ad un tribunale dei marchi comunitari con una domanda riconvenzionale. Tuttavia, qualora una delle parti nel procedimento dinanzi al tribunale dei marchi comunitari lo chieda, il tribunale, sentite le altre parti, può sospendere il procedimento. In tal caso l'Ufficio prosegue il procedimento dinanzi ad esso pendente.
3. In caso di sospensione del procedimento, il tribunale dei marchi comunitari può adottare misure provvisorie e cautelari per la durata della sospensione.
Art. 101 Competenza dei tribunali dei marchi comunitari di secondo grado — Ricorso per cassazione
1. Avverso le sentenze dei tribunali dei marchi comunitari di primo grado, pronunciate nei procedimenti risultanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 92, è ammesso appello dinanzi ai tribunali dei marchi comunitari di secondo grado.
2. Le condizioni alle quali può essere proposto appello dinanzi a un tribunale dei marchi comunitari di secondo grado sono fissate dalla legge nazionale dello Stato membro in cui tale tribunale è situato.
3. Alle sentenze dei tribunali dei marchi comunitari di secondo grado sono applicabili le norme nazionali relative al ricorso per cassazione.
Sezione terza. Altre controversie relative ai marchi comunitari
Art. 102 Disposizioni complementari in materia di competenza delle autorità giudiziarie nazionali diverse dai tribunali dei marchi comunitari
1. Nello Stato membro le cui autorità giudiziarie hanno competenza in virtù dell'articolo 90, paragrafo 1, le azioni diverse da quelle di cui all'articolo 92 vanno proposte dinanzi alle autorità giudiziarie che sarebbero competenti «ratione loci» e «ratione materiae» per le azioni riguardanti un marchio nazionale registrato in detto Stato.
2. Qualora nessuna autorità giudiziaria abbia competenza a norma dell'articolo 90, paragrafo 1 e del paragrafo 1 del presente articolo per un'azione diversa da quelle di cui all'articolo 92 riguardante un marchio comunitario, tale azione può essere proposta dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro in cui l'Ufficio ha sede.
Art. 103 Obbligo dell'autorità giudiziaria nazionale
L'autorità giudiziaria nazionale adita per un'azione diversa da quelle di cui all'articolo 92, riguardante un marchio comunitario, deve considerare valido tale marchio.
Sezione quarta. Disposizione transitoria
Art. 104 Disposizione transitoria concernente l'applicazione della Convenzione di esecuzione
Le disposizioni della Convenzione di esecuzione applicabili in virtù dei precedenti articoli producono i loro effetti, relativamente ad uno Stato membro, soltanto nel testo della Convenzione che è in vigore a un determinato momento per lo Stato in questione.
Titolo XI. Incidenze sul diritto degli stati membri
Sezione prima. Azioni civili fondate su più marchi
Art. 105 Azioni civili simultanee e successive sulla base di marchi comunitari e di marchi nazionali
1. Qualora azioni per contraffazione siano proposte per gli stessi fatti e tra le stesse parti davanti a tribunali di Stati membri differenti, aditi rispettivamente sulla base di un marchio comunitario e sulla base di un marchio nazionale:
a) il tribunale successivamente adito deve, anche d'ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del primo tribunale adito quando i marchi in causa sono identici e validi per prodotti o servizi identici. Il tribunale che dovrebbe dichiarare la propria incompetenza può sospendere il processo qualora venga eccepita l'incompetenza dell'altro tribunale;
b) il tribunale successivamente adito può sospendere il processo quando i marchi in causa sono identici e validi per prodotti o servizi simili nonché quando i marchi in causa sono simili e validi per prodotti o servizi identici o simili.
2. Il tribunale adito con un'azione per contraffazione sulla base di un marchio comunitario respinge l'azione quando sugli stessi fatti sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito tra le stesse parti, sulla base di un marchio nazionale identico, valido per prodotti o servizi identici.
3. Il tribunale adito con un'azione per contraffazione sulla base di un marchio nazionale respinge l'azione quando sugli stessi fatti sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito tra le stesse parti, sulla base di un marchio comunitario identico, valido per prodotti o servizi identici.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai provvedimenti provvisori e cautelari.
Sezione seconda. Applicazione del diritto nazionale al fine di vietare l'uso dei marchi comunitari
Art. 106 Divieto di uso dei marchi comunitari
1. Il presente regolamento lascia impregiudicato, salvo disposizioni contrarie, il diritto previsto dalla legislazione nazionale degli Stati membri di proporre azioni per violazione di diritti anteriori ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 52, paragrafo 2 contro l'uso di un marchio comunitario posteriore. Azioni per violazione di diritti anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 2 e 4 non possono tuttavia più essere proposte se il titolare del diritto anteriore non può più domandare la nullità del marchio comunitario ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2.
2. Il presente regolamento lascia impregiudicato, salvo disposizioni contrarie, il diritto di proporre, a norma del diritto civile, amministrativo o penale di uno Stato membro o sulla base di disposizioni di diritto comunitario, azioni dirette a vietare l'uso di un marchio comunitario qualora il diritto di tale Stato membro o il diritto comunitario possa essere invocato per vietare l'uso di un marchio nazionale.
Art. 107 Diritti anteriori aventi portata locale
1. Il titolare di un diritto anteriore di portata locale può opporsi all'uso del marchio comunitario nel territorio in cui tale diritto è tutelato nella misura in cui il diritto dello Stato membro in questione lo consente.
2. Il paragrafo 1 cessa di essere applicabile se il titolare del diritto anteriore ha, nel corso di cinque anni consecutivi, tollerato l'uso del marchio comunitario nel territorio in cui tale diritto è tutelato, essendo al corrente di tale uso, salvo il caso in cui il deposito di quest'ultimo sia stato effettuato in malafede.
3. Il titolare del marchio comunitario non può opporsi all'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1, anche se questo diritto non può più essere fatto valere nei confronti del marchio comunitario.
Sezione terza. Trasformazione in domanda di marchio nazionale
Art. 108 Istanza di avviamento della procedura nazionale
1. Il richiedente o il titolare di un marchio comunitario può richiedere la trasformazione della sua domanda o del suo marchio comunitario in domanda di marchio nazionale
a) nella misura in cui la domanda di marchio comunitario è respinta o ritirata o considerata ritirata,
b) nella misura in cui il marchio comunitario cessa di produrre i suoi effetti.
2. La trasformazione non può essere effettuata:
a) quando il titolare del marchio comunitario sia stato dichiarato decaduto dai suoi diritti per mancanza di utilizzazione di questo marchio, a meno che, nello Stato membro per il quale viene richiesta la trasformazione, il marchio comunitario non sia stato utilizzato con modalità che costituiscono un'utilizzazione effettiva secondo la legislazione di tale Stato membro;
b) per ottenere la protezione di uno Stato membro dove sia stato accertato, da parte dell'Ufficio o di un tribunale nazionale, che la domanda di marchio comunitario o il marchio stesso sono viziati rispettivamente da un impedimento alla registrazione o da una causa di revoca o di nullità.
3. Alla domanda di marchio nazionale risultante dalla trasformazione di una domanda di marchio comunitario o dalla trasformazione di un marchio comunitario è attribuita, nello Stato membro interessato, la data di deposito o la data di priorità di tale domanda o di tale marchio ed eventualmente la preesistenza di un marchio di detto Stato rivendicata ai sensi dell'articolo 34 o dell'articolo 35.
4. Se una domanda di marchio comunitario è considerata ritirata, l'Ufficio notifica tale fatto al richiedente fissandogli un termine di tre mesi dalla data della notifica per presentare un'istanza di trasformazione.
5. Se la domanda di marchio comunitario è ritirata o se il marchio comunitario cessa di produrre i suoi effetti in seguito all'iscrizione di una rinuncia o al mancato rinnovo della registrazione, l'istanza di trasformazione va presentata entro tre mesi dalla data di ritiro della domanda di marchio comunitario o di cessazione degli effetti del marchio comunitario.
6. Se la domanda di marchio comunitario è respinta con una decisione dell'Ufficio o se il marchio comunitario cessa di produrre i suoi effetti in seguito ad una decisione dell'Ufficio o di un tribunale del marchio comunitario, l'istanza di trasformazione va presentata entro tre mesi dalla data in cui tale decisione è divenuta definitiva.
7. Gli effetti contemplati dall'articolo 32 vengono meno se l'istanza non è presentata in tempo utile.