Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Art. 46 Opposizione
1. Nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio UE può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio, facendo valere che andrebbe respinta a norma dell'articolo 8:
a) dai titolari di marchi anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, come del pari dai licenziatari autorizzati dai titolari di tali marchi, nei casi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 5;
b) dai titolari del marchio di cui all'articolo 8, paragrafo 3;
c) dai titolari dei marchi e segni anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 4, nonché dalle persone autorizzate a esercitare tali diritti a norma del diritto nazionale applicabile;
d) dalle persone autorizzate ai sensi della pertinente legislazione dell'Unione o del diritto nazionale a esercitare i diritti di cui all'articolo 8, paragrafo 6.
2. È inoltre possibile fare opposizione alla registrazione del marchio alle condizioni stabilite al paragrafo 1, in caso di pubblicazione di una domanda modificata in conformità dell'articolo 49, paragrafo 2, seconda frase.
3. L'opposizione deve essere redatta per iscritto e motivata. Essa si considera validamente presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa d'opposizione.
4. Entro un termine da stabilire a cura dall'Ufficio, l'opponente può presentare fatti, prove e osservazioni a sostegno dell'opposizione.
Art. 47 Esame dell'opposizione
1. Nel corso dell'esame dell'opposizione l'Ufficio invita le parti a presentare, ogniqualvolta risulti necessario ed entro un termine che esso stabilisce, le loro osservazioni su comunicazioni delle altre parti o dell'Ufficio stesso.
2. Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio UE anteriore che abbia presentato opposizione adduce la prova che nel corso del termine di cinque anni che precedono la data di deposito o la data di priorità della domanda di marchio UE, il marchio UE anteriore è stato oggetto di uso effettivo nell'Unione per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, purché a quella data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta. Se il marchio UE anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.
3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l'utilizzazione nell'Unione è sostituita dall'utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è tutelato.
4. L'Ufficio può, a sua discrezione, invitare le parti a una conciliazione.
5. Se in seguito all'esame dell'opposizione il marchio risulta escluso dalla registrazione per tutti i prodotti o servizi per i quali è stato richiesto il marchio UE, o per una parte, la domanda è respinta per tali prodotti o servizi. In caso contrario è respinta l'opposizione.
6. La decisione di rigetto della domanda viene pubblicata quando ha carattere definitivo.
Art. 48 Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 208 per specificare le procedure per la presentazione delle opposizioni e per il loro esame, di cui agli articoli 46 e 47.
Sezione 5. Ritiro, limitazione, modifica e divisione della domanda
Art. 49 Ritiro, limitazione e modifica della domanda
1. Il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di marchio UE o limitare l'elenco dei prodotti o servizi che essa contiene. Quando la domanda è già stata pubblicata, vengono pubblicati anche il ritiro o la limitazione.
2. La domanda di marchio UE può peraltro essere modificata, su istanza del richiedente, solo per rettificare il nome e l'indirizzo del richiedente, errori di espressione o di trascrizione o errori manifesti, purché la rettifica non alteri in misura sostanziale l'identità del marchio e non estenda l'elenco dei prodotti o servizi. Se le modifiche riguardano la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti o servizi, e quando queste modifiche sono apportate dopo la pubblicazione della domanda, viene pubblicata la versione modificata.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 208 per specificare informazioni dettagliate circa la procedura relativa alla modifica della domanda.
Art. 50 Divisione della domanda
1. Il richiedente può dividere la domanda dichiarando che una parte dei prodotti o servizi compresi nella domanda originaria sarà oggetto di una o più domande per parti. I prodotti o i servizi della domanda parziale non possono sovrapporsi ai prodotti o ai servizi che restano nella domanda originaria o figurano in altre domande per parti.
2. La dichiarazione di divisione non è ammissibile nei seguenti casi:
a) qualora sia stata formata opposizione contro la domanda originaria e tale dichiarazione abbia l'effetto di introdurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto dell'opposizione, fino a quando la decisione sulla divisione oggetto di opposizione non sia diventata definitiva o fino all'abbandono del procedimento di opposizione;
b) prima che la data di deposito di cui all'articolo 32 sia stata concessa dall'Ufficio e durante il periodo di opposizione di cui all'articolo 46, paragrafo 1.
3. La dichiarazione di divisione è soggetta a una tassa. La dichiarazione si considera effettuata solo dopo l'avvenuto pagamento di tale tassa.
4. Nel caso in cui l'Ufficio rilevi che i requisiti stabiliti nel paragrafo 1 e nelle norme adottate ai sensi del paragrafo 9, lettera a), non sono soddisfatte, esso invita il richiedente a sanare le irregolarità entro un termine indicato dall'Ufficio. Se le irregolarità non sono sanate entro tale termine, l'Ufficio rifiuta la dichiarazione di divisione.
5. La divisione prende effetto alla data in cui viene trascritta nei fascicoli riguardanti la domanda originaria conservati dall'Ufficio.
6. Tutte le richieste e le domande effettuate e tutte le tasse versate in relazione alla domanda originaria prima della data in cui la dichiarazione di divisione è pervenuta all'Ufficio si considerano presentate o versate anche per la domanda o le domande per parti. Le tasse debitamente pagate per la domanda originaria prima della data di ricezione della dichiarazione di divisione non sono rimborsabili.
7. Per una domanda parziale restano valide la data di deposito e le date di priorità e di preesistenza della domanda originaria.
8. Se la dichiarazione di divisione riguarda una domanda già pubblicata ai sensi dell'articolo 44, la divisione viene pubblicata, così come la domanda divisionale. La pubblicazione non fa decorrere un nuovo termine per la presentazione di un'opposizione.
9.
La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:
a) le informazioni dettagliate che devono essere contenute in una dichiarazione di divisione della domanda effettuata ai sensi del paragrafo 1;
b) le indicazioni su come trattare una dichiarazione di divisione di una domanda, garantendo che per la domanda divisionale sia costituito un fascicolo separato, comprendente un nuovo numero di domanda;
c) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione della domanda divisionale a norma del paragrafo 8.
Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.
Sezione 6. Registrazione
Art. 51 Registrazione
1. Se la domanda soddisfa le disposizioni del presente regolamento e non è stata presentata opposizione entro il termine di cui all'articolo 46, paragrafo 1, o se gli eventuali procedimenti di opposizione instaurati si siano definitivamente estinti per effetto di ritiro, rigetto o altra circostanza, il marchio e le indicazioni di cui all'articolo 111, paragrafo 2, sono iscritti nel registro. La registrazione è pubblicata.
2. L'Ufficio rilascia il certificato di registrazione. Il certificato può essere rilasciato con strumenti elettronici. L'Ufficio fornisce copie autenticate o non autenticate del certificato previo pagamento di una tassa, se tali copie sono rilasciate con strumenti non elettronici.
3. La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare la forma e le informazioni dettagliate da inserire nel certificato di registrazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.
Capo V. Durata, rinnovo, modifica e divisione del marchio ue
Art. 52 Durata della registrazione
La durata di registrazione del marchio UE è di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Conformemente all'articolo 53, la registrazione è rinnovabile per periodi di dieci anni.
Art. 53 Rinnovo
1. La registrazione del marchio UE è rinnovata su richiesta del titolare del marchio UE o di qualsiasi persona che egli abbia esplicitamente autorizzata, purché le tasse siano state pagate.
2. L'Ufficio informa della scadenza della registrazione il titolare del marchio UE e qualsiasi titolare di un diritto registrato sul marchio UE, almeno sei mesi prima della scadenza. La mancata informazione non impegna la responsabilità dell'Ufficio e non incide sulla scadenza della registrazione.
3. La domanda di rinnovo deve essere presentata entro sei mesi dalla scadenza della registrazione. Anche il pagamento della tassa di base per il rinnovo, e, se del caso, di una o più tasse per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre alla prima, deve avvenire nel corso dello stesso periodo. In caso contrario, la presentazione della domanda e il pagamento delle tasse possono essere effettuati anche entro un termine supplementare di sei mesi a decorrere dalla scadenza della registrazione, purché nel corso di tale ulteriore termine si proceda al pagamento di una soprattassa per il pagamento tardivo della tassa di rinnovo o per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo.
4.
Nella domanda di rinnovo è indicato quanto segue:
a) il nome della persona che richiede il rinnovo;
b) il numero di registrazione del marchio UE da rinnovare;
c) se il rinnovo è richiesto solo per una parte dei prodotti e servizi registrati, l'indicazione delle classi o dei prodotti e servizi per i quali è richiesto il rinnovo ovvero l'indicazione delle classi o dei prodotti e servizi per i quali non è richiesto il rinnovo, raggruppati secondo le classi della classificazione dell'accordo di Nizza, enumerando ogni gruppo con il numero della classe di detta classificazione cui appartiene tale gruppo di prodotti o servizi e indicando i gruppi nell'ordine delle classi di detta classificazione.
Se viene effettuato il pagamento di cui al paragrafo 3, lo si considera una domanda di rinnovo purché esso contenga tutte le indicazioni necessarie per stabilire la finalità del pagamento.
5. Se la domanda di rinnovo o le tasse pagate si riferiscono soltanto a una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio UE è registrato, la registrazione è rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi. Qualora le tasse versate non siano sufficienti per tutte le classi di prodotti e servizi per le quali viene richiesto il rinnovo, la registrazione viene rinnovata se risulta chiaramente quali sono le classi cui si riferisce l'importo versato. In mancanza di altri criteri, l'Ufficio prende in considerazione le classi nell'ordine di classificazione.
6. Il rinnovo ha effetto il giorno successivo alla data di scadenza della registrazione. Il rinnovo deve essere registrato.
7. Se la domanda di rinnovo è presentata entro i termini di cui al paragrafo 3, ma le altre condizioni per il rinnovo previste nel presente articolo non sono soddisfatte, l'Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate.
8. Se una domanda di rinnovo non è presentata o è presentata dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 3 o se le tasse non sono pagate entro il termine, oppure se le irregolarità di cui al paragrafo 7 non sono sanate nel termine, l'Ufficio constata che la registrazione è scaduta e, di conseguenza, ne dà comunicazione al titolare del marchio UE. Se la constatazione è definitiva, l'Ufficio cancella il marchio dal registro. La cancellazione ha effetto dal giorno successivo alla data in cui è scaduta la registrazione. Se la registrazione non è rinnovata, le tasse di rinnovo eventualmente versate sono restituite.
9. Un'unica domanda di rinnovo può essere presentata per due o più marchi, previo pagamento delle tasse richieste per ciascuno dei marchi, purché i titolari o i rappresentanti siano gli stessi per ogni marchio.
Art. 54 Modifiche
1. Nessuna modifica del marchio UE è ammessa nel registro per l'intera durata della registrazione, né all'atto del suo rinnovo.
2. Tuttavia, se il marchio UE reca il nome e l'indirizzo del titolare, ogni modifica di questi dati può essere registrata su richiesta del titolare, a condizione che non alteri sostanzialmente l'identità del marchio inizialmente registrato.
3.
La richiesta di modifica comprende l'elemento del marchio che deve essere modificato e tale elemento nella versione modificata.
La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare le informazioni dettagliate che devono essere contenuti nella richiesta di modifica. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.
4. La richiesta non si considera depositata fino all'avvenuto pagamento della tassa prevista. Se la tassa non è stata pagata o non è stata interamente pagata, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente. Può essere presentata un'unica richiesta di modifica dello stesso elemento in due o più registrazioni dello stesso titolare. Le tasse sono dovute relativamente a ogni registrazione da modificare. L'ufficio informa il richiedente delle irregolarità, nei casi in cui non siano rispettate le condizioni stabilite per la modifica della registrazione. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la richiesta.
5. La pubblicazione della registrazione della modifica contiene una riproduzione del marchio UE, come modificato. I terzi, i cui diritti possono essere lesi dalla modifica, hanno la facoltà di contestarne la registrazione entro un termine di tre mesi dalla pubblicazione. Gli articoli 46 e 47 e le norme adottate in forza dell'articolo 48 si applicano alla pubblicazione della registrazione della modifica.
Art. 55 Modifica del nome o dell'indirizzo
1.
Su richiesta del titolare, può essere inserita nel registro qualsiasi modifica del nome o dell'indirizzo del titolare del marchio UE che non alteri l'identità del marchio UE, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, e che non sia conseguenza di un trasferimento totale o parziale del marchio UE.
La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella richiesta di modifica del nome o dell'indirizzo di cui al primo comma. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.
2. Può essere presentata una richiesta unica per la modifica del nome o dell'indirizzo in due o più registrazioni dello stesso titolare.
3. L'ufficio informa il titolare delle irregolarità del marchio UE, nei casi in cui non siano rispettate le condizioni stabilite per l'iscrizione nel registro di una modifica. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la richiesta.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche alla modifica del nome o dell'indirizzo del rappresentante registrato.
5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano alle domande di marchio UE. La modifica deve essere registrata nel fascicolo tenuto dall'Ufficio in merito alla domanda di marchio UE.
Art. 56 Divisione della registrazione
1. Il titolare del marchio UE può dividere la registrazione dichiarando che alcuni prodotti o servizi compresi nella registrazione originaria saranno oggetto di una o più registrazioni per parti. I prodotti o i servizi della registrazione parziale non possono sovrapporsi a quelli che restano nella registrazione originaria o sono contenuti in altre registrazioni per parti.
2. La dichiarazione di divisione non è ammissibile:
a) qualora sia stata presentata all'Ufficio una domanda di decadenza o nullità della registrazione originaria e tale dichiarazione abbia l'effetto di introdurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto della domanda di decadenza o nullità, fino a quando la decisione sulla divisione oggetto di annullamento non sia divenuta definitiva o il procedimento non si sia concluso in altro modo;
b) qualora sia stata depositata una domanda riconvenzionale di decadenza o nullità nell'ambito di un'azione dinanzi a un tribunale dei marchi UE e tale dichiarazione abbia l'effetto di introdurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto della domanda, fino a quando la menzione della decisione del tribunale dei marchi UE non sia stata iscritta nel registro a norma dell'articolo 128, paragrafo 6.
3. Se i requisiti stabiliti al paragrafo 1 e in forza degli atti d'esecuzione di cui al paragrafo 8 non sono soddisfatti o l'elenco di prodotti e servizi che formano la registrazione divisionale si sovrappone ai prodotti e servizi che rimangono nella registrazione originaria, l'Ufficio invita il titolare del marchio UE a sanare le irregolarità entro un termine fissato dall'Ufficio. Se le irregolarità non sono sanate entro tale termine, l'Ufficio rifiuta la dichiarazione di divisione.
4. La dichiarazione di divisione è soggetta a una tassa. La dichiarazione si considera effettuata solo dopo l'avvenuto pagamento di tale tassa.
5. La divisione prende effetto alla data di iscrizione nel registro.
6. Tutte le richieste e le domande effettuate e tutte le tasse versate in relazione alla registrazione originaria prima della data in cui la dichiarazione di divisione è pervenuta all'Ufficio si considerano presentate o versate anche per la o le registrazioni di parti. Le tasse debitamente pagate per la registrazione originaria prima della data di ricezione della dichiarazione di divisione non sono rimborsabili.
7. Per una registrazione parziale restano valide la data di deposito e le date di priorità e di preesistenza della registrazione originaria.
8.
La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:
a) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella dichiarazione di divisione di una registrazione ai sensi del paragrafo 1;
b) le indicazioni su come trattare una dichiarazione di divisione di una registrazione, garantendo che per la registrazione divisionale venga costituito un fascicolo separato, comprendente un nuovo numero di registrazione;
Tali atti d' esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.
Capo VI. Rinuncia, decadenza e nullità
Sezione 1. Rinuncia
Art. 57 Rinuncia
1. Il marchio UE può essere oggetto di rinuncia per la totalità, o una parte, dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato.
2. La dichiarazione di rinuncia deve essere fatta per iscritto all'Ufficio dal titolare del marchio. Essa ha effetto soltanto dopo la sua iscrizione nel registro. La validità della dichiarazione di rinuncia al marchio UE dichiarata all'Ufficio dopo il deposito della domanda di decadenza del marchio ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, è subordinata al rigetto definitivo della domanda di decadenza o al ritiro della stessa.
3. La rinuncia è registrata soltanto con il consenso del titolare di un diritto relativo al marchio UE iscritto nel registro. Se nel registro è iscritta una licenza, la rinuncia vi è iscritta soltanto se il titolare del marchio UE dimostra di avere informato il licenziatario della sua intenzione di rinunciare. L'iscrizione della rinuncia avviene alla scadenza del termine di tre mesi decorrenti dalla data in cui il titolare del marchio UE dimostra all'Ufficio di avere informato il licenziatario della propria intenzione di rinunciare, o prima della scadenza di tale termine, appena ha fornito la prova del consenso del licenziatario.
4. Nei casi in cui non sono rispettate le condizioni relative alla rinuncia, l'Ufficio informa il dichiarante delle irregolarità riscontrate. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo nega l'iscrizione della rinuncia nel registro.
5. La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella dichiarazione di rinuncia di cui al paragrafo 2 del presente articolo e il tipo di documentazione necessaria per determinare l'accordo di un terzo di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.
Sezione 2. Motivi di decadenza
Art. 58 Motivi di decadenza
1. Il titolare del marchio UE è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione:
a) se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell'Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione; tuttavia, nessuno può far valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti se, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, è iniziata o ripresa l'utilizzazione effettiva del marchio; peraltro, l'inizio o la ripresa dell'utilizzazione del marchio, qualora si collochi nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, a condizione che il periodo di tre mesi cominci non prima dello scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancata utilizzazione, non vengono presi in considerazione qualora si effettuino preparativi per l'inizio o la ripresa dell'utilizzazione del marchio solo dopo che il titolare abbia appreso che la domanda o la domanda riconvenzionale potrà essere presentata;
b) se, per l'attività o l'inattività del suo titolare, il marchio è divenuto denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato;
c) se, in seguito all'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o col suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato, il marchio è tale da poter indurre in errore il pubblico, particolarmente circa la natura, la qualità o la provenienza geografica di tali prodotti o servizi.
2. Se la causa di decadenza sussiste solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio UE è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.
Sezione 3. Motivi di nullità
Art. 59 Motivi di nullità assoluta
1. Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, il marchio UE è dichiarato nullo allorché:
a) è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7;
b) al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede.
2. Il marchio UE, registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non può essere dichiarato nullo se, per l'uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
3. Se il motivo di nullità sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio UE è registrato, la nullità del marchio può essere dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.
Art. 60 Motivi di nullità relativa
1.
Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione il marchio UE è dichiarato nullo allorché esiste:
a) un marchio anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 5 di tale articolo;
b) un marchio di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo;
c) un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo;
d) se vi sia una denominazione di origine o un'indicazione geografica anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 6, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo.
Tutte le condizioni di cui al primo comma devono essere soddisfatte alla data di deposito o alla data di priorità del marchio UE.
2. Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione il marchio UE è altresì dichiarato nullo se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore in base alla normativa dell'Unione o al diritto interno che ne disciplina la protezione, in particolare:
a) del diritto al nome;
b) del diritto all'immagine;
c) del diritto d'autore;
d) del diritto di proprietà industriale.
3. Il marchio UE non può essere dichiarato nullo se il titolare del diritto di cui al paragrafo 1 o 2 dà espressamente il suo consenso alla registrazione di tale marchio prima della presentazione della domanda di nullità o della domanda riconvenzionale.
4. Il titolare di un diritto di cui al paragrafo 1 o 2 che abbia preliminarmente domandato la nullità del marchio UE o introdotto una domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione non può presentare un'altra domanda di nullità o introdurre una domanda riconvenzionale fondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda.
5. È d'applicazione l'articolo 59, paragrafo 3.
Art. 61 Preclusione per tolleranza
1. Il titolare di un marchio UE che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio UE posteriore nell'Unione, essendo al corrente di tale uso, sulla base del marchio anteriore non può più domandare la nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso di quest'ultimo con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali esso è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio UE posteriore non sia stato effettuato in malafede.
2. Il titolare di un marchio anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 2, o di un altro segno anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 4, che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio UE posteriore nello Stato membro in cui il marchio anteriore ovvero l'altro segno anteriore è tutelato, essendo al corrente di tale uso, sulla base del marchio o dell'altro segno anteriore non può più domandare la nullità né opporsi all'uso del marchio posteriore con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio posteriore è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio UE posteriore non sia stato effettuato in malafede.
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 o 2, il titolare di un marchio UE posteriore non ha la facoltà di opporsi all'esercizio del diritto anteriore, benché tale diritto non possa più essere fatto valere nei confronti del marchio UE posteriore.
Sezione 4. Effetti della decadenza e della nullità
Art. 62 Effetti della decadenza e della nullità
1. Il marchio UE è considerato, a decorrere dalla data della domanda di decadenza o della domanda riconvenzionale, privo degli effetti di cui al presente regolamento nella misura in cui il titolare sia dichiarato decaduto dai suoi diritti. Su richiesta di una parte, nella decisione può essere fissata una data anteriore, nella quale è sopravvenuta una delle cause di decadenza.
2. Il marchio UE è considerato fin dall'inizio privo degli effetti di cui al presente regolamento nella misura in cui il marchio sia dichiarato nullo.
3. Fatte salve le disposizioni nazionali relative alle azioni per risarcimento dei danni causati da colpa o dolo del titolare del marchio oppure per arricchimento senza causa, l'effetto retroattivo della decadenza o della nullità del marchio non pregiudica:
a) le decisioni in materia di contraffazione passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla decisione di decadenza o di nullità;
b) i contratti conclusi anteriormente alla decisione di decadenza o di nullità, nella misura in cui sono stati eseguiti anteriormente a essa; tuttavia, per ragioni di equità, si può chiedere, nella misura giustificata dalle circostanze, il rimborso di importi versati in esecuzione del contratto.
Sezione 5. Procedura di decadenza e di nullità dinanzi all'Ufficio
Art. 63 Domanda di decadenza o di nullità
1. Una domanda di decadenza o di nullità del marchio UE può essere presentata all'Ufficio:
a) nei casi di cui agli articoli 58 e 59, da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi gruppo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori che, a norma della legislazione a esso applicabile, ha la capacità di stare in giudizio in nome proprio;
b) nei casi definiti all'articolo 60, paragrafo 1, dalle persone di cui all'articolo 46, paragrafo 1;
c) nei casi definiti dall'articolo 60, paragrafo 2, da coloro che detengono i diritti anteriori di cui alla suddetta disposizione o dalle persone abilitate dalla legislazione dell'Unione o dal diritto dello Stato membro interessato a esercitare i diritti in questione.
2. La domanda deve essere presentata per iscritto e deve essere motivata. Essa si considera presentata solo dopo il pagamento della tassa.
3. La domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità è inammissibile qualora su una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa sia stata pronunciata una decisione nei confronti delle stesse parti dall'Ufficio o da un tribunale dei marchi UE di cui all'articolo 123 e tale decisione sia passata in giudicato.
Art. 64 Esame della domanda
1. Nel corso dell'esame della domanda di decadenza o di nullità, l'Ufficio invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine che esso stabilisce, le loro deduzioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni delle altri parti.
2. Su istanza del titolare del marchio UE, il titolare di un marchio UE anteriore, che sia parte nella procedura di nullità, è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di domanda di dichiarazione di nullità, il marchio UE anteriore è stato oggetto di uso effettivo nell'Unione per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato e su il titolare di tale marchio anteriore fonda la domanda di dichiarazione di nullità, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, purché a tale data il marchio UE anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. Inoltre, se il marchio UE anteriore era registrato da almeno cinque anni alla data di deposito o alla data di priorità della domanda di marchio UE, il titolare del marchio UE anteriore è tenuto a fornire altresì la prova che le condizioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2 erano, a tale data, soddisfatte. In mancanza della prova suddetta, la domanda di dichiarazione di nullità è respinta. Se il marchio UE anteriore è stato usato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame della domanda di dichiarazione di nullità si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi.
3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l'utilizzazione nell'Unione è sostituita dall'utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è protetto.
4. Qualora ne ravvisi l'opportunità, l'Ufficio può invitare le parti a una conciliazione.
5. Se dall'esame della domanda di decadenza dei diritti o della domanda di nullità risulta che il marchio non avrebbe dovuto essere registrato per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, i diritti del titolare del marchio UE vengono dichiarati decaduti oppure nulli rispetto ai prodotti e ai servizi di cui trattasi. In caso contrario la domanda di decadenza dei diritti o la domanda di nullità è respinta.
6. La decisione dell'Ufficio riguardante la domanda di decadenza o di nullità, una volta divenuta definitiva, è iscritta nel registro.
Art. 65 Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 208 per specificare le procedure di decadenza e di dichiarazione di nullità del marchio UE di cui agli articoli 63 e 64, nonché il trasferimento di un marchio UE registrato a nome di un agente di cui all'articolo 21.
Capo VII. Procedura di ricorso
Art. 66 Decisioni soggette a ricorso
1. Contro le decisioni degli organi decisionali dell'Ufficio di cui all'articolo 159, lettere da a) a d) e, se del caso, lettera f), può essere presentato ricorso. Tali decisioni hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 68. La presentazione del ricorso ha effetto sospensivo.
2. Una decisione che non pone fine a una procedura nei riguardi di una delle parti può essere oggetto di ricorso soltanto insieme alla decisione finale, a meno che la decisione stessa non consenta un ricorso indipendente.