((Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati))
Testo in vigore al
Titolo I. Diritto e uso del marchio
Capo I. Diritti di marchio
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, recante disposizioni per l'attuazione del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni, di modelli e di marchi;
Visti gli articoli 1, 3 e 5 del R. decreto-legge anzidetto, in forza dei quali il richiamato R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, deve essere attuato separatamente per materia e altresi' gradualmente;
Visti i medesimi articoli 1, 3 e 5, in forza dei quali, mediante Regi decreti, devonsi riunire, in appositi testi, le disposizioni legislative da attuare in ciascuna materia;
Visti i richiamati articoli 1, 3 e 5, con i quali al Governo del Re sono delegati speciali poteri per la formazione degli anzidetti testi di disposizioni legislative;
Visto il R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, che reca il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali;
Tenuta presente la necessita' di provvedere per l'emanazione del R. decreto recante il testo delle disposizioni legislative in materia di marchi d'impresa, da mettere in attuazione per prime;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per l'Africa italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze e per gli scambi e le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facolta' di far uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso e' stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio puo' in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicita'.
Art. 1-bis
1. I diritti sul marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di esso di vietare ai terzi l'uso nell'attivita' economica:
a) del loro nome e indirizzo;
b) di indicazioni relative alla specie, alla qualita', alla quantita', alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
c) del marchio d'impresa se esso e' necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio; purche' l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva.
purche' l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva.
2. I diritti sul marchio d'impresa registrato non permettono inoltre al titolare di esso di vietare l'uso del marchio per prodotti immessi in commercio nella Comunita' Economica Europea con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica quando sussistano motivi legittimi perche' il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi e' modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.
Art. 2
1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualita' di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi, ed hanno la facolta' di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.
2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni, debbono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari debbono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi di cui al successivo art. 52, per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel paese d'origine, purche' in esso sia accordata all'Italia reciprocita' di trattamento.
4. In deroga all'art. 18, comma 1, lettera b), un marchio collettivo puo' consistere in segni o indicazioni che nel commercio possano servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tale caso, peraltro, l'Ufficio puo' rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni d'ingiustificato privilegio, o comunque re- care pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio anzidetto ha facolta' di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purche' quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza.
5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni della presente legge in quanto non contrastino con la natura di essi.
Art. 3
1. La rinnovazione del marchio di prima registrazione o comunque di un marchio registrato spettante allo stesso titolare o al suo avente causa, ai sensi dell'art. 5, ha luogo mediante una registrazione di rinnovazione.
Art. 4
1. I diritti esclusivi considerati da questo decreto sono conferiti con la registrazione.
2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione, gli effetti di essa decorrono dalla scadenza della registrazione precedente.
3. Salvo il disposto dell'art. 1, comma 1, lettera c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.
4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla decorrenza anzidetta, salvo il caso di rinuncia del titolare.
5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nella raccolta dei marchi d'impresa di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, e di essa deve essere data notizia nel Bollettino di cui all'art. 80 del presente decreto.
Art. 5
1. La registrazione puo' essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, e successive modificazioni.
2. Sono tuttavia consentite modifiche nei caratteri non distintivi che non alterino sostanzialmente la identita' del marchio inizialmente registrato.
3. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.
4. La rinnovazione della registrazione di un marchio che e' stato oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi e' effettuata separatamente dai rispettivi titolari.
5. Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti della registrazione per i marchi registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra.
Art. 6 Artt. 10 e 83 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. Entro i limiti ed alle condizioni indicati nell'articolo seguente, puo' essere accordata, mediante decreto del Ministro per le corporazioni, una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti su prodotti o sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi che figurano in Esposizioni, nazionali od internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato, o in uno Stato estero che accordi reciprocita' di trattamento.
Art. 7
1. La protezione temporanea fa risalire la priorita' della registrazione a favore del titolare o del suo avente causa, al giorno della consegna del prodotto o del materiale inerente alla prestazione del servizio per l'esposizione, ed ha effetto sempre che la domanda di registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data della consegna ed in ogni caso non oltre sei mesi dall'apertura dell'esposizione.
2. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi e' stabilito un termine piu' breve, la domanda di registrazione deve essere depositata entro questo termine.
3. Tra piu' marchi per prodotti o servizi consegnati per l'esposizione nello stesso giorno, la priorita' spetta al marchio per il quale e' stata depositata prima la domanda di registrazione.
4. Le date anzidette debbono essere indicate dall'interessato e menzionate nell'attestato di registrazione, previa la loro verifica da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Art. 8 Art. 92 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra - OMPI, le disposizioni vigenti ai sensi delle Convenzioni internazionali.
2. I marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi ed al relativo protocollo adottato a Madrid il 27 giugno 1989, recanti la designazione dell'Italia quale paese in cui si richiede la protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali dal presente decreto.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia, conformemente all'articolo 29, comma 1, numeri 1) e 2).
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 OTTOBRE 1999, N. 447.
Art. 8-bis
1. I marchi internazionali designanti l'Italia, possono essere oggetto di osservazioni e di opposizioni in conformita' al disposto degli articoli da 32 a 33 -bis.
2. Le osservazioni e le opposizioni avverso un marchio internazionale designante l'Italia in base all'accordo di Madrid e al relativo protocollo sono proposte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed i relativi termini per la presentazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la pubblicazione nella ''Gazette OMPI des marques internationales''.
Art. 8-ter
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi se ritiene che il marchio non possa essere registrato in tutto o in parte, ovvero se e' stata presentata opposizione da parte di terzi, provvede, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo di Madrid o del relativo protocollo, all'emissione di un rifiuto provvisorio della registrazione internazionale e ne da' comunicazione all'OMPI.
2. Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma l e' emesso entro un anno per le registrazioni internazionali basate sull'accordo di Madrid e diciotto mesi per quelle basate sul relativo protocollo. I termini decorrono dalle date rispettivamente indicate nelle citate convenzioni internazionali.
3. In caso di rifiuto provvisorio, la protezione del marchio e' la medesima di quella di un marchio depositato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Art. 8-quater
1. Entro il termine fissato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, il titolare di una registrazione internazionale, per la quale sia stato comunicato all'OMPI il rifiuto provvisorio di cui al comma l dell'articolo 8-ter, tramite un mandatario ai sensi dell'articolo 77, commi 4 e 5, puo' presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione sulla base del quale e' stato emesso il rifiuto provvisorio. In tale ultimo caso, l'Ufficio italiano brevetti e marchi fissa un ulteriore termine per la presentazione delle deduzioni.
2. Qualora entro i termini di cui al comma 1, il titolare della registrazione internazionale non presenti le proprie deduzioni secondo le modalita' prescritte, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette il rifiuto definitivo dandone comunicazione all'OMPI.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica all'OMPI le decisioni definitive relative ai marchi internazionali designanti l'Italia.
Art. 8-quinquies
1. Nel caso che il marchio designante l'Italia in base al protocollo di Madrid sia successivamente radiato in tutto o in parte su richiesta dell'Ufficio di proprieta' industriale d'origine, il suo titolare puo' depositare una domanda di registrazione per lo stesso segno presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale domanda ha effetto dalla data della registrazione internazionale, con l'eventuale priorita' riconosciuta, o da quella dell'iscrizione dell'estensione territoriale concernente l'Italia.
2. La domanda e' depositata nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di radiazione della registrazione internazionale, e puo' riguardare solo i prodotti e servizi in essa compresi relativamente all'Italia.
3. Alla domanda si applicano le disposizioni vigenti per le domande nazionali.
Capo II. Uso del marchio.
Art. 9
1. In caso di uso precedente, da parte di terzi, di un marchio non registrato, che non importi notorieta' di esso o importi notorieta' puramente locale, i terzi medesimi hanno diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicita', nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso.
Art. 10
1. E' vietato a chiunque di far uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione e' stata dichiarata nulla, quando la causa di nullita' comporta la illiceita' dell'uso del marchio.