REGOLAMENTO (CE) N. 40/94 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario
Testo in vigore al
Art. 96 Domanda riconvenzionale
1. La domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità può essere fondata soltanto sui motivi di decadenza o di nullità previsti nel presente regolamento.
2. Un tribunale dei marchi comunitari respinge una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità se una decisione pronunciata dall'Ufficio, nei confronti delle stesse parti, su una domanda con il medesimo oggetto e il medesimo titolo è già divenuta definitiva.
3. Quando la domanda riconvenzionale viene proposta in una causa di cui il titolare del marchio non sia ancora parte, questi ne viene informato e può intervenire nella controversia secondo le condizioni fissate dalla legislazione nazionale.
4. Il tribunale dei marchi comunitari presso il quale viene proposta una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità di un marchio comunitario comunica all'Ufficio la data in cui la domanda riconvenzionale è stata proposta. Quest'ultimo la iscrive nel registro dei marchi comunitari.
5. Si applica l'articolo 56, paragrafi 2, 3, 4 e 5.
6. Se un tribunale dei marchi comunitari ha pronunciato una sentenza, poi passata in giudicato, in merito ad una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità di un marchio comunitario, ne deve essere trasmessa copia all'Ufficio. Le parti possono chiedere informazioni in merito a tale trasmissione. L'Ufficio iscrive nel registro dei marchi comunitari la menzione della sentenza alle condizioni previste nel regolamento d'esecuzione.
7. Il tribunale dei marchi comunitari adito con una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità può sospendere, a richiesta del titolare del marchio comunitario e sentite le altre parti, il procedimento e invitare il convenuto a presentare una domanda di decadenza o di nullità dinanzi all'Ufficio entro il termine da esso stabilito. Se la domanda non viene proposta entro tale termine, si prosegue il procedimento e si considera ritirata la domanda riconvenzionale. Si applica l'articolo 100, paragrafo 3.
Art. 97 Diritto applicabile
1. I tribunali dei marchi comunitari applicano le disposizioni del presente regolamento.
2. Per tutte le questioni che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento il tribunale dei marchi comunitari applica la legge nazionale, compreso il suo diritto internazionale privato.
3. Se il presente regolamento non dispone altrimenti, il tribunale dei marchi comunitari applica le norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di azioni relative a un marchio nazionale nello Stato membro in cui tale tribunale è situato.
Art. 98 Sanzioni
1. Quando un tribunale dei marchi comunitari accerta che il convenuto ha contraffatto un marchio comunitario o commesso atti che costituiscono minaccia di contraffazione, emette un'ordinanza vietandogli, a meno che esistano motivi particolari che sconsiglino una siffatta decisione, di continuare gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione. Prende anche, in conformità della legge nazionale, le misure dirette ad assicurare l'osservanza del divieto.
2. Negli altri casi, il tribunale dei marchi comunitari applica la legge dello Stato membro in cui sono stati commessi gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione, compreso il suo diritto internazionale privato.
Art. 99 Misure provvisorie e cautelari
1. I tribunali di uno Stato membro, compresi i tribunali dei marchi comunitari, possono essere aditi per chiedere, relativamente a un marchio comunitario o ad una domanda di marchio comunitario, l'applicazione delle misure provvisorie e cautelari, che sono previste dalla legislazione di detto Stato per un marchio nazionale, anche se ai sensi del presente regolamento la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta ad un tribunale dei marchi comunitari di un altro Stato membro.
2. Un tribunale dei marchi comunitari la cui competenza si fonda sull'articolo 93, paragrafi 1, 2, 3 o 4, è competente ad ordinare misure provvisorie e cautelari, che, fatte salve le procedure di riconoscimento ed esecuzione richieste dal titolo III della Convenzione di esecuzione, hanno efficacia nel territorio di qualsiasi Stato membro. Tale competenza non spetta a nessun altro organo giurisdizionale.
Art. 100 Norme specifiche in materia di connessione
1. Se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, il tribunale dei marchi comunitari adito per un'azione contemplata dall'articolo 92, diversa da un'azione di accertamento di non contraffazione, sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, ovvero a richiesta di una delle parti e sentite le altre, quando la validità del marchio sia già contestata dinanzi ad un altro tribunale dei marchi comunitari con una domanda riconvenzionale o sia stata presentata una domanda di decadenza o di nullità presso l'Ufficio.
2. Se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, l'Ufficio al quale sia stata presentata una domanda di decadenza o di nullità sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, ovvero a richiesta di una delle parti e sentite le altre, quando la validità del marchio comunitario sia già stata contestata dinanzi ad un tribunale dei marchi comunitari con una domanda riconvenzionale. Tuttavia, qualora una delle parti nel procedimento dinanzi al tribunale dei marchi comunitari lo chieda, il tribunale, sentite le altre parti, può sospendere il procedimento. In tal caso l'Ufficio prosegue il procedimento dinanzi ad esso pendente.
3. In caso di sospensione del procedimento, il tribunale dei marchi comunitari può adottare misure provvisorie e cautelari per la durata della sospensione.
Art. 101 Competenza dei tribunali dei marchi comunitari di secondo grado — Ricorso per cassazione
1. Avverso le sentenze dei tribunali dei marchi comunitari di primo grado, pronunciate nei procedimenti risultanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 92, è ammesso appello dinanzi ai tribunali dei marchi comunitari di secondo grado.
2. Le condizioni alle quali può essere proposto appello dinanzi a un tribunale dei marchi comunitari di secondo grado sono fissate dalla legge nazionale dello Stato membro in cui tale tribunale è situato.
3. Alle sentenze dei tribunali dei marchi comunitari di secondo grado sono applicabili le norme nazionali relative al ricorso per cassazione.
Sezione terza. Altre controversie relative ai marchi comunitari
Art. 102 Disposizioni complementari in materia di competenza delle autorità giudiziarie nazionali diverse dai tribunali dei marchi comunitari
1. Nello Stato membro le cui autorità giudiziarie hanno competenza in virtù dell'articolo 90, paragrafo 1, le azioni diverse da quelle di cui all'articolo 92 vanno proposte dinanzi alle autorità giudiziarie che sarebbero competenti «ratione loci» e «ratione materiae» per le azioni riguardanti un marchio nazionale registrato in detto Stato.
2. Qualora nessuna autorità giudiziaria abbia competenza a norma dell'articolo 90, paragrafo 1 e del paragrafo 1 del presente articolo per un'azione diversa da quelle di cui all'articolo 92 riguardante un marchio comunitario, tale azione può essere proposta dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro in cui l'Ufficio ha sede.
Art. 103 Obbligo dell'autorità giudiziaria nazionale
L'autorità giudiziaria nazionale adita per un'azione diversa da quelle di cui all'articolo 92, riguardante un marchio comunitario, deve considerare valido tale marchio.
Sezione quarta. Disposizione transitoria
Art. 104 Disposizione transitoria concernente l'applicazione della Convenzione di esecuzione
Le disposizioni della Convenzione di esecuzione applicabili in virtù dei precedenti articoli producono i loro effetti, relativamente ad uno Stato membro, soltanto nel testo della Convenzione che è in vigore a un determinato momento per lo Stato in questione.
Titolo XI. Incidenze sul diritto degli stati membri
Sezione prima. Azioni civili fondate su più marchi
Art. 105 Azioni civili simultanee e successive sulla base di marchi comunitari e di marchi nazionali
1. Qualora azioni per contraffazione siano proposte per gli stessi fatti e tra le stesse parti davanti a tribunali di Stati membri differenti, aditi rispettivamente sulla base di un marchio comunitario e sulla base di un marchio nazionale:
a) il tribunale successivamente adito deve, anche d'ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del primo tribunale adito quando i marchi in causa sono identici e validi per prodotti o servizi identici. Il tribunale che dovrebbe dichiarare la propria incompetenza può sospendere il processo qualora venga eccepita l'incompetenza dell'altro tribunale;
b) il tribunale successivamente adito può sospendere il processo quando i marchi in causa sono identici e validi per prodotti o servizi simili nonché quando i marchi in causa sono simili e validi per prodotti o servizi identici o simili.
2. Il tribunale adito con un'azione per contraffazione sulla base di un marchio comunitario respinge l'azione quando sugli stessi fatti sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito tra le stesse parti, sulla base di un marchio nazionale identico, valido per prodotti o servizi identici.
3. Il tribunale adito con un'azione per contraffazione sulla base di un marchio nazionale respinge l'azione quando sugli stessi fatti sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito tra le stesse parti, sulla base di un marchio comunitario identico, valido per prodotti o servizi identici.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai provvedimenti provvisori e cautelari.
Sezione seconda. Applicazione del diritto nazionale al fine di vietare l'uso dei marchi comunitari
Art. 106 Divieto di uso dei marchi comunitari
1. Il presente regolamento lascia impregiudicato, salvo disposizioni contrarie, il diritto previsto dalla legislazione nazionale degli Stati membri di proporre azioni per violazione di diritti anteriori ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 52, paragrafo 2 contro l'uso di un marchio comunitario posteriore. Azioni per violazione di diritti anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 2 e 4 non possono tuttavia più essere proposte se il titolare del diritto anteriore non può più domandare la nullità del marchio comunitario ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2.
2. Il presente regolamento lascia impregiudicato, salvo disposizioni contrarie, il diritto di proporre, a norma del diritto civile, amministrativo o penale di uno Stato membro o sulla base di disposizioni di diritto comunitario, azioni dirette a vietare l'uso di un marchio comunitario qualora il diritto di tale Stato membro o il diritto comunitario possa essere invocato per vietare l'uso di un marchio nazionale.
Art. 107 Diritti anteriori aventi portata locale
1. Il titolare di un diritto anteriore di portata locale può opporsi all'uso del marchio comunitario nel territorio in cui tale diritto è tutelato nella misura in cui il diritto dello Stato membro in questione lo consente.
2. Il paragrafo 1 cessa di essere applicabile se il titolare del diritto anteriore ha, nel corso di cinque anni consecutivi, tollerato l'uso del marchio comunitario nel territorio in cui tale diritto è tutelato, essendo al corrente di tale uso, salvo il caso in cui il deposito di quest'ultimo sia stato effettuato in malafede.
3. Il titolare del marchio comunitario non può opporsi all'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1, anche se questo diritto non può più essere fatto valere nei confronti del marchio comunitario.
Sezione terza. Trasformazione in domanda di marchio nazionale
Art. 108 Istanza di avviamento della procedura nazionale
1. Il richiedente o il titolare di un marchio comunitario può richiedere la trasformazione della sua domanda o del suo marchio comunitario in domanda di marchio nazionale
a) nella misura in cui la domanda di marchio comunitario è respinta o ritirata o considerata ritirata,
b) nella misura in cui il marchio comunitario cessa di produrre i suoi effetti.
2. La trasformazione non può essere effettuata:
a) quando il titolare del marchio comunitario sia stato dichiarato decaduto dai suoi diritti per mancanza di utilizzazione di questo marchio, a meno che, nello Stato membro per il quale viene richiesta la trasformazione, il marchio comunitario non sia stato utilizzato con modalità che costituiscono un'utilizzazione effettiva secondo la legislazione di tale Stato membro;
b) per ottenere la protezione di uno Stato membro dove sia stato accertato, da parte dell'Ufficio o di un tribunale nazionale, che la domanda di marchio comunitario o il marchio stesso sono viziati rispettivamente da un impedimento alla registrazione o da una causa di revoca o di nullità.
3. Alla domanda di marchio nazionale risultante dalla trasformazione di una domanda di marchio comunitario o dalla trasformazione di un marchio comunitario è attribuita, nello Stato membro interessato, la data di deposito o la data di priorità di tale domanda o di tale marchio ed eventualmente la preesistenza di un marchio di detto Stato rivendicata ai sensi dell'articolo 34 o dell'articolo 35.
4. Se una domanda di marchio comunitario è considerata ritirata, l'Ufficio notifica tale fatto al richiedente fissandogli un termine di tre mesi dalla data della notifica per presentare un'istanza di trasformazione.
5. Se la domanda di marchio comunitario è ritirata o se il marchio comunitario cessa di produrre i suoi effetti in seguito all'iscrizione di una rinuncia o al mancato rinnovo della registrazione, l'istanza di trasformazione va presentata entro tre mesi dalla data di ritiro della domanda di marchio comunitario o di cessazione degli effetti del marchio comunitario.
6. Se la domanda di marchio comunitario è respinta con una decisione dell'Ufficio o se il marchio comunitario cessa di produrre i suoi effetti in seguito ad una decisione dell'Ufficio o di un tribunale del marchio comunitario, l'istanza di trasformazione va presentata entro tre mesi dalla data in cui tale decisione è divenuta definitiva.
7. Gli effetti contemplati dall'articolo 32 vengono meno se l'istanza non è presentata in tempo utile.
Art. 109 Presentazione, pubblicazione e trasmissione dell'istanza di trasformazione
1. L'istanza di trasformazione è presentata all'Ufficio. Essa deve specificare gli Stati membri nei quali il richiedente desidera sia avviata la procedura di registrazione di un marchio nazionale. L'istanza è considerata presentata solo dopo l'avvenuto pagamento della tassa di trasformazione.
2. Se la domanda di marchio comunitario è stata pubblicata, nel registro dei marchi comunitari viene menzionato, se del caso, che l'istanza è stata presentata e l'istanza di trasformazione viene pubblicata.
3. L'Ufficio controlla se la trasformazione richiesta soddisfa le condizioni del presente regolamento, in particolare dei paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 108 e del paragrafo 1 del presente articolo, nonché le condizioni formali del regolamento di esecuzione. Se tali condizioni sono soddisfatte, l'Ufficio trasmette l'istanza di trasformazione agli uffici della proprietà industriale degli Stati membri in essa menzionati.
Art. 110 Requisiti formali per la trasformazione
1. Ogni ufficio centrale della proprietà industriale al quale è trasmessa l'istanza di trasformazione può ottenere dall'Ufficio tutte le informazioni supplementari relative all'istanza atte a consentirgli di pronunciarsi sul marchio nazionale risultante dalla trasformazione.
2. Una domanda di marchio comunitario o un marchio comunitario trasmessi conformemente all'articolo 109 non possono, per quanto concerne la loro forma, essere assoggettati dalla legge nazionale a condizioni diverse da quelle previste dal presente regolamento o dal regolamento di esecuzione, né a condizioni supplementari.
3. L'ufficio centrale della proprietà industriale al quale l'istanza è trasmessa può esigere che, entro un termine non inferiore a due mesi il richiedente
a) paghi la tassa nazionale di deposito,
b) presenti, in una delle lingue ufficiali dello Stato considerato, una traduzione dell'istanza e dei documenti ad essa allegati,
c) elegga domicilio nello Stato in questione,
d) presenti una riproduzione del marchio nel numero di copie specificato dallo Stato in questione.
Titolo XII. L'ufficio
Sezione prima. Disposizioni generali
Art. 111 Statuto giuridico
1. L'Ufficio è un organo della Comunità. Esso ha personalità giuridica.
2. In ciascuno degli Stati membri esso ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; esso può in particolare acquistare od alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio.
3. L'Ufficio è rappresentato dal suo presidente.
Art. 112 Personale
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 131 ai membri delle commissioni di ricorso, si applicano al personale dell'Ufficio lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee ed i relativi regolamenti di esecuzione adottati di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità europee.
2. I poteri attribuiti a ciascuna istituzione dallo statuto e dal regime applicabile agli altri agenti sono esercitati dall'Ufficio nei confronti del suo personale, fatto salvo l'articolo 120.
Art. 113 Privilegi e immunità
Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee si applica all'Ufficio.
Art. 114 Responsabilità
1. La responsabilità contrattuale dell'Ufficio è disciplinata dalla legge applicabile al contratto di cui trattasi.
2. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dall'Ufficio.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'Ufficio risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
4. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità personale degli agenti verso l'Ufficio è disciplinata dalle disposizioni dello statuto del personale o dal regime ad essi applicabile.
Art. 115 Lingue
1. Le domande di marchio comunitario sono depositate in una delle lingue ufficiali della Comunità europea.
2. Le lingue dell'Ufficio sono il francese, l'inglese, l'italiano, lo spagnolo ed il tedesco.
3.
Il richiedente deve indicare una seconda lingua, che sia una lingua dell'Ufficio, che può accettare come lingua procedurale alternativa in procedimenti di opposizione, decadenza e nullità.
Se il deposito è stato fatto in una lingua che non è una lingua dell'Ufficio, quest'ultimo provvede alla traduzione della domanda, di cui all'articolo 26, paragrafo 1, nella lingua indicata dal richiedente.
4. Laddove il richiedente di un marchio comunitario sia parte unica in procedimenti dinanzi all'Ufficio, la lingua procedurale è quella in cui è stata presentata la domanda di marchio comunitario. Se il deposito è stato fatto in una lingua diversa da quelle dell'Ufficio, l'Ufficio può inviare comunicazioni scritte al richiedente nella seconda lingua che questi avrà indicato nella domanda.
5. L'opposizione e la domanda di decadenza o di nullità sono presentate in una delle lingue dell'Ufficio.
6.
Se la lingua scelta, conformemente al paragrafo 5, per l'opposizione o la domanda di decadenza o di nullità è la stessa utilizzata nella domanda di marchio comunitario o è la seconda lingua indicata all'atto del deposito, il procedimento si svolge in detta lingua.
Se la lingua scelta, conformemente al paragrafo 5, per l'opposizione o la domanda di decadenza o di nullità non è né la lingua della domanda di marchio né la seconda lingua indicata all'atto del deposito di detta domanda, la parte che propone opposizione o che chiede la decadenza o la nullità del marchio comunitario deve presentare a sue spese una traduzione della sua istanza o nella lingua della domanda del marchio, purché questa sia una lingua dell'Ufficio, o nella seconda lingua indicata all'atto del deposito della domanda di marchio. La traduzione viene presentata entro il periodo previsto nel regolamento di esecuzione. La lingua in cui è stata eseguita la traduzione diviene quindi la lingua procedurale.
7. Le parti nei procedimenti di opposizione, decadenza, nullità e ricorso possono convenire che un'altra lingua ufficiale della Comunità europea sia la lingua procedurale.
Art. 116 Pubblicazione e registrazione
1. La domanda di marchio comunitario di cui all'articolo 26, paragrafo 1 è pubblicata in tutte le lingue ufficiali della Comunità europea, così come tutte le altre informazioni la cui pubblicazione è prescritta dal presente regolamento o dal regolamento di esecuzione.
2. Tutte le iscrizioni annotate nel registro dei marchi comunitari sono effettuate in tutte le lingue ufficiali della Comunità europea.
3. In caso di dubbio fa fede il testo nella lingua dell'Ufficio nella quale la domanda di marchio comunitario è stata presentata. Se la presentazione è avvenuta in una lingua ufficiale della Comunità europea diversa da una delle lingue dell'Ufficio, fa fede il testo redatto nella seconda lingua indicata dal richiedente.