Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Titolo VI. Rinuncia, decadenza e nullità
Sezione 1. Rinuncia
Art. 50 Rinuncia
1. Il marchio comunitario può essere oggetto di rinuncia per la totalità, o una parte, dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato.
2. La dichiarazione di rinuncia va fatta per iscritto all’Ufficio dal titolare del marchio. Essa prende effetto soltanto dopo la sua iscrizione nel registro.
3. La rinuncia è registrata soltanto con il consenso del titolare di un diritto iscritto nel registro. Se nel registro è iscritta una licenza, la rinuncia vi è iscritta soltanto se il titolare del marchio dimostra di avere informato il licenziatario della sua intenzione di rinunciare; l’iscrizione avviene alla scadenza del termine prescritto dal regolamento di esecuzione.
Sezione 2. Motivi di decadenza
Art. 51 Motivi di decadenza
1. Il titolare del marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione:
a) se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione; tuttavia, nessuno può far valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti se, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, è iniziata o ripresa l’utilizzazione effettiva del marchio; peraltro, l’inizio o la ripresa dell’utilizzazione del marchio, qualora si collochi nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, a condizione che il periodo di tre mesi cominci non prima dello scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancata utilizzazione, non vengono presi in considerazione qualora si effettuino preparativi per l’inizio o la ripresa dell’utilizzazione del marchio solo dopo che il titolare abbia appreso che la domanda o la domanda riconvenzionale potrà essere presentata;
b) se, per l’attività o l’inattività del suo titolare, il marchio è divenuto denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato;
c) se, in seguito all’uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o col suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato, il marchio è tale da poter indurre in errore il pubblico, particolarmente circa la natura, la qualità o la provenienza geografica di tali prodotti o servizi.
2. Se la causa di decadenza sussiste solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio comunitario è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.
Sezione 3. Motivi di nullità
Art. 52 Motivi di nullità assoluta
1. Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marchio comunitario è dichiarato nullo allorché:
a) è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7;
b) al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede.
2. Il marchio comunitario, registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non può essere dichiarato nullo se, per l’uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
3. Se il motivo di nullità sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio comunitario è registrato, la nullità del marchio può essere dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.
Art. 53 Motivi di nullità relativa
1. Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione il marchio comunitario è dichiarato nullo allorché esiste:
a) un marchio anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, e ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 5 di tale articolo;
b) un marchio di cui all’articolo 8, paragrafo 3, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo;
c) un diritto anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo.
2. Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione il marchio comunitario è altresì dichiarato nullo se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore in base alla normativa comunitaria o al diritto interno che ne disciplina la protezione, in particolare:
a) del diritto al nome;
b) del diritto all’immagine;
c) del diritto d’autore;
d) del diritto di proprietà industriale.
3. Il marchio comunitario non può essere dichiarato nullo se il titolare del diritto di cui ai paragrafi 1 o 2 dà espressamente il suo consenso alla registrazione di tale marchio prima della presentazione della domanda di nullità o della domanda riconvenzionale.
4. Il titolare di un diritto di cui ai paragrafi 1 o 2 che abbia preliminarmente domandato la nullità del marchio comunitario o introdotto una domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione non può presentare un’altra domanda di nullità o introdurre una domanda riconvenzionale fondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda.
5. È d’applicazione l’articolo 52, paragrafo 3.
Art. 54 Preclusione per tolleranza
1. Il titolare di un marchio comunitario che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l’uso di un marchio comunitario posteriore nella Comunità, essendo al corrente di tale uso, sulla base del marchio anteriore non può più domandare la nullità del marchio posteriore né opporsi all’uso di quest’ultimo con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali esso è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio comunitario posteriore non sia stato effettuato in malafede.
2. Il titolare di un marchio anteriore di cui all’articolo 8, paragrafo 2, o di un altro contrassegno anteriore di cui all’articolo 8, paragrafo 4 che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l’uso di un marchio comunitario posteriore nello Stato membro in cui il marchio anteriore ovvero l’altro contrassegno anteriore è tutelato, essendo al corrente di tale uso, sulla base del marchio o dell’altro contrassegno anteriore non può più domandare la nullità né opporsi all’uso del marchio posteriore con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio posteriore è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio comunitario posteriore non sia stato effettuato in malafede.
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 o 2, il titolare di un marchio comunitario posteriore non ha la facoltà di opporsi all’esercizio del diritto anteriore, benché tale diritto non possa più essere fatto valere nei confronti del marchio comunitario posteriore.
Sezione 4. Effetti della decadenza e della nullità
Art. 55 Effetti della decadenza e della nullità
1. Il marchio comunitario è considerato, a decorrere dalla data della domanda di decadenza o della domanda riconvenzionale, privo degli effetti di cui al presente regolamento nella misura in cui il titolare sia dichiarato decaduto dai suoi diritti. Su richiesta di una parte, nella decisione può essere fissata una data anteriore, nella quale è sopravvenuta una delle cause di decadenza.
2. Il marchio comunitario è considerato fin dall’inizio privo degli effetti di cui al presente regolamento nella misura in cui il marchio sia dichiarato nullo.
3. Fatte salve le disposizioni nazionali relative alle azioni per risarcimento dei danni causati da colpa o dolo del titolare del marchio oppure per arricchimento senza causa, l’effetto retroattivo della decadenza o della nullità del marchio non pregiudica:
a) le decisioni in materia di contraffazione passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla decisione di decadenza o di nullità;
b) i contratti conclusi anteriormente alla decisione di decadenza o di nullità, nella misura in cui sono stati eseguiti anteriormente a essa; tuttavia, per ragioni di equità, si può chiedere, nella misura giustificata dalle circostanze, il rimborso di importi versati in esecuzione del contratto.
Sezione 5. Procedura di decadenza e di nullità dinanzi all’Ufficio
Art. 56 Domanda di decadenza o di nullità
1. Una domanda di decadenza o di nullità del marchio comunitario può essere presentata all’Ufficio:
a) nei casi di cui agli articoli 51 e 52, da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi gruppo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori che, a norma della legislazione a esso applicabile, ha la capacità di stare in giudizio in nome proprio;
b) nei casi definiti all’articolo 53, paragrafo 1, dalle persone di cui all’articolo 41, paragrafo 1;
c) nei casi definiti dall’articolo 53, paragrafo 2, da coloro che detengono i diritti anteriori di cui alla suddetta disposizione o dalle persone abilitate dalla legislazione dello Stato membro interessato a esercitare i diritti in questione.
2. La domanda deve essere presentata per iscritto e deve essere motivata. Essa si considera presentata solo dopo il pagamento della tassa.
3. La domanda di decadenza o di nullità è inammissibile qualora su una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa sia stata pronunciata una decisione nei confronti delle stesse parti dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro e tale decisione sia passata in giudicato.
Art. 57 Esame della domanda
1. Nel corso dell’esame della domanda di decadenza o di nullità, l’Ufficio invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine che esso stabilisce, le loro deduzioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni delle altri parti.
2. Su istanza del titolare del marchio comunitario il titolare di un marchio comunitario anteriore, che sia parte nella procedura di nullità, deve addurre la prova che nei cinque anni che precedono la data di domanda di nullità, il marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda la domanda di nullità o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione dello stesso, purché a tale data il marchio comunitario anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. Inoltre, se il marchio comunitario anteriore era registrato da almeno cinque anni alla data di pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il titolare del marchio comunitario anteriore deve altresì addurre la prova che le condizioni di cui all’articolo 42, paragrafo 2 erano, a tale data, soddisfatte. In mancanza della prova suddetta la domanda di nullità è respinta. Se il marchio comunitario anteriore è stato usato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell’esame della domanda di nullità si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi.
3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l’utilizzazione nella Comunità è sostituita dall’utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è protetto.
4. Qualora ne ravvisi l’opportunità, l’Ufficio può invitare le parti a una conciliazione.
5. Se dall’esame della domanda di decadenza dei diritti o della domanda di nullità risulta che il marchio non avrebbe dovuto essere registrato per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, i diritti del titolare del marchio comunitario vengono dichiarati decaduti oppure nulli rispetto ai prodotti e ai servizi di cui trattasi. In caso contrario la domanda di decadenza dei diritti o la domanda di nullità è respinta.
6. La decisione dell’Ufficio riguardante la domanda di decadenza o di nullità, una volta divenuta definitiva, è iscritta nel registro.
Titolo VII. Procedura di ricorso
Art. 58 Decisioni soggette a ricorso
1. Contro le decisioni degli esaminatori, delle divisioni di opposizione, della divisione legale e di amministrazione dei marchi e delle divisioni di annullamento può essere presentato ricorso. Il ricorso ha effetto sospensivo.
2. Una decisione che non pone fine a una procedura nei riguardi di una delle parti può essere oggetto di ricorso soltanto insieme alla decisione finale, a meno che quest’ultima non consenta un ricorso indipendente.
Art. 59 Persone legittimate a proporre il ricorso e a essere parti della procedura
Ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro la decisione stessa ove quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Le altre parti di tale procedura sono, di diritto, parti della procedura di ricorso.
Art. 60 Termine e forma
Il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno di notifica della decisione. Il ricorso è considerato presentato soltanto se la tassa di ricorso è stata pagata. Entro quattro mesi dal giorno di notifica della decisione, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso.
Art. 61 Revisione delle decisioni in casi ex parte
1. Quando la parte che ha presentato ricorso è parte unica nel procedimento e l’organo la cui decisione è impugnata ritiene il ricorso ammissibile e fondato, l’organo in questione deve accogliere le istanze del ricorrente.
2. Se le istanze del ricorrente non vengono accolte entro un mese dalla ricezione della memoria contenente i motivi, il ricorso deve essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso, senza parere nel merito.
Art. 62 Revisione delle decisioni in casi inter partes
1. Se il procedimento oppone il ricorrente a un’altra parte e se l’organo la cui decisione è impugnata ritiene tale ricorso ammissibile e fondato, esso deve accogliere le istanze del ricorrente.
2. Le istanze del ricorrente possono essere accolte solo se l’organo la cui decisione è impugnata notifica all’altra parte l’intenzione di accoglierle e quest’ultima accetta entro due mesi a decorrere dalla data di ricezione della notifica.
3. Se l’altra parte non accetta entro due mesi dalla data di ricezione della notifica di cui al paragrafo 2 che siano accolte le istanze del ricorrente e fornisce una dichiarazione in tal senso, ovvero non fornisce alcuna dichiarazione entro il termine stabilito, il ricorso deve essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso, senza parere nel merito.
4. Tuttavia, se l’organo la cui decisione è impugnata non ritiene il ricorso ammissibile e fondato entro un mese dalla ricezione della memoria contenente i motivi, esso, invece di prendere i provvedimenti di cui ai paragrafi 2 e 3, deferisce il ricorso immediatamente alla commissione di ricorso, senza parere nel merito.
Art. 63 Esame del ricorso
1. Se il ricorso è ammissibile, la commissione di ricorso ne esamina la fondatezza.
2. In sede di esame del ricorso la commissione di ricorso invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni delle altre parti.
Art. 64 Decisione sul ricorso
1. In seguito all’esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa può esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata, oppure rinviare l’istanza a detto organo per la prosecuzione della procedura.
2. Se la commissione di ricorso rinvia l’istanza all’organo che ha emesso la decisione impugnata, quest’ultimo è vincolato ai motivi e al dispositivo della decisione della commissione di ricorso, a condizione che i fatti della causa siano i medesimi.
3. Le decisioni delle commissioni di ricorso hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di cui all’articolo 65, paragrafo 5, oppure, se entro tale termine è stato presentato ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, a decorrere dal rigetto di quest’ultimo.
Art. 65 Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia
1. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, o ancora per sviamento di potere.
3. La Corte di giustizia è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata.
4. Il ricorso può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella propria decisione questa non ne ha accolto le richieste.
5. Il ricorso deve essere inoltrato alla Corte di giustizia entro due mesi dalla notifica della decisione della commissione di ricorso.
6. L’Ufficio è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia.
Titolo VIII. Marchi comunitari collettivi
Art. 66 Marchi comunitari collettivi
1. Possono costituire marchi comunitari collettivi i marchi comunitari così designati all’atto del deposito e idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre imprese. Possono depositare marchi comunitari collettivi le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico.
2. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), possono costituire marchi comunitari collettivi, ai sensi del paragrafo 1, segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Un marchio collettivo non autorizza il titolare a vietare a un terzo l’uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica.
3. Salvo disposizione contraria degli articoli da 67 a 74, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai marchi comunitari collettivi.
Art. 67 Regolamento per l’uso del marchio
1. La domanda di marchio comunitario collettivo deve essere accompagnata, entro il termine prescritto, da un regolamento d’uso.
2. Nel regolamento d’uso si devono indicare le persone abilitate a usare il marchio, le condizioni di appartenenza all’associazione e, qualora siano previste, le condizioni per l’utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni. Il regolamento d’uso di un marchio di cui all’articolo 66, paragrafo 2, deve autorizzare le persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell’associazione titolare del marchio.
Art. 68 Rigetto della domanda
1. Oltre agli impedimenti alla registrazione di un marchio comunitario, previsti dagli articoli 36 e 37, la domanda di marchio comunitario collettivo viene respinta se non soddisfa alle disposizioni dell’articolo 66 o dell’articolo 67, ovvero se il regolamento d’uso è contrario all’ordine pubblico o al buon costume.
2. La domanda di marchio comunitario collettivo viene inoltre respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio collettivo.
3. La domanda non viene respinta se il richiedente, mediante una modificazione del regolamento d’uso, soddisfa alle condizioni indicate nei paragrafi 1 e 2.
Art. 69 Osservazioni dei terzi
Oltre ai casi di cui all’articolo 40, ogni persona o gruppo menzionato in detto articolo può presentare all’Ufficio osservazioni scritte fondate sul motivo specifico per il quale, ai sensi dell’articolo 68, la domanda di marchio comunitario collettivo dovrebbe essere respinta.
Art. 70 Utilizzazione del marchio
L’utilizzazione del marchio comunitario collettivo, fatta da ogni persona abilitata a utilizzare detto marchio, è conforme alle disposizioni del presente regolamento, sempre che siano soddisfatte le altre condizioni imposte dal medesimo in ordine all’utilizzazione dei marchi comunitari.