Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Art. 13 bis Protezione del diritto del titolare di un marchio d'impresa registrato posteriormente nelle azioni per contraffazione
1. Nell'ambito di azioni per contraffazione il titolare di un marchio UE non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio UE registrato posteriormente quando il marchio posteriore non sarebbe dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 53, paragrafi 1, 3 o 4, dell'articolo 54, paragrafi 1 o 2, o dell'articolo 57, paragrafo 2 del presente regolamento.
2. Nell'ambito di azioni per contraffazione, il titolare di un marchio UE non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio nazionale registrato posteriormente quando il marchio posteriore non sarebbe dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 8, o dell'articolo 9, paragrafi 1 o 2, o dell'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio3.
3. Quando il titolare di un marchio UE non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio registrato posteriormente ai sensi del paragrafo 1 o 2, il titolare del marchio registrato posteriormente non ha il diritto di vietare l'uso del marchio UE anteriore nell'ambito di un'azione per contraffazione.
Art. 14 Applicazione complementare della legislazione nazionale in materia di contraffazione
1. Gli effetti del marchio UE sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni del presente regolamento. Inoltre, le contraffazioni di un marchio UE sono soggette alle norme nazionali riguardanti le contraffazioni di un marchio nazionale conformemente al disposto del titolo X.
2. Il presente regolamento non esclude che si possano intentare azioni inerenti a un marchio UE fondate sul diritto degli Stati membri riguardante in particolare la responsabilità civile e la concorrenza sleale.
3. Le norme di procedura applicabili sono determinate conformemente al disposto del titolo X.
Sezione 3. Uso del marchio UE
Art. 15 Uso del marchio UE
1. Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio UE non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nell'Unione per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio UE è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso. Ai sensi del primo comma sono inoltre considerate come uso:
a) l'utilizzazione del marchio UE in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato, a prescindere dal fatto che il marchio sia o no registrato nella forma in cui è usato a nome del titolare;
b) l'apposizione del marchio UE sui prodotti o sul loro imballaggio nell'Unione solo ai fini dell'esportazione.
2. L’uso del marchio UE con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare.
Sezione 4. Marchio UE come oggetto di proprietà
Art. 16 Assimilazione del marchio UE al marchio nazionale
1. Salvo disposizione contraria degli articoli da 17 a 24, il marchio UE in quanto oggetto di proprietà è assimilato, nella sua totalità e per l'intero territorio dell'Unione, a un marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui, secondo il registro:
a) il titolare ha la sede o il domicilio alla data considerata;
b) se la lettera a) non è applicabile, il titolare ha una stabile organizzazione alla data considerata.
2. Nei casi non contemplati al paragrafo 1, lo Stato membro ivi menzionato è quello della sede dell’Ufficio.
3. Quando più persone sono iscritte nel registro dei marchi UE come contitolari, il paragrafo 1 si applica al primo iscritto; ove ciò non fosse possibile, esso si applica ai contitolari successivi in ordine di iscrizione. Quando il paragrafo 1 non è applicabile ad alcun contitolare, si applica il paragrafo 2.
Art. 17 Trasferimento
1. Il marchio UE, indipendentemente dal trasferimento dell’impresa, può essere trasferito per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato.
2. Il trasferimento della totalità dell’impresa implica il trasferimento del marchio UE, salvo che, conformemente alla legislazione applicabile al trasferimento, si sia diversamente concordato oppure le circostanze impongano chiaramente il contrario. Tale disposizione si applica all’obbligo contrattuale di trasferire l’impresa.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, la cessione del marchio UE deve avvenire per iscritto e richiede la firma delle parti contraenti, tranne ove risulti da una sentenza; in caso contrario la cessione è nulla.
4. Se dagli atti relativi al trasferimento risulta manifestamente che in conseguenza di quest’ultimo il marchio UE rischierà di indurre in errore il pubblico circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato, l’Ufficio rifiuta di registrare il trasferimento, a meno che l’avente causa accetti di limitare la registrazione del marchio UE a quei prodotti o servizi per i quali il marchio non risulterà ingannevole.
5. Su richiesta di una delle parti il trasferimento è iscritto nel registro e pubblicato.
5 ter.
La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:
a) informazioni dettagliate che devono essere contenute nella domanda di registrazione di un trasferimento;
b) il tipo di documentazione necessaria per accertare un trasferimento, tenendo conto dell'accordo indicato dal titolare registrato e dall'avente causa;
c) le indicazioni su come trattare le domande di trasferimento parziale, garantendo che i prodotti e i servizi contemplati dalla registrazione residuale e dalla nuova registrazione non si sovrappongano e che per la nuova registrazione venga costituito un fascicolo separato, comprendente un nuovo numero di registrazione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.
6. Finché il trasferimento non è iscritto nel registro, l’avente causa non può invocare i diritti derivanti dalla registrazione del marchio UE.
7. Qualora vi siano termini da rispettare nei confronti dell’Ufficio, l’avente causa può fare a quest’ultimo le dichiarazioni previste a tal fine, non appena l’Ufficio abbia ricevuto la domanda di registrazione del trasferimento.
8. Tutti i documenti che devono essere notificati al titolare del marchio UE a norma dell’articolo 79 sono inviati alla persona registrata come titolare.
Art. 18 Trasferimento di un marchio registrato a nome di un agente
Se un marchio UE viene registrato, senza l’autorizzazione del titolare, a nome dell’agente o rappresentante di colui che del marchio è titolare, quest’ultimo ha il diritto di chiedere il trasferimento della registrazione a proprio favore, a meno che l’agente o il rappresentante non giustifichi il proprio modo di agire.
Art. 19 Diritti reali
1. Il marchio UE può, indipendentemente dall’impresa, essere dato in pegno o essere oggetto di un altro diritto reale.
2. A richiesta di una delle parti, i diritti di cui al paragrafo 1 sono iscritti nel registro e pubblicati.
Art. 20 Esecuzione forzata
1. Il marchio UE può essere oggetto di misure di esecuzione forzata.
2. In materia di procedura di esecuzione forzata su un marchio UE, la competenza esclusiva spetta ai tribunali e alle autorità dello Stato membro determinato in conformità dell’articolo 16.
3. Su richiesta di una delle parti, l’esecuzione forzata è iscritta nel registro e pubblicata.
Art. 21 Procedura di insolvenza
1. La sola procedura d’insolvenza nella quale un marchio UE può essere incluso è quella avviata nello Stato membro sul cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Tuttavia se il debitore è un’impresa di assicurazione o un ente creditizio, quali definiti rispettivamente dalla direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione4 e dalla direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi5, la sola procedura d’insolvenza nella quale un marchio UE può essere incluso è quella avviata nello Stato membro in cui detta impresa o detto ente sono stati autorizzati.
2. In caso di comproprietà di un marchio UE, il paragrafo 1 si applica alla quota del comproprietario.
3. Quando un marchio UE è incluso in una procedura di insolvenza, su richiesta dell’autorità nazionale competente questo fatto viene iscritto nel registro e pubblicato nel bollettino dei marchi UE di cui all’articolo 89.
Art. 22 Licenza
1. Il marchio UE può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, e per la totalità o parte dell'Unione. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive.
2. Il titolare di un marchio UE può far valere i diritti conferiti dal marchio contro un licenziatario che trasgredisca una clausola del contratto di licenza in ordine
a) alla sua durata;
b) alla forma disciplinata dalla registrazione nella quale il marchio può essere usato;
c) alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata;
d) al territorio su cui il marchio può essere apposto; o
e) alla qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario.
3. Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un’azione per contraffazione di un marchio UE soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Tuttavia il titolare di una licenza esclusiva può avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia lui stesso un’azione per contraffazione entro termini appropriati.
4. Un licenziatario può intervenire nella procedura per contraffazione, avviata dal titolare del marchio UE, per ottenere il risarcimento del danno da lui subito.
5. Su richiesta di una delle parti, la concessione o il trasferimento di una licenza di marchio UE sono iscritti nel registro e pubblicati.
Art. 23 Opponibilità ai terzi
1. Gli atti giuridici di cui agli articoli 17, 19 e 22, riguardanti il marchio UE, sono opponibili ai terzi in tutti gli Stati membri soltanto dopo essere stati iscritti nel registro. Tuttavia, prima della sua iscrizione, un atto è opponibile ai terzi che hanno acquisito diritti sul marchio dopo la data dell’atto, ma che erano a conoscenza di tale atto al momento dell’acquisizione di detti diritti.
2. Il paragrafo 1 non è applicabile nei confronti di una persona che ha acquisito il marchio UE o un diritto sul marchio UE mediante trasferimento dell’impresa nella sua totalità o mediante qualsiasi altra successione a titolo universale.
3. L’opponibilità ai terzi degli atti giuridici di cui all’articolo 20 è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro determinato in conformità dell’articolo 16.
4. Fino a quando tra gli Stati membri non siano entrate in vigore disposizioni comuni in materia di fallimento, l’opponibilità ai terzi del fallimento o di procedure analoghe è disciplinata dalla legislazione del primo Stato membro in cui tale procedura è stata avviata secondo la legislazione nazionale o convenzioni applicabili in materia.
Art. 24 Domanda di marchio UE come oggetto di proprietà
Gli articoli da 16 a 23 si applicano alla domanda di marchio UE.
Titolo III. Domanda di marchio ue
Sezione 1. Deposito della domanda e condizioni che essa deve soddisfare
Art. 25 Deposito della domanda
1. La domanda di marchio UE è depositata presso l'Ufficio.
2. L'Ufficio rilascia immediatamente al richiedente una ricevuta, da cui risultino almeno il numero del fascicolo, una riproduzione, descrizione o altra forma di individuazione del marchio, la natura e il numero dei documenti e la data di ricezione. La ricevuta può essere rilasciata con strumenti elettronici.
3.
4.
Art. 26 Condizioni che la domanda deve soddisfare
1. La domanda di marchio UE deve contenere:
a) una richiesta di registrazione di un marchio UE;
b) indicazioni che permettano di identificare il richiedente;
c) l’elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione;
d) la riproduzione del marchio.
2. La domanda di marchio UE comporta il pagamento della tassa di deposito relativa a una classe di prodotti o servizi e, se del caso, di una o più tasse per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre alla prima e, se del caso, la tassa di ricerca.
3. La domanda di marchio UE deve soddisfare le condizioni prescritte dal regolamento di esecuzione di cui all’articolo 162, paragrafo 1, qui di seguito denominato «regolamento di esecuzione».
4. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.
Art. 27 Data di deposito
La data di deposito della domanda di un marchio UE è quella in cui la documentazione contenente gli elementi informativi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, è presentata dal richiedente all'Ufficio, sempre che il pagamento della tassa di deposito avvenga entro un mese dal deposito di tale documentazione.
Art. 28 Designazione e classificazione dei prodotti e dei servizi
1. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la registrazione di marchio d'impresa sono classificati secondo il sistema stabilito dall'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957 («classificazione di Nizza»).
2. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la protezione garantita dal marchio sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, il grado di protezione richiesto.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, possono essere utilizzate le indicazioni generali incluse nei titoli delle classi della classificazione di Nizza o altri termini generali, a condizione che siano conformi alle prescrizioni normative in materia di chiarezza e di precisione stabilite nel presente articolo.
4. L'Ufficio respinge una domanda in ragione di indicazioni o termini poco chiari o imprecisi se il richiedente non propone una formulazione accettabile entro un termine fissato dall'Ufficio a tal fine.
5. Se si utilizzano termini generali, comprese le indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza, questi sono interpretati come comprendenti tutti i prodotti o servizi chiaramente coperti dal significato letterale dell'indicazione o del termine. Tali termini o indicazioni non sono interpretati come comprendenti prodotti o servizi che non possono essere intesi come tali.
6. Se il richiedente chiede la registrazione per più classi, è tenuto a raggruppare i prodotti e i servizi secondo le classi della classificazione di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe cui esso appartiene, e a indicare i gruppi nell'ordine delle classi.
7. I prodotti e i servizi non sono considerati simili tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe della classificazione di Nizza, né sono considerati diversi gli uni dagli altri per il motivo che risultano in classi distinte nell'ambito della classificazione di Nizza.
8.
I titolari di marchi UE di cui è stata chiesta la registrazione prima del 22 giugno 2012, registrati in relazione all'intero titolo di una classe della classificazione di Nizza, possono dichiarare che alla data del deposito la loro intenzione era di ottenere la protezione di altri prodotti o servizi oltre quelli coperti dal significato letterale del titolo della classe, purché i prodotti o i servizi designati in tal modo figurino nell'elenco alfabetico della classe della classificazione di Nizza, nell'edizione in vigore alla data di deposito.
La dichiarazione è presentata all'Ufficio entro il 24 settembre 2016, e indica in modo chiaro, preciso e specifico i prodotti e i servizi, diversi da quelli espressamente coperti dal significato letterale del titolo della classe, che il titolare aveva in origine intenzione di proteggere. L'Ufficio adotta le misure opportune per modificare conformemente il registro. La possibilità di effettuare una dichiarazione in conformità del primo comma del presente paragrafo lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 15, dell'articolo 42, paragrafo 2, dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 57, paragrafo 2.
I marchi UE per i quali la dichiarazione non è presentata entro il termine di cui al secondo comma si considerano, a decorrere dalla scadenza di detto termine, comprensivi unicamente dei prodotti o dei servizi chiaramente coperti dal significato letterale delle indicazioni che figurano nel titolo della pertinente classe.
9.
Qualora il registro sia modificato, i diritti esclusivi conferiti dal marchio UE ai sensi dell'articolo 9 non vietano a terzi di continuare ad utilizzare un marchio per prodotti o servizi se e nella misura in cui l'uso di tale marchio per detti prodotti o servizi:
a) sia iniziato prima che il registro fosse modificato; e
b) non abbia violato i diritti del titolare basati sul significato letterale della registrazione dei prodotti e dei servizi iscritti nel registro in quel momento.
Inoltre, la modifica dell'elenco dei prodotti o servizi inseriti nel registro non conferisce al titolare del marchio UE il diritto di opporsi o di chiedere una dichiarazione di nullità di un marchio successivo qualora e nella misura in cui:
a) il marchio successivo fosse in uso, o fosse stata presentata domanda di registrazione del marchio, per prodotti o servizi prima che il registro fosse modificato; e
b) l'uso del marchio in relazione a detti prodotti o servizi non abbia violato o non avrebbe violato i diritti del titolare basati sul significato letterale della registrazione dei prodotti e dei servizi iscritti nel registro in detto momento.
Sezione 2. Priorità
Art. 29 Diritto di priorità
1. Chiunque abbia regolarmente depositato un marchio, in uno o per uno degli Stati facenti parte della convenzione di Parigi o dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, o il suo avente causa, per sei mesi dalla data di deposito della prima domanda, fruisce di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di marchio UE per il medesimo marchio e per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è depositato o contenuti in essi.
2. È riconosciuto come fatto costitutivo del diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato o di accordi bilaterali o multilaterali.
3. Per deposito nazionale regolare s’intende ogni deposito che offra elementi sufficienti per determinare la data alla quale la domanda è stata depositata, indipendentemente dall’esito della domanda.
4. Al fine di determinare da quando decorra il diritto di priorità, si considera come prima domanda una domanda successiva depositata per lo stesso marchio, per prodotti o servizi identici e nel medesimo o per il medesimo Stato in cui o per cui è stata depositata una prima domanda anteriore, sempre che alla data di deposito della domanda successiva, la domanda anteriore sia stata ritirata, abbandonata o respinta, senza essere stata sottoposta all’ispezione pubblica e senza lasciar sussistere diritti, e non sia ancora servita per rivendicare il diritto di priorità. In tal caso, la domanda anteriore non può più costituire il presupposto per rivendicare il diritto di priorità.
5. Se il primo deposito è stato eseguito in uno Stato che non è parte contraente della convenzione di Parigi o dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano soltanto qualora questo Stato, secondo constatazioni pubblicate, conceda, in base a un primo deposito presso l’Ufficio, purché avvenuto in condizioni equivalenti a quelle previste dal presente regolamento, un diritto di priorità avente effetti equivalenti.
Art. 30 Rivendicazione di priorità
2. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare il tipo di documentazione che deve essere presentato a sostegno della rivendicazione di priorità della domanda anteriore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.
Art. 31 Effetto del diritto di priorità
Per effetto del diritto di priorità, la data di priorità si fa coincidere con quella del deposito della domanda di marchio UE ai fini della determinazione dell’anteriorità dei diritti.
Art. 32 Efficacia della domanda quale deposito nazionale
La domanda di marchio UE alla quale è stata assegnata una data di deposito ha, negli Stati membri, l’efficacia di un regolare deposito nazionale, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato a sostegno della domanda di marchio UE.
Sezione 3. Priorità di esposizione
Art. 33 Priorità di esposizione
1. Se il richiedente di un marchio UE ha presentato in un’esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta ai sensi della convenzione sulle esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e riveduta da ultimo il 30 novembre 1972, prodotti o servizi con il marchio richiesto, e sempre che depositi la domanda entro un termine di sei mesi dalla data di prima presentazione dei prodotti o dei servizi sotto il marchio richiesto, egli può far valere, a decorrere da quella data, un diritto di priorità ai sensi dell’articolo 31.
2. Il richiedente che desideri far valere la priorità ai sensi del paragrafo 1 deve presentare, in base a quanto specificato nel regolamento di esecuzione, le prove relative all’esposizione dei prodotti o dei servizi sotto il marchio richiesto.
3. Una priorità di esposizione accordata in uno Stato membro o in un paese terzo non proroga i termini di priorità di cui all’articolo 29.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare il tipo e le caratteristiche delle prove a sostegno della rivendicazione della priorità dell'esposizione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.