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Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Art. 116 Pubblicazioni periodiche

1.

L'Ufficio pubblica periodicamente:

  1. a) un Bollettino dei marchi UE contenente la pubblicazione delle domande e delle iscrizioni annotate nel registro, nonché tutte le altre indicazioni relative alle domande o alle registrazioni di marchi UE la cui pubblicazione è richiesta dal presente regolamento o da atti adottati in forza dello stesso;

  2. b) una Gazzetta ufficiale dell'Ufficio contenente le comunicazioni e informazioni di carattere generale emanate dal direttore esecutivo nonché ogni altra informazione relativa al presente regolamento o alla sua applicazione.

Le pubblicazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma possono essere effettuate mediante mezzi elettronici.

2. Il Bollettino dei marchi dell'Unione europea è pubblicato secondo modalità e con una frequenza che devono essere stabilite dal direttore esecutivo.

3. La Gazzetta ufficiale dell'Ufficio è pubblicata nelle lingue dell'Ufficio. Tuttavia, il direttore esecutivo può stabilire che taluni elementi siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

4.

La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:

  1. a) la data da considerare come data di pubblicazione nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea;

  2. b) le modalità di pubblicazione delle iscrizioni concernenti la registrazione del marchio che non contengono modifiche rispetto alla pubblicazione della domanda;

  3. c) le forme in cui possono essere messe a disposizione del pubblico le edizioni della Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

Art. 117 Cooperazione amministrativa

1. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o delle legislazioni nazionali, l'Ufficio e le autorità giudiziarie o le altre autorità competenti degli Stati membri si assistono reciprocamente, su richiesta, comunicandosi informazioni o autorizzando la consultazione di fascicoli. Quando l'Ufficio autorizza organi giudiziari, magistrati del pubblico ministero o servizi centrali competenti per la proprietà industriale a consultare fascicoli, la consultazione non è soggetta alle restrizioni di cui all'articolo 114.

2. L'Ufficio non può imporre il pagamento di tasse per la comunicazione delle informazioni o per la messa a disposizione dei fascicoli a fini di consultazione.

3. La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare le modalità dettagliate con cui l'Ufficio e le autorità degli Stati membri devono scambiarsi le informazioni e mettono a disposizione i fascicoli per la consultazione, tenendo conto delle restrizioni cui è soggetta la consultazione dei fascicoli relativi a domande o registrazioni di marchio UE, ai sensi dell'articolo 114, quando è aperta a terzi. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

Art. 118 Scambio di pubblicazioni

1. L'Ufficio e i servizi centrali competenti per la proprietà industriale degli Stati membri si scambiano, su richiesta, per i bisogni della loro funzione e gratuitamente, uno o più esemplari delle rispettive pubblicazioni.

2. L'Ufficio può concludere accordi relativi allo scambio e all'inoltro di pubblicazioni.

Sezione 4. Rappresentanza

Art. 119 Principi generali relativi alla rappresentanza

1. Salve le disposizioni del paragrafo 2, nessuno ha l'obbligo di farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio.

2. Fatta salva la seconda frase del paragrafo 3 del presente articolo, le persone fisiche e giuridiche che non hanno domicilio né sede né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nello Spazio economico europeo sono rappresentate dinanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo 120, paragrafo 1, in ogni procedimento previsto dal presente regolamento, salvo per quanto riguarda il deposito di una domanda di marchio UE.

3. Le persone fisiche o giuridiche che hanno domicilio o sede o una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nello Spazio economico europeo, possono essere rappresentate dinanzi all'Ufficio da un loro dipendente. Il dipendente di una persona giuridica contemplata nel presente paragrafo può rappresentare anche altre persone giuridiche aventi legami economici con essa, anche se non hanno domicilio né sede né una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nello Spazio economico europeo. I dipendenti rappresentanti altre persone, ai sensi del presente paragrafo, su richiesta dell'Ufficio o, se del caso, della parte nel procedimento, depositano una procura firmata da inserire nel fascicolo.

4. Se agiscono in comune più di un richiedente o più di un terzo, viene nominato un rappresentante comune.

Art. 120 Rappresentanza professionale

1.

La rappresentanza delle persone fisiche e giuridiche dinanzi all'Ufficio può essere assunta soltanto:

  1. a) da avvocati che siano abilitati a esercitare in uno Stato membro dello Spazio economico europeo e abbiano domicilio professionale nello Spazio economico europeo, purché possano agire in tale Stato membro quali mandatari in materia di marchi;

  2. b) da mandatari abilitati iscritti nell'elenco tenuto dall'Ufficio.

I rappresentanti operanti dinanzi all'Ufficio, su richiesta di quest'ultimo o, se del caso, di un'altra parte del procedimento, devono depositarvi una procura firmata, da inserire agli atti.

2. Può essere iscritta nell'elenco dei mandatari abilitati ogni persona fisica che:

  1. a) possiede la cittadinanza di uno degli Stati membri dello Spazio economico europeo;

  2. b) ha domicilio professionale o impiego nello Spazio economico europeo;

  3. c) è abilitata a rappresentare, in materia di marchi, persone fisiche o giuridiche dinanzi all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o all'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro dello Spazio economico europeo. Quando nello Stato interessato l'abilitazione non è subordinata a una qualificazione professionale speciale, le persone che chiedono di essere iscritte nell'elenco dell'Ufficio e che agiscono in materia di marchi dinanzi all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o a tali Uffici centrali per la proprietà industriale devono aver esercitato regolarmente la professione per almeno cinque anni. Tuttavia, non sono tenute ad avere esercitato la professione le persone la cui qualificazione professionale a rappresentare, in materia di marchi, persone fisiche o giuridiche dinanzi all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o a tali Uffici centrali per la proprietà industriale è riconosciuta ufficialmente in base alla normativa dello Stato in questione.

3. L'iscrizione avviene su richiesta accompagnata da un attestato del servizio centrale per la proprietà industriale dello Stato membro interessato, dal quale risulti che le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte.

4. Il direttore esecutivo può concedere una deroga:

  1. a) alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), seconda frase, se il richiedente fornisce la prova di aver acquisito in altro modo la qualificazione richiesta;

  2. b) alle condizioni stabilite al paragrafo 2, lettera a), nel caso di professionisti altamente qualificati, purché siano soddisfatti i requisiti stabiliti al paragrafo 2, lettere b) e c).

5. Una persona può essere cancellata dall'elenco dei mandatari abilitati su sua richiesta o se non ha più la capacità di rappresentare. Le modifiche dell'elenco dei mandatari abilitati sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Art. 121 Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 208, per specificare:

  1. a) le condizioni e la procedura per la nomina di un rappresentante comune di cui all'articolo 119, paragrafo 4;

  2. b) le condizioni alle quali i dipendenti di cui all'articolo 119, paragrafo 3, e i mandatari abilitati di cui all'articolo 120, paragrafo 1, depositano presso l'Ufficio una procura firmata per assumere rappresentanza e il contenuto di detta procura;

  3. c) le circostanze in cui una persona può essere cancellata dall'elenco dei mandatari abilitati di cui all'articolo 120, paragrafo 5.

Capo X. Competenza e procedura concernenti le azioni giudiziarie relative ai marchi ue

Sezione 1. Applicazione della normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Art. 122 Applicazione della normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alle procedure concernenti i marchi UE e le domande di marchio UE, nonché alle procedure concernenti le azioni simultanee o successive promosse sulla base di marchi UE e di marchi nazionali si applica la normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

2. Per quanto riguarda le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 124:

  1. a) non si applicano gli articoli 4 e 6, l'articolo 7, punti 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1215/2012;

  2. b) si applicano gli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1215/2012 entro i limiti previsti dall'articolo 125, paragrafo 4, del presente regolamento;

  3. c) le disposizioni del capo II del regolamento (UE) n. 1215/2012, che si applicano alle persone domiciliate in uno Stato membro, si applicano anche alle persone che, pur non avendo domicilio in uno Stato membro, vi hanno una stabile organizzazione.

3. I riferimenti al regolamento (UE) n. 1215/2012 contenuti nel presente regolamento includono, se del caso, l'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca sulla giurisdizione e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, concluso il 19 ottobre 2005.

Sezione 2. Controversie in materia di contraffazione e di validità dei marchi UE

Art. 123 Tribunali dei marchi UE

1. Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, che svolgeranno le funzioni a essi attribuite dal presente regolamento.

2. Ogni cambiamento relativo al numero, alla denominazione o alla competenza territoriale dei tribunali indicati nell'elenco dei tribunali dei marchi UE trasmesso alla Commissione da uno Stato membro conformemente all'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, è comunicato immediatamente dallo Stato membro interessato alla Commissione.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 124 Competenza in materia di contraffazione e di validità

I tribunali dei marchi UE hanno competenza esclusiva:

  1. a) per tutte le azioni in materia di contraffazione e, qualora siano contemplate dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di marchi UE;

  2. b) per azioni di accertamento di non contraffazione qualora siano contemplate dalla legislazione nazionale;

  3. c) per tutte le azioni intentate in seguito a fatti di cui all'3 articolo 11, paragrafo 2;

  4. d) per domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento del marchio UE di cui all'articolo 128.

Art. 125 Competenza internazionale

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle del regolamento (UE) n. 1215/2012 applicabili in virtù dell'articolo 122, le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 124 vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, qualora non sia domiciliato in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.

2. Se il convenuto non ha né il domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati membri, dette procedure vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'attore ha il domicilio o, se quest'ultimo non è domiciliato in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.

3. Se né il convenuto né l'attore hanno tale domicilio o tale stabile organizzazione, le procedure vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui ha sede l'Ufficio.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3:

  1. a) è d'applicazione l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 se le parti convengono che sia competente un altro tribunale dei marchi UE;

  2. b) è d'applicazione l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1215/2012 se il convenuto compare dinanzi a un altro tribunale dei marchi UE.

5. Le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 124, escluse le azioni di accertamento di non contraffazione di un marchio UE, possono parimenti essere avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso, o in cui è stato commesso un atto contemplato dall'articolo 11, paragrafo 2.

Art. 126 Sfera di competenza

1. Un tribunale dei marchi UE la cui competenza si fonda sull'articolo 125, paragrafi da 1 a 4, è competente per:

  1. a) gli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro;

  2. b) gli atti contemplati dall'articolo 11, paragrafo 2, commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro.

2. Un tribunale dei marchi UE la cui competenza si fonda sull'articolo 125, paragrafo 5, è competente soltanto per gli atti commessi o che rischiano di esserlo sul territorio dello Stato membro in cui ha sede.

Art. 127 Presunzione di validità — Difesa nel merito

1. I tribunali dei marchi UE considerano valido il marchio UE a meno che il convenuto ne contesti la validità mediante una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità.

2. La validità di un marchio UE non può essere contestata nell'ambito di un'azione di accertamento di non contraffazione.

3. Nelle azioni di cui all'articolo 124, lettere a) e c), l'eccezione di decadenza del marchio UE presentata in una forma diversa da quella della domanda riconvenzionale è ammessa qualora il convenuto invochi la decadenza del marchio UE per mancanza di uso effettivo dello stesso all'epoca in cui l'azione in materia di contraffazione è stata promossa.

Art. 128 Domanda riconvenzionale

1. La domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità può essere fondata soltanto sui motivi di decadenza o di nullità previsti dal presente regolamento.

2. Un tribunale dei marchi UE respinge una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità se una decisione pronunciata dall'Ufficio, nei confronti delle stesse parti, su una domanda con il medesimo oggetto e il medesimo titolo, è già divenuta definitiva.

3. Quando la domanda riconvenzionale viene proposta in una causa di cui il titolare del marchio non sia ancora parte, questi ne viene informato e può intervenire nella controversia secondo le condizioni fissate dalla legislazione nazionale.

4. Il tribunale dei marchi UE presso il quale viene proposta una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità di un marchio UE non procede all'esame della domanda riconvenzionale fintanto che la parte interessata o il tribunale non abbiano informato l'Ufficio della data in cui la domanda riconvenzionale è stata presentata. L'Ufficio inserisce detta informazione nel registro. Se una domanda di decadenza o di nullità del marchio UE era già stata presentata dinanzi all'Ufficio prima del deposito della domanda riconvenzionale, l'Ufficio informa il tribunale il quale sospende il procedimento in conformità dell'articolo 132, paragrafo 1, fino all'adozione della decisione finale sulla domanda o al ritiro della domanda.

5. È d'applicazione l'articolo 64, paragrafi da 2 a 5.

6. Se un tribunale dei marchi UE ha pronunciato una sentenza, successivamente passata in giudicato, in merito a una domanda riconvenzionale di decadenza o di declaratoria di nullità di un marchio UE, il tribunale o una qualsiasi delle parti del procedimento nazionale ne trasmette immediatamente copia all'Ufficio. L'Ufficio o ogni altra parte interessata possono chiedere informazioni in merito a tale trasmissione. L'Ufficio iscrive nel registro la menzione della sentenza e adotta tutte le misure necessarie per conformarsi al dispositivo.

7. Il tribunale dei marchi UE adito con una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità può sospendere il procedimento, su richiesta del titolare del marchio UE e sentite le altre parti, e invitare il convenuto a presentare una domanda di decadenza o di nullità dinanzi all'Ufficio entro il termine che provvede a stabilire. Se la domanda non viene proposta entro tale termine, si prosegue il procedimento e si considera ritirata la domanda riconvenzionale. È d'applicazione l'articolo 132, paragrafo 3.

Art. 129 Diritto applicabile

1. I tribunali dei marchi UE applicano le disposizioni del presente regolamento.

2. Per tutte le questioni sui marchi che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento il tribunale dei marchi UE pertinente applica il pertinente diritto nazionale.

3. Se il presente regolamento non dispone altrimenti, il tribunale dei marchi UE applica le norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di azioni relative a un marchio nazionale nello Stato membro in cui tale tribunale ha sede.

Art. 130 Sanzioni

1. Quando un tribunale dei marchi UE accerta che il convenuto ha contraffatto un marchio UE o commesso atti che costituiscono minaccia di contraffazione, emette un'ordinanza vietandogli, a meno che esistano motivi particolari che sconsiglino una siffatta decisione, di continuare gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione. Prende anche, in conformità della legge nazionale, le misure dirette a garantire l'osservanza del divieto.

2. Il tribunale dei marchi UE può anche applicare misure o ordini ai sensi del diritto applicabile che ritiene opportuni nelle circostanze del caso.

Art. 131 Misure provvisorie e cautelari

1. I tribunali di uno Stato membro, compresi i tribunali dei marchi UE, possono essere aditi per chiedere, relativamente a un marchio UE o a una domanda di marchio UE, l'applicazione delle misure provvisorie e cautelari previste dalla legislazione di detto Stato per un marchio nazionale, anche se ai sensi del presente regolamento la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta a un tribunale dei marchi UE di un altro Stato membro.

2. Un tribunale dei marchi UE la cui competenza si fonda sull'articolo 125, paragrafi 1, 2, 3 o 4, è competente a ordinare misure provvisorie e cautelari che, fatte salve le procedure di riconoscimento e di esecuzione richieste dal capo III del regolamento (UE) n. 1215/2012, hanno efficacia sul territorio di qualsiasi Stato membro. Tale competenza non spetta a nessun altro organo giurisdizionale.

Art. 132 Norme specifiche in materia di connessione

1. Se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, il tribunale dei marchi UE adito per un'azione contemplata dall'articolo 124, diversa da un'azione di accertamento di non contraffazione, sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, ovvero a richiesta di una delle parti e sentite le altre, ove la validità del marchio UE sia già contestata dinanzi a un altro tribunale dei marchi UE con una domanda riconvenzionale o sia stata presentata una domanda di decadenza o di nullità presso l'Ufficio.

2. Se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, l'Ufficio al quale sia stata presentata una domanda di decadenza o di nullità sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, ovvero a richiesta di una delle parti e sentite le altre, quando la validità del marchio UE sia già stata contestata dinanzi a un tribunale dei marchi UE con una domanda riconvenzionale. Tuttavia, qualora una delle parti nel procedimento dinanzi al tribunale dei marchi UE lo chieda, il tribunale, sentite le altre parti, può sospendere il procedimento. In tal caso l'Ufficio prosegue il procedimento dinanzi a esso pendente.

3. In caso di sospensione del procedimento, il tribunale dei marchi UE può adottare misure provvisorie e cautelari per la durata della sospensione.

Art. 133 Competenza dei tribunali dei marchi dell'Unione europea di secondo grado — Ricorso per cassazione

1. Avverso le sentenze dei tribunali dei marchi UE di primo grado, pronunciate nei procedimenti risultanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 124, è ammesso appello dinanzi ai tribunali dei marchi UE di secondo grado.

2. Le condizioni alle quali può essere proposto appello dinanzi a un tribunale dei marchi UE di secondo grado sono fissate dalla legge nazionale dello Stato membro in cui tale tribunale ha sede.

3. Alle sentenze dei tribunali dei marchi UE di secondo grado sono applicabili le norme nazionali relative al ricorso per cassazione.

Sezione 3. Altre controversie relative ai marchi UE

Art. 134 Disposizioni complementari in materia di competenza delle autorità giudiziarie nazionali diverse dai tribunali dei marchi UE

1. Nello Stato membro le cui autorità giudiziarie hanno competenza in virtù dell'articolo 122, paragrafo 1, le azioni diverse da quelle di cui all'articolo 124 vanno proposte dinanzi alle autorità giudiziarie che sarebbero competenti ratione loci e ratione materiae per le azioni riguardanti un marchio nazionale registrato in detto Stato.

2. Qualora nessuna autorità giudiziaria abbia competenza a norma dell'articolo 122, paragrafo 1, e del paragrafo 1 del presente articolo per un'azione diversa da quelle di cui all'articolo 124 riguardante un marchio UE, tale azione può essere proposta dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro in cui l'Ufficio ha sede.

Art. 135 Obbligo dell'autorità giudiziaria nazionale

L'autorità giudiziaria nazionale adita per un'azione diversa da quelle di cui all'articolo 124, riguardante un marchio UE, deve considerare valido tale marchio UE.

Capo XI. Incidenze sul diritto degli stati membri

Sezione 1. Azioni civili fondate su più marchi

Art. 136 Azioni civili simultanee e successive sulla base di marchi UE e di marchi nazionali

1. Qualora azioni per contraffazione siano proposte per gli stessi fatti e tra le stesse parti davanti a tribunali di Stati membri differenti, aditi rispettivamente sulla base di un marchio UE e sulla base di un marchio nazionale:

  1. a) il tribunale successivamente adito deve, anche d'ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del primo tribunale adito quando i marchi in causa sono identici e validi per prodotti o servizi identici. Il tribunale che dovrebbe dichiarare la propria incompetenza può sospendere il procedimento qualora venga eccepita l'incompetenza dell'altro tribunale;

  2. b) il tribunale successivamente adito può sospendere il procedimento quando i marchi in causa sono identici e validi per prodotti o servizi simili, nonché quando i marchi in causa sono simili e validi per prodotti o servizi identici o simili.

2. Il tribunale adito con un'azione per contraffazione sulla base di un marchio UE respinge l'azione quando sugli stessi fatti sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito tra le stesse parti, sulla base di un marchio nazionale identico, valido per prodotti o servizi identici.

3. Il tribunale adito con un'azione per contraffazione sulla base di un marchio nazionale respinge l'azione quando sugli stessi fatti sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito tra le stesse parti, sulla base di un marchio UE identico, valido per prodotti o servizi identici.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai provvedimenti provvisori e cautelari.

Fonti e licenze