REGOLAMENTO (CE) N. 40/94 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario
Testo in vigore al
Art. 53 Preclusione per tolleranza
1. Il titolare di un marchio comunitario che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio comunitario posteriore nella Comunità, essendo al corrente di tale uso, non può più sulla base del marchio anteriore né domandare la nullità del marchio posteriore, né opporsi all'uso di quest'ultimo per quanto riguarda i prodotti o i servizi per i quali esso è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio comunitario posteriore non sia stato effettuato in malafede.
2. Il titolare di un marchio anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 2, o di un altro contrassegno anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 4, che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio comunitario posteriore nello Stato membro in cui il marchio anteriore, ovvero l'altro contrassegno anteriore, è tutelato, essendo al corrente di tale uso, non può più sulla base del marchio o dell'altro contrassegno anteriore domandare la nullità né opporsi all'uso del marchio posteriore per quanto riguarda i prodotti o i servizi per i quali il marchio posteriore è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio comunitario posteriore non sia stato effettuato in malafede.
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 o 2, il titolare di un marchio comunitario posteriore non può opporsi all'esercizio del diritto anteriore benché tale diritto non possa più essere fatto valere nei confronti del marchio comunitario posteriore.
Sezione quarta. Effetti della decadenza e della nullità
Art. 54 Effetti della decadenza e della nullità
1. Il marchio comunitario è considerato, a decorrere dalla data della domanda di decadenza o della domanda riconvenzionale, privo degli effetti di cui al presente regolamento nella misura in cui il titolare sia dichiarato decaduto dai suoi diritti in tutto o in parte. A richiesta di una parte, nella decisione può essere fissata una data anteriore, nella quale è sopravvenuta una delle cause di decadenza.
2. Il marchio comunitario è considerato fin dall'inizio privo degli effetti di cui al presente regolamento nella misura in cui il marchio è dichiarato parzialmente o interamente nullo.
3. Fatte salve le disposizioni nazionali relative alle azioni sia per risarcimento dei danni causati da colpa o dolo del titolare del marchio, sia per arricchimento senza causa, l'effetto retroattivo della decadenza o della nullità del marchio non pregiudica:
a) le decisioni in materia di contraffazione passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla decisione di decadenza o di nullità;
b) i contratti conclusi anteriormente alla decisione di decadenza o di nullità, nella misura in cui sono stati eseguiti anteriormente ad essa; tuttavia, per ragioni di equità, si può chiedere, nella misura giustificata dalle circostanze, il rimborso di importi versati in esecuzione del contratto.
Sezione quinta. Procedura di decadenza e di nullità dinanzi all'ufficio
Art. 55 Domanda di decadenza o di nullità
1. Una domanda di decadenza o di nullità del marchio comunitario può essere presentata all'Ufficio:
a) nei casi di cui agli articoli 50 e 51, da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi gruppo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori, che, a norma della legislazione ad esso applicabile, ha la capacità di stare in giudizio in nome proprio;
b) nei casi definiti nell'articolo 52, paragrafo 1, dalle persone di cui all'articolo 42, paragrafo 1;
c) nei casi definiti dall'articolo 52, paragrafo 2, da coloro che detengono i diritti anteriori di cui alla suddetta disposizione o dalle persone abilitate dalla legislazione dello Stato membro interessato a esercitare i diritti in questione.
2. La domanda deve essere presentata per iscritto e deve essere motivata. Essa si considera presentata solo dopo il pagamento della tassa.
3. La domanda di decadenza o di nullità è inammissibile qualora su una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa sia stata pronunciata una decisione nei confronti delle stesse parti dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro e tale decisione sia passata in giudicato.
Art. 56 Esame della domanda
1. Nel corso dell'esame della domanda di decadenza o di nullità, l'Ufficio invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine da esso assegnato, le loro deduzioni sulle notificazioni da esso eseguite o sulle comunicazioni fatte dalle altri parti.
2. Su istanza del titolare del marchio comunitario il titolare di un marchio comunitario anteriore, che sia parte della procedura di nullità, deve addurre la prova che nei cinque anni che precedono la data di domanda di nullità, il marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda la domanda di nullità o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione dello stesso, purché a tale data il marchio comunitario anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. Inoltre, se il marchio comunitario anteriore era registrato da almeno cinque anni alla data di pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il titolare del marchio comunitario anteriore deve altresì addurre la prova che le condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2 erano, a tale data, soddisfatte. In mancanza della prova suddetta la domanda di nullità è respinta. Se il marchio comunitario anteriore è stato usato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame della domanda di nullità si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi.
3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l'utilizzazione nella Comunità è sostituita dall'utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è protetto.
4. Qualora ne ravvisi l'opportunità, l'Ufficio più invitare le parti alla conciliazione.
5. Se dall'esame della domanda di decadenza dei diritti o della domanda di nullità risulta che il marchio non avrebbe dovuto essere registrato per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, i diritti del titolare del marchio comunitario vengono dichiarati decaduti oppure nulli rispetto ai prodotti e ai servizi di cui trattasi. In caso contrario la domanda di decadenza dei diritti o la domanda di nullità viene respinta.
6. La decisione dell'Ufficio riguardante la domanda di decadenza o di nullità, una volta divenuta definitiva, è annotata nel registro.
Titolo VII. Procedura di ricorso
Art. 57 Decisioni soggette a ricorso
1. Contro le decisioni degli esaminatori, delle divisioni di opposizione, della divisione legale e di amministrazione dei marchi e delle divisioni di annullamento può essere presentato ricorso. Il ricorso ha effetto sospensivo.
2. Una decisione che non pone fine ad una procedura nei riguardi di una delle parti può essere oggetto di un ricorso soltanto insieme alla decisione finale, a meno che detta decisione non consenta un ricorso indipendente.
Art. 58 Persone legittimate a proporre il ricorso ed a essere parti della procedura
Ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Le altre parti di detta procedura sono, di diritto, parti della procedura di ricorso.
Art. 59 Termine e forma
Il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Il ricorso è considerato presentato soltanto se la tassa di ricorso è stata pagata. Entro quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso.
Art. 60 Revisione delle decisioni in casi ex parte
1. Quando la parte che ha presentato ricorso è parte unica nel procedimento e l'organo la cui decisione è impugnata ritiene tale ricorso ammissibile e fondato, l'organo in questione deve accogliere le istanze del ricorrente.
2. Se le istanze del ricorrente non vengono accolte entro un mese dalla ricezione della memoria contenente i motivi, il ricorso deve essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso senza parere nel merito.
Art. 60 bis Revisione delle decisioni in casi inter partes
1. Se il procedimento oppone il ricorrente ad un'altra parte e se l'organo la cui decisione è impugnata ritiene tale ricorso ammissibile e fondato, esso deve accogliere le istanze del ricorrente.
2. Le istanze del ricorrente possono essere accolte solo se l'organo la cui decisione è impugnata notifica all'altra parte l'intenzione di accoglierle e quest'ultima accetta entro due mesi a decorrere dalla data di ricezione della notifica.
3. Se l'altra parte non accetta entro due mesi dalla data di ricezione della notifica indicata al paragrafo 2 che siano accolte le istanze del ricorrente e fornisce una dichiarazione in tal senso, ovvero non fornisce alcuna dichiarazione entro il termine stabilito, il ricorso deve essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso, senza parere nel merito.
4. Tuttavia se l'organo la cui decisione è impugnata non ritiene il ricorso ammissibile e fondato entro un mese dalla ricezione della memoria contenente i motivi, esso, invece di prendere i provvedimenti di cui ai paragrafi 2 e 3, deferisce il ricorso immediatamente alla commissione di ricorso, senza parere nel merito.
Art. 61 Esame del ricorso
1. Se il ricorso è ammissibile, la commissione di ricorso esamina se esso è fondato.
2. Nel corso dell'esame del ricorso la commissione di ricorso invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle notificazioni da esse effettuate o sulle comunicazioni fatte dalle altre parti.
Art. 62 Decisione sul ricorso
1. In seguito all'esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa può sia esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata, sia rinviare l'istanza a detto organo per la prosecuzione della procedura.
2. Se la commissione di ricorso rinvia l'istanza all'organo che ha emesso la decisione impugnata, questo organo è vincolato ai motivi e al dispositivo della decisione della commissione di ricorso, a condizione che i fatti della causa siano i medesimi.
3. Le decisioni delle commissioni di ricorso hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine contemplato nell'articolo 63, paragrafo 5, oppure, se entro tale termine è stato presentato ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, a decorrere dal rigetto di quest'ultimo.
Art. 63 Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia
1. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere.
3. La Corte di giustizia è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata.
4. Il ricorso può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella sua decisione questa non ne ha accolto le richieste.
5. Il ricorso deve essere inoltrato alla Corte di giustizia entro due mesi dalla notifica della decisione della commissione di ricorso.
6. L'Ufficio è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia.
Titolo VIII. Marchi comunitari collettivi
Art. 64 Marchi comunitari collettivi
1. Possono costituire marchi comunitari collettivi i marchi comunitari così designati all'atto del deposito e idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese. Possono depositare marchi comunitari collettivi le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico.
2. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), possono costituire marchi comunitari collettivi, ai sensi del paragrafo 1, segni o indicazioni che, in commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Un marchio collettivo non autorizza il titolare a vietare ad un terzo l'uso in commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere opposto ad un terzo abilitato ad utilizzare una denominazione geografica.
3. Salvo disposizione contraria degli articoli da 65 a 72, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai marchi comunitari collettivi.
Art. 65 Regolamento per l'uso del marchio
1. La domanda di marchio comunitario collettivo deve essere accompagnata, entro il termine prescritto, da un regolamento d'uso.
2. Nel regolamento d'uso si devono indicare le persone abilitate ad usare il marchio, le condizioni di appartenenza all'associazione e, qualora siano previste, le condizioni per l'utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni. Il regolamento d'uso di un marchio di cui all'articolo 64, paragrafo 2, deve autorizzare le persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio.
Art. 66 Rigetto della domanda
1. Oltre agli impedimenti alla registrazione di un marchio comunitario, previsti dagli articoli 36 e 38, la domanda di marchio comunitario collettivo viene respinta se non soddisfa alle disposizioni dell'articolo 64 o dell'articolo 65, ovvero se il regolamento d'uso è contrario all'ordine pubblico o al buon costume.
2. La domanda di marchio comunitario collettivo viene inoltre respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore per quanto concerne il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio collettivo.
3. La domanda non viene respinta se il richiedente, mediante una modificazione del regolamento d'uso, soddisfa alle condizioni indicate nei paragrafi 1 e 2.
Art. 67 Osservazioni dei terzi
Oltre ai casi di cui all'articolo 41, ogni persona o gruppo menzionato in detto articolo può presentare all'Ufficio osservazioni scritte fondate sul motivo specifico per il quale, ai sensi dell'articolo 66, la domanda di marchio comunitario collettivo dovrebbe essere respinta.
Art. 68 Utilizzazione del marchio
L'utilizzazione del marchio comunitario collettivo, fatta da ogni persona abilitata a utilizzare detto marchio, è conforme alle disposizioni del presente regolamento, sempreché siano soddisfatte le altre condizioni imposte dal medesimo per quanto riguarda l'utilizzazione dei marchi comunitari.
Art. 69 Modifica del regolamento d'uso del marchio
1. Il titolare del marchio comunitario collettivo deve sottoporre all'Ufficio ogni regolamento d'uso, modificato.
2. Della modifica non si fa menzione nel registro se il regolamento d'uso, modificato, è contrario alle disposizioni dell'articolo 65 o comporta uno degli impedimenti di cui all'articolo 66.
3. L'articolo 67 si applica al regolamento d'uso, modificato.
4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento le modificazioni del regolamento d'uso prendono effetto soltanto a decorrere dalla data di iscrizione della modifica nel registro.
Art. 70 Esercizio dell'azione di contraffazione
1. Le disposizioni dell'articolo 22, paragrafi 3 e 4 relative ai diritti dei licenziatari si applicano ad ogni persona abilitata a utilizzare un marchio comunitario collettivo.
2. Il titolare di un marchio comunitario collettivo può chiedere il risarcimento per conto delle persone abilitate ad utilizzare il marchio, se esse hanno subito un danno in conseguenza dell'utilizzazione non autorizzata dello stesso.
Art. 71 Cause di decadenza
Oltre alle cause di decadenza previste all'articolo 50, il titolare del marchio comunitario collettivo è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, quando:
a) il titolare non prende misure ragionevoli per prevenire un'utilizzazione del marchio che non sia compatibile con le eventuali condizioni d'uso previste dal regolamento d'uso, della cui modifica si sia fatta menzione, se del caso, nel registro;
b) il modo in cui il titolare ha utilizzato il marchio ha avuto la conseguenza di rendere quest'ultimo atto ad indurre il pubblico in errore ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2;
c) della modifica del regolamento d'uso è stata fatta menzione nel registro in contrasto con le disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 2, salvo che il titolare del marchio risulti soddisfare, in seguito ad una nuova modifica del regolamento d'uso, le prescrizioni di dette disposizioni.
Art. 72 Cause della nullità
Oltre alle cause di nullità di cui agli articoli 51 e 52, il marchio comunitario collettivo, se è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 66, è dichiarato nullo su domanda presentata all'Ufficio o sulla base di una domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, salvo che il titolare del marchio risulti soddisfare, in seguito ad una modifica del regolamento d'uso, le prescrizioni di dette disposizioni.