REGOLAMENTO (CE) N. 40/94 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario
Testo in vigore al
Titolo I. Disposizioni generali
Art. 1 Marchio comunitario
1. Sono denominati in appresso «marchi comunitari» i marchi di prodotti o di servizi registrati alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. Il marchio comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta la Comunità: esso può essere registrato, trasferito, formare oggetto di una rinuncia, di una decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per la totalità della Comunità. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento.
Art. 2 Ufficio
È istituito un Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli), in appresso denominato «Ufficio».
Art. 3 Capacità di agire
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono assimilate a persone giuridiche le società e gli altri enti giuridici che, a norma della legislazione loro applicabile, hanno la capacità, in nome proprio, di essere titolari di diritti e di obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o di compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio.
Titolo II. Diritto dei marchi
Sezione prima. Definizione e acquisizione del marchio comunitario
Art. 4 Segni atti a costituire un marchio comunitario
Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
Art. 5 Titolari del marchio comunitario
Possono essere titolari di marchi comunitari le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico.
Art. 6 Modo di acquisizione del marchio comunitario
Il marchio comunitario si acquisisce con la registrazione.
Art. 7 Impedimenti assoluti alla registrazione
1. Sono esclusi dalla registrazione:
a) i segni che non sono conformi all'articolo 4;
b) i marchi privi di carattere distintivo;
c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire, per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;
e) i segni costituiti esclusivamente:
i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, oppure
ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, oppure
iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;
f) i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
g) i marchi che sono di natura tale da ingannare il pubblico per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;
h) i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi;
i) i marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall'articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare, a meno che le autorità competenti ne abbiano autorizzato la registrazione.
j) i marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini, o degli alcoolici che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano alcoolici, rispetto ai vini o alcoolici che non hanno tale origine;
k) i marchi che contengono o consistono in una denominazione d'origine o un'indicazione geografica registrata conformemente al regolamento (CEE) n. 2081/92 corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13 del suddetto regolamento e concernente lo stesso tipo di prodotto, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata successivamente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica.
2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità.
3. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d) non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto.
Art. 8 Impedimenti relativi alla registrazione
1. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:
a) se esso è identico al marchio anteriore e se i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato;
b) se a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
2. Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per «marchi anteriori»:
a) i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi:
i) marchi comunitari,
ii) marchi registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi, presso l'Ufficio dei marchi del Benelux,
iii) marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro;
iv) i marchi oggetto di registrazione internazionale aventi efficacia nella Comunità;
b) le domande di marchi di cui alla lettera a), fatta salva la loro registrazione;
c) i marchi che, alla data di presentazione della domanda di registrazione del marchio comunitario, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per la domanda di marchio comunitario, sono notoriamente conosciuti in uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 6 bis della convenzione di Parigi.
3. In seguito all'opposizione del titolare del marchio, un marchio è del pari escluso dalla registrazione se l'agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la domanda a proprio nome e senza il consenso del titolare, a meno che tale agente o rappresentante non giustifichi il suo modo di agire.
4. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se ed in quanto, conformemente a una normativa comunitaria o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:
a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio comunitario, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per la presentazione della domanda di marchio comunitario,
b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.
5. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.
Sezione seconda. Effetti del marchio comunitario
Art. 9 Diritti conferiti dal marchio comunitario
1. Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare in commercio:
a) un segno identico al marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col marchio comunitario e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio comunitario e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra il segno e il marchio;
c) un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato, se il marchio comunitario gode di notorietà nella Comunità e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi.
2. Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 1:
a) l'apposizione del segno sui prodotti o sul loro confezionamento;
b) l'offerta, l'immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali scopi oppure l'offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno;
c) l'importazione o l'esportazione dei prodotti sotto la copertura del segno;
d) l'uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità.
3. Il diritto conferito dal marchio comunitario è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio. Tuttavia, può essere richiesto un equo indennizzo per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio comunitario che, dopo la pubblicazione della registrazione del marchio, sarebbero vietati in virtù di detto marchio. Il tribunale adito non può statuire sul merito fintantoché la registrazione non è stata pubblicata.
Art. 10 Riproduzione del marchio comunitario nei dizionari
Se la riproduzione di un marchio comunitario in un dizionario, in un'enciclopedia o in un'analoga opera di consultazione dà l'impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato il marchio, su richiesta del titolare del marchio comunitario l'editore dell'opera provvede affinché al più tardi nella riedizione successiva dell'opera la riproduzione del marchio sia corredata dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato.
Art. 11 Divieto d'uso del marchio comunitario registrato a nome di un agente o rappresentante
Se un marchio comunitario viene registrato, senza l'autorizzazione del titolare del marchio a nome dell'agente o rappresentante di colui che è titolare di tale marchio, quest'ultimo ha il diritto di opporsi all'uso, senza la sua autorizzazione, del marchio da parte dell'agente o rappresentante, a meno che tale agente o rappresentante giustifichi il proprio modo di agire.
Art. 12 Limitazione degli effetti del marchio comunitario
Il diritto conferito dal marchio comunitario non consente al titolare di impedire ai terzi l'uso in commercio:
a) del loro nome o indirizzo;
b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o servizio;
c) del marchio, se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare accessori o pezzi di ricambio;
purché questo uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale.
Art. 13 Esaurimento del diritto conferito dal marchio comunitario
1. Il diritto conferito dal marchio comunitario non permette al titolare di impedirne l'uso per prodotti immessi in commercio nella Comunità con tale marchio dal titolare stesso con il suo consenso.
2. Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga alla successiva immissione in commercio dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.
Art. 14 Applicazione complementare della legislazione nazionale in materia di contraffazione
1. Gli effetti del marchio comunitario sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni del presente regolamento. Inoltre, le contraffazioni di un marchio comunitario sono soggette alle norme nazionali riguardanti le contraffazioni di un marchio nazionale conformemente al disposto del titolo X.
2. Il presente regolamento non esclude che si possano intentare azioni inerenti ad un marchio comunitario fondate sul diritto degli Stati membri riguardante in particolare la responsabilità civile e la concorrenza sleale.
3. Le norme di procedura applicabili sono determinate conformemente alle disposizioni del titolo X.
Sezione terza. Uso del marchio comunitario
Art. 15 Uso del marchio comunitario
1. Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio comunitario è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso.
2. Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerate come uso:
a) l'utilizzazione del marchio comunitario in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato;
b) l'apposizione del marchio comunitario sui prodotti o sul loro confezionamento nella Comunità solo ai fini dell'esportazione.
3. L'uso del marchio comunitario con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare.
Sezione quarta. Marchio comunitario come oggetto di proprietà
Art. 16 Assimilazione del marchio comunitario al marchio nazionale
1. Salvo disposizione contraria degli articoli da 17 a 24, il marchio comunitario in quanto oggetto di proprietà è assimilato, nella sua totalità e per il complesso del territorio della Comunità, a un marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui, secondo il registro dei marchi comunitari,
a) il titolare ha la sede o il domicilio alla data considerata, o
b) se la lettera a) non è applicabile, il titolare ha alla data considerata uno stabilimento.
2. Nei casi non contemplati al paragrafo 1, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 è lo Stato della sede dell'Ufficio.
3. Quando più persone sono iscritte nel registro dei marchi comunitari come contitolari, il paragrafo 1 è applicabile al primo iscritto; in mancanza, esso si applica ai contitolari successivi nell'ordine della loro iscrizione. Quando il paragrafo 1 non è applicabile ad alcun contitolare, si applica il paragrafo 2.
Art. 17 Trasferimento
1. Il marchio comunitario, indipendentemente dal trasferimento dell'impresa, può essere trasferito per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato.
2. Il trasferimento della totalità dell'impresa implica il trasferimento del marchio comunitario, salvo che, conformemente alla legislazione applicabile al trasferimento, sussista una pattuizione contraria oppure le circostanze impongano chiaramente il contrario. Tale disposizione si applica all'obbligo contrattuale di trasferire l'impresa.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, la cessione del marchio comunitario deve essere fatta per iscritto e richiede la firma delle parti contraenti, tranne se essa risulta da una sentenza; in caso contrario la cessione è nulla.
4. Se dagli atti relativi al trasferimento risulta manifestamente che in conseguenza di quest'ultimo il marchio comunitario sarà tale da poter indurre in errore il pubblico sulla natura, qualità o provenienza geografica dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato, l'Ufficio rifiuta di registrare il trasferimento, a meno che l'avente causa accetti di limitare la registrazione del marchio comunitario a quei prodotti o servizi per i quali il marchio non sarà ingannevole.
5. A richiesta di una delle parti il trasferimento è iscritto nel registro e pubblicato.
6. Fintanto che il trasferimento non sia iscritto nel registro, l'avente causa non può invocare i diritti risultanti dalla registrazione del marchio comunitario.
7. Qualora si debbano osservare termini nei confronti dell'Ufficio, l'avente causa può fare a quest'ultimo le dichiarazioni previste a tal fine, non appena l'Ufficio abbia ricevuto la domanda di registrazione del trasferimento.
8. Tutti i documenti che devono essere notificati al titolare del marchio comunitario a norma dell'articolo 77 sono inviati alla persona registrata come titolare.
Art. 18 Trasferimento di un marchio registrato a nome di un agente
Se un marchio, comunitario viene registrato, senza l'autorizzazione del titolare del marchio, a nome dell'agente o rappresentante di colui che è titolare di tale marchio, quest'ultimo ha il diritto di chiedere il trasferimento a proprio favore della registrazione, a meno che tale agente o rappresentante giustifichi il proprio modo di agire.
Art. 19 Diritti reali
1. Il marchio comunitario può, indipendentemente dall'impresa, essere dato in pegno o essere oggetto di un altro diritto reale.
2. A richiesta di una delle parti, i diritti di cui al paragrafo 1 sono iscritti nel registro e pubblicati.