Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Il marchio di impresa può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o parte del territorio di uno Stato membro. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive.

2. Il titolare di un marchio di impresa può far valere i diritti conferiti da tale marchio contro un licenziatario che trasgredisca una disposizione del contratto di licenza per quanto riguarda:

1. a) la sua durata;

2. b) la forma disciplinata dalla registrazione nella quale si può usare il marchio di impresa;

3. c) la natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata;

4. d) il territorio al cui interno il marchio di impresa può essere apposto; o

5. e) la qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario.

1. Il titolare di un marchio di impresa anteriore di cui all’articolo 4, paragrafo 2, il quale, durante cinque anni consecutivi, abbia tollerato l’uso in uno Stato membro di un marchio di impresa posteriore registrato in quello Stato membro, di cui era a conoscenza, non può domandare la dichiarazione di nullità del marchio di impresa posteriore né opporsi all’uso dello stesso sulla base del proprio marchio di impresa anteriore per i prodotti o servizi per i quali è stato utilizzato il marchio di impresa posteriore, salvo ove il marchio di impresa posteriore sia stato domandato in malafede.

2. Qualsiasi Stato membro può prevedere che il paragrafo 1 sia applicabile al titolare di un marchio di impresa anteriore di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), o di un altro diritto anteriore di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettere b) o c).

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 o 2, il titolare di un marchio di impresa registrato posteriormente non può opporsi all’uso del diritto anteriore, benché detto diritto non possa essere fatto valere contro il marchio di impresa posteriore.

1.

2. Si considera come uso del marchio di impresa da parte del titolare l’uso del marchio di impresa col consenso del titolare o l’uso del marchio d’impresa da parte di una qualsiasi persona abilitata a utilizzare un marchio collettivo o un marchio di garanzia o certificazione.

3. Per marchi di impresa registrati anteriormente alla data di entrata in vigore nello Stato membro interessato delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 89/104/CEE:

1. a) se una disposizione in vigore anteriormente a detta data prevedeva sanzioni per il mancato uso di un marchio di impresa durante un periodo ininterrotto, si considera che la decorrenza del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, primo comma, sia iniziata contemporaneamente a un periodo di mancato uso già in corso a detta data;

2. b) se anteriormente a detta data non era in vigore alcuna disposizione relativa all’uso del marchio d’impresa, si considera che i periodi di cinque anni di cui al paragrafo 1, primo comma, decorrano, al più presto, da quella data.

1. La nullità di un marchio d’impresa non può essere dichiarata a motivo dell’esistenza di un marchio d’impresa anteriore in conflitto, il quale non soddisfi le condizioni di uso di cui all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, o, eventualmente, paragrafo 3.

2. Uno Stato membro può prevedere che un marchio d’impresa non possa essere escluso dalla registrazione a causa dell’esistenza di un marchio di impresa anteriore in conflitto il quale non soddisfi le condizioni di uso di cui all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, o, eventualmente, paragrafo 3.

3. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 12, in caso di domanda riconvenzionale che abbia per oggetto la decadenza, uno Stato membro può prevedere che un marchio di impresa non possa essere invocato fondatamente in una procedura per contraffazione, se si è stabilita, dietro eccezione, la dichiarabilità della decadenza del marchio di impresa in virtù dell’articolo 12, paragrafo 1.

4. Se il marchio di impresa anteriore è stato usato soltanto per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, si considera, ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, come registrato soltanto per quella parte di prodotti e servizi.

1.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, il marchio di impresa è suscettibile inoltre di decadenza qualora, dopo la data di registrazione:

1. a) sia divenuto, per il fatto dell’attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato;

2. b) sia idoneo a indurre in errore il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei suddetti prodotti o servizi, a causa dell’uso che ne viene fatto dal titolare del marchio di impresa o con il suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato.

1. Fatto salvo l’articolo 4, gli Stati membri la cui legislazione autorizza la registrazione di marchi collettivi o di marchi di garanzia o di certificazione possono prevedere che detti marchi siano esclusi dalla registrazione, che si dichiari la loro decadenza o che si dichiari la loro nullità per motivi diversi da quelli di cui agli articoli 3 e 12, nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda.

2. In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire che i segni o le indicazioni che, nel commercio, possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi collettivi, oppure marchi di garanzia o di certificazione. Un marchio siffatto non autorizza il titolare a vietare ai terzi l’uso commerciale di detti segni o indicazioni, purché l’utilizzazione sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere fatto valere nei confronti di un terzo abilitato a usare una denominazione geografica.