REGOLAMENTO (CE) N. 40/94 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario
Testo in vigore al
Art. 5 Titolari del marchio comunitario
Possono essere titolari di marchi comunitari le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico.
Art. 6 Modo di acquisizione del marchio comunitario
Il marchio comunitario si acquisisce con la registrazione.
Art. 7 Impedimenti assoluti alla registrazione
1. Sono esclusi dalla registrazione:
a) i segni che non sono conformi all'articolo 4;
b) i marchi privi di carattere distintivo;
c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire, per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;
e) i segni costituiti esclusivamente:
i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, oppure
ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, oppure
iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;
f) i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
g) i marchi che sono di natura tale da ingannare il pubblico per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;
h) i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi;
i) i marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall'articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare, a meno che le autorità competenti ne abbiano autorizzato la registrazione.
j) i marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini, o degli alcoolici che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano alcoolici, rispetto ai vini o alcoolici che non hanno tale origine;
k) i marchi che contengono o consistono in una denominazione d'origine o un'indicazione geografica registrata conformemente al regolamento (CEE) n. 2081/92 corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13 del suddetto regolamento e concernente lo stesso tipo di prodotto, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata successivamente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica.
2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità.
3. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d) non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto.
Art. 8 Impedimenti relativi alla registrazione
1. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:
a) se esso è identico al marchio anteriore e se i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato;
b) se a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
2. Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per «marchi anteriori»:
a) i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi:
i) marchi comunitari,
ii) marchi registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi, presso l'Ufficio dei marchi del Benelux,
iii) marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro;
iv) i marchi oggetto di registrazione internazionale aventi efficacia nella Comunità;
b) le domande di marchi di cui alla lettera a), fatta salva la loro registrazione;
c) i marchi che, alla data di presentazione della domanda di registrazione del marchio comunitario, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per la domanda di marchio comunitario, sono notoriamente conosciuti in uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 6 bis della convenzione di Parigi.
3. In seguito all'opposizione del titolare del marchio, un marchio è del pari escluso dalla registrazione se l'agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la domanda a proprio nome e senza il consenso del titolare, a meno che tale agente o rappresentante non giustifichi il suo modo di agire.
4. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se ed in quanto, conformemente a una normativa comunitaria o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:
a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio comunitario, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per la presentazione della domanda di marchio comunitario,
b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.
5. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.
Sezione seconda. Effetti del marchio comunitario
Art. 9 Diritti conferiti dal marchio comunitario
1. Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare in commercio:
a) un segno identico al marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col marchio comunitario e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio comunitario e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra il segno e il marchio;
c) un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato, se il marchio comunitario gode di notorietà nella Comunità e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi.
2. Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 1:
a) l'apposizione del segno sui prodotti o sul loro confezionamento;
b) l'offerta, l'immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali scopi oppure l'offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno;
c) l'importazione o l'esportazione dei prodotti sotto la copertura del segno;
d) l'uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità.
3. Il diritto conferito dal marchio comunitario è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio. Tuttavia, può essere richiesto un equo indennizzo per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio comunitario che, dopo la pubblicazione della registrazione del marchio, sarebbero vietati in virtù di detto marchio. Il tribunale adito non può statuire sul merito fintantoché la registrazione non è stata pubblicata.
Art. 10 Riproduzione del marchio comunitario nei dizionari
Se la riproduzione di un marchio comunitario in un dizionario, in un'enciclopedia o in un'analoga opera di consultazione dà l'impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato il marchio, su richiesta del titolare del marchio comunitario l'editore dell'opera provvede affinché al più tardi nella riedizione successiva dell'opera la riproduzione del marchio sia corredata dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato.
Art. 11 Divieto d'uso del marchio comunitario registrato a nome di un agente o rappresentante
Se un marchio comunitario viene registrato, senza l'autorizzazione del titolare del marchio a nome dell'agente o rappresentante di colui che è titolare di tale marchio, quest'ultimo ha il diritto di opporsi all'uso, senza la sua autorizzazione, del marchio da parte dell'agente o rappresentante, a meno che tale agente o rappresentante giustifichi il proprio modo di agire.
Art. 12 Limitazione degli effetti del marchio comunitario
Il diritto conferito dal marchio comunitario non consente al titolare di impedire ai terzi l'uso in commercio:
a) del loro nome o indirizzo;
b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o servizio;
c) del marchio, se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare accessori o pezzi di ricambio;
purché questo uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale.
Art. 13 Esaurimento del diritto conferito dal marchio comunitario
1. Il diritto conferito dal marchio comunitario non permette al titolare di impedirne l'uso per prodotti immessi in commercio nella Comunità con tale marchio dal titolare stesso con il suo consenso.
2. Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga alla successiva immissione in commercio dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.
Art. 14 Applicazione complementare della legislazione nazionale in materia di contraffazione
1. Gli effetti del marchio comunitario sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni del presente regolamento. Inoltre, le contraffazioni di un marchio comunitario sono soggette alle norme nazionali riguardanti le contraffazioni di un marchio nazionale conformemente al disposto del titolo X.
2. Il presente regolamento non esclude che si possano intentare azioni inerenti ad un marchio comunitario fondate sul diritto degli Stati membri riguardante in particolare la responsabilità civile e la concorrenza sleale.
3. Le norme di procedura applicabili sono determinate conformemente alle disposizioni del titolo X.
Sezione terza. Uso del marchio comunitario
Art. 15 Uso del marchio comunitario
1. Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio comunitario è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso.
2. Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerate come uso:
a) l'utilizzazione del marchio comunitario in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato;
b) l'apposizione del marchio comunitario sui prodotti o sul loro confezionamento nella Comunità solo ai fini dell'esportazione.
3. L'uso del marchio comunitario con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare.
Sezione quarta. Marchio comunitario come oggetto di proprietà
Art. 16 Assimilazione del marchio comunitario al marchio nazionale
1. Salvo disposizione contraria degli articoli da 17 a 24, il marchio comunitario in quanto oggetto di proprietà è assimilato, nella sua totalità e per il complesso del territorio della Comunità, a un marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui, secondo il registro dei marchi comunitari,
a) il titolare ha la sede o il domicilio alla data considerata, o
b) se la lettera a) non è applicabile, il titolare ha alla data considerata uno stabilimento.
2. Nei casi non contemplati al paragrafo 1, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 è lo Stato della sede dell'Ufficio.
3. Quando più persone sono iscritte nel registro dei marchi comunitari come contitolari, il paragrafo 1 è applicabile al primo iscritto; in mancanza, esso si applica ai contitolari successivi nell'ordine della loro iscrizione. Quando il paragrafo 1 non è applicabile ad alcun contitolare, si applica il paragrafo 2.
Art. 17 Trasferimento
1. Il marchio comunitario, indipendentemente dal trasferimento dell'impresa, può essere trasferito per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato.
2. Il trasferimento della totalità dell'impresa implica il trasferimento del marchio comunitario, salvo che, conformemente alla legislazione applicabile al trasferimento, sussista una pattuizione contraria oppure le circostanze impongano chiaramente il contrario. Tale disposizione si applica all'obbligo contrattuale di trasferire l'impresa.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, la cessione del marchio comunitario deve essere fatta per iscritto e richiede la firma delle parti contraenti, tranne se essa risulta da una sentenza; in caso contrario la cessione è nulla.
4. Se dagli atti relativi al trasferimento risulta manifestamente che in conseguenza di quest'ultimo il marchio comunitario sarà tale da poter indurre in errore il pubblico sulla natura, qualità o provenienza geografica dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato, l'Ufficio rifiuta di registrare il trasferimento, a meno che l'avente causa accetti di limitare la registrazione del marchio comunitario a quei prodotti o servizi per i quali il marchio non sarà ingannevole.
5. A richiesta di una delle parti il trasferimento è iscritto nel registro e pubblicato.
6. Fintanto che il trasferimento non sia iscritto nel registro, l'avente causa non può invocare i diritti risultanti dalla registrazione del marchio comunitario.
7. Qualora si debbano osservare termini nei confronti dell'Ufficio, l'avente causa può fare a quest'ultimo le dichiarazioni previste a tal fine, non appena l'Ufficio abbia ricevuto la domanda di registrazione del trasferimento.
8. Tutti i documenti che devono essere notificati al titolare del marchio comunitario a norma dell'articolo 77 sono inviati alla persona registrata come titolare.
Art. 18 Trasferimento di un marchio registrato a nome di un agente
Se un marchio, comunitario viene registrato, senza l'autorizzazione del titolare del marchio, a nome dell'agente o rappresentante di colui che è titolare di tale marchio, quest'ultimo ha il diritto di chiedere il trasferimento a proprio favore della registrazione, a meno che tale agente o rappresentante giustifichi il proprio modo di agire.
Art. 19 Diritti reali
1. Il marchio comunitario può, indipendentemente dall'impresa, essere dato in pegno o essere oggetto di un altro diritto reale.
2. A richiesta di una delle parti, i diritti di cui al paragrafo 1 sono iscritti nel registro e pubblicati.
Art. 20 Esecuzione forzata
1. Il marchio comunitario può essere oggetto di sequestro.
2. In materia di procedura di esecuzione forzata su un marchio comunitario, la competenza esclusiva spetta ai tribunali e alle autorità dello Stato membro determinato in conformità dell'articolo 16.
3. A richiesta di una delle parti, l'esecuzione forzata è iscritta nel registro e pubblicata.
Art. 21 Procedura di insolvenza
1.
La sola procedura d'insolvenza nella quale un marchio comunitario può essere incluso è quella che è stata avviata nello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore.
Tuttavia se il debitore è un'impresa di assicurazione o un ente creditizio quali definiti rispettivamente nelle direttive 2001/17/CE11 e 2001/24/CE12 la sola procedura d'insolvenza nella quale un marchio comunitario può essere incluso è quella che è stata avviata nello Stato membro in cui detta impresa o ente è stato autorizzato.
2. In caso di comproprietà di un marchio comunitario, il paragrafo 1 si applica alla quota del comproprietario.
3. Quando un marchio comunitario è incluso in una procedura di insolvenza, a richiesta dell'autorità nazionale competente questo fatto viene iscritto nel registro e pubblicato nel bollettino dei marchi comunitari di cui all'articolo 85.
Art. 22 Licenza
1. Il marchio comunitario può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, e per la totalità o parte della Comunità. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive.
2. Il titolare di un marchio comunitario può far valere i diritti conferiti da tale marchio contro un licenziatario che trasgredisca una clausola del contratto di licenza per quanto riguarda la sua durata, la forma disciplinata dalla registrazione nella quale si può usare il marchio, la natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata, il territorio in cui il marchio può essere apposto o la qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario.
3. Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un'azione per contraffazione di un marchio comunitario soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Tuttavia il titolare di una licenza esclusiva può avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia lui stesso un'azione per contraffazione entro termini appropriati.
4. Un licenziatario può intervenire nella procedura per contraffazione, avviata dal titolare del marchio comunitario, per ottenere il risarcimento del danno da lui subito.
5. A richiesta di una delle parti, la concessione o il trasferimento di una licenza di marchio comunitario sono iscritti nel registro e pubblicati.
Art. 23 Opponibilità ai terzi
1. Gli atti giuridici di cui agli articoli 17, 19 e 22, riguardanti il marchio comunitario, sono opponibili ai terzi in tutti gli Stati membri soltanto dopo essere stati iscritti nel registro. Tuttavia, prima della sua iscrizione, un atto è opponibile ai terzi che hanno acquisito diritti sul marchio dopo la data dell'atto, ma che erano a conoscenza di tale atto al momento dell'acquisizione di detti diritti.
2. Il paragrafo 1 non è applicabile nei confronti di una persona che ha acquisito il marchio comunitario o un diritto sul marchio comunitario mediante trasferimento dell'impresa nella sua totalità o mediante qualsiasi altra successione a titolo universale.
3. L'opponibilità ai terzi degli atti giuridici menzionati all'articolo 20 è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro determinato in conformità dell'articolo 16.
4. Fino a quando tra gli Stati membri non siano entrate in vigore disposizioni comuni in materia di fallimento, l'opponibilità ai terzi del fallimento o di procedure analoghe è disciplinata dalla legislazione del primo Stato membro in cui tale procedura è stata avviata secondo la legislazione nazionale o convenzioni applicabili in materia.
Art. 24 Domanda di marchio comunitario come oggetto di proprietà
Gli articoli da 16 a 23 si applicano alla domanda di marchio comunitario.
Titolo III. Domanda di marchio comunitario
Sezione prima. Deposito della domanda e condizioni che essa deve soddisfare
Art. 25 Deposito della domanda
1. La domanda di marchio comunitario è depositata, a scelta del richiedente,
a) presso l'Ufficio, ovvero
b) presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o presso l'Ufficio dei marchi del Benelux. Una domanda depositata in tal modo ha effetti identici a quelli che avrebbe se fosse stata depositata nel medesimo giorno presso l'Ufficio.
2. Qualora la domanda sia depositata presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o presso l'Ufficio dei marchi del Benelux, questi provvedono ad inoltrare la domanda all'Ufficio entro un termine di due settimane a decorrere dalla data del deposito. Essi hanno la facoltà di esigere dal richiedente il pagamento di una tassa, che non dovrà essere superiore alle spese amministrative sostenute per la ricezione e la trasmissione della domanda.
3. Le domande di cui al paragrafo 2 non pervenute all'Ufficio entro il termine di due mesi dalla data del deposito si considerano presentate alla data in cui la domanda è pervenuta all'Ufficio.
4. Dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione redige una relazione sul funzionamento del sistema di deposito delle domande di marchio comunitario, corredata di eventuali proposte di modifica.