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Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Art. 129 Diritto applicabile

1. I tribunali dei marchi UE applicano le disposizioni del presente regolamento.

2. Per tutte le questioni sui marchi che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento il tribunale dei marchi UE pertinente applica il pertinente diritto nazionale.

3. Se il presente regolamento non dispone altrimenti, il tribunale dei marchi UE applica le norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di azioni relative a un marchio nazionale nello Stato membro in cui tale tribunale ha sede.

Art. 130 Sanzioni

1. Quando un tribunale dei marchi UE accerta che il convenuto ha contraffatto un marchio UE o commesso atti che costituiscono minaccia di contraffazione, emette un'ordinanza vietandogli, a meno che esistano motivi particolari che sconsiglino una siffatta decisione, di continuare gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione. Prende anche, in conformità della legge nazionale, le misure dirette a garantire l'osservanza del divieto.

2. Il tribunale dei marchi UE può anche applicare misure o ordini ai sensi del diritto applicabile che ritiene opportuni nelle circostanze del caso.

Art. 131 Misure provvisorie e cautelari

1. I tribunali di uno Stato membro, compresi i tribunali dei marchi UE, possono essere aditi per chiedere, relativamente a un marchio UE o a una domanda di marchio UE, l'applicazione delle misure provvisorie e cautelari previste dalla legislazione di detto Stato per un marchio nazionale, anche se ai sensi del presente regolamento la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta a un tribunale dei marchi UE di un altro Stato membro.

2. Un tribunale dei marchi UE la cui competenza si fonda sull'articolo 125, paragrafi 1, 2, 3 o 4, è competente a ordinare misure provvisorie e cautelari che, fatte salve le procedure di riconoscimento e di esecuzione richieste dal capo III del regolamento (UE) n. 1215/2012, hanno efficacia sul territorio di qualsiasi Stato membro. Tale competenza non spetta a nessun altro organo giurisdizionale.

Art. 132 Norme specifiche in materia di connessione

1. Se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, il tribunale dei marchi UE adito per un'azione contemplata dall'articolo 124, diversa da un'azione di accertamento di non contraffazione, sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, ovvero a richiesta di una delle parti e sentite le altre, ove la validità del marchio UE sia già contestata dinanzi a un altro tribunale dei marchi UE con una domanda riconvenzionale o sia stata presentata una domanda di decadenza o di nullità presso l'Ufficio.

2. Se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, l'Ufficio al quale sia stata presentata una domanda di decadenza o di nullità sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, ovvero a richiesta di una delle parti e sentite le altre, quando la validità del marchio UE sia già stata contestata dinanzi a un tribunale dei marchi UE con una domanda riconvenzionale. Tuttavia, qualora una delle parti nel procedimento dinanzi al tribunale dei marchi UE lo chieda, il tribunale, sentite le altre parti, può sospendere il procedimento. In tal caso l'Ufficio prosegue il procedimento dinanzi a esso pendente.

3. In caso di sospensione del procedimento, il tribunale dei marchi UE può adottare misure provvisorie e cautelari per la durata della sospensione.

Art. 133 Competenza dei tribunali dei marchi dell'Unione europea di secondo grado — Ricorso per cassazione

1. Avverso le sentenze dei tribunali dei marchi UE di primo grado, pronunciate nei procedimenti risultanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 124, è ammesso appello dinanzi ai tribunali dei marchi UE di secondo grado.

2. Le condizioni alle quali può essere proposto appello dinanzi a un tribunale dei marchi UE di secondo grado sono fissate dalla legge nazionale dello Stato membro in cui tale tribunale ha sede.

3. Alle sentenze dei tribunali dei marchi UE di secondo grado sono applicabili le norme nazionali relative al ricorso per cassazione.

Sezione 3. Altre controversie relative ai marchi UE

Art. 134 Disposizioni complementari in materia di competenza delle autorità giudiziarie nazionali diverse dai tribunali dei marchi UE

1. Nello Stato membro le cui autorità giudiziarie hanno competenza in virtù dell'articolo 122, paragrafo 1, le azioni diverse da quelle di cui all'articolo 124 vanno proposte dinanzi alle autorità giudiziarie che sarebbero competenti ratione loci e ratione materiae per le azioni riguardanti un marchio nazionale registrato in detto Stato.

2. Qualora nessuna autorità giudiziaria abbia competenza a norma dell'articolo 122, paragrafo 1, e del paragrafo 1 del presente articolo per un'azione diversa da quelle di cui all'articolo 124 riguardante un marchio UE, tale azione può essere proposta dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro in cui l'Ufficio ha sede.

Art. 135 Obbligo dell'autorità giudiziaria nazionale

L'autorità giudiziaria nazionale adita per un'azione diversa da quelle di cui all'articolo 124, riguardante un marchio UE, deve considerare valido tale marchio UE.

Capo XI. Incidenze sul diritto degli stati membri

Sezione 1. Azioni civili fondate su più marchi

Art. 136 Azioni civili simultanee e successive sulla base di marchi UE e di marchi nazionali

1. Qualora azioni per contraffazione siano proposte per gli stessi fatti e tra le stesse parti davanti a tribunali di Stati membri differenti, aditi rispettivamente sulla base di un marchio UE e sulla base di un marchio nazionale:

  1. a) il tribunale successivamente adito deve, anche d'ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del primo tribunale adito quando i marchi in causa sono identici e validi per prodotti o servizi identici. Il tribunale che dovrebbe dichiarare la propria incompetenza può sospendere il procedimento qualora venga eccepita l'incompetenza dell'altro tribunale;

  2. b) il tribunale successivamente adito può sospendere il procedimento quando i marchi in causa sono identici e validi per prodotti o servizi simili, nonché quando i marchi in causa sono simili e validi per prodotti o servizi identici o simili.

2. Il tribunale adito con un'azione per contraffazione sulla base di un marchio UE respinge l'azione quando sugli stessi fatti sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito tra le stesse parti, sulla base di un marchio nazionale identico, valido per prodotti o servizi identici.

3. Il tribunale adito con un'azione per contraffazione sulla base di un marchio nazionale respinge l'azione quando sugli stessi fatti sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito tra le stesse parti, sulla base di un marchio UE identico, valido per prodotti o servizi identici.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai provvedimenti provvisori e cautelari.

Sezione 2. Applicazione del diritto nazionale al fine di vietare l'uso dei marchi UE

Art. 137 Divieto di uso dei marchi UE

1. Il presente regolamento lascia impregiudicato, salvo disposizioni contrarie, il diritto previsto dalla legislazione nazionale degli Stati membri di proporre azioni per violazione di diritti anteriori ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 60, paragrafo 2, contro l'uso di un marchio UE posteriore. Azioni per violazione di diritti anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 2 e 4, non possono tuttavia più essere proposte se il titolare del diritto anteriore non ha più la facoltà di domandare la nullità del marchio UE ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 2.

2. Il presente regolamento lascia impregiudicato, salvo disposizioni contrarie, il diritto di proporre, a norma del diritto civile, amministrativo o penale di uno Stato membro o sulla base di disposizioni di diritto dell'Unione, azioni dirette a vietare l'uso di un marchio UE qualora il diritto di tale Stato membro o il diritto dell'Unione possa essere invocato per vietare l'uso di un marchio nazionale.

Art. 138 Diritti anteriori aventi portata locale

1. Il titolare di un diritto anteriore di portata locale può opporsi all'uso del marchio UE nel territorio in cui tale diritto è tutelato nella misura in cui il diritto dello Stato membro in questione lo consente.

2. Il paragrafo 1 cessa di essere applicabile se il titolare del diritto anteriore ha, nel corso di cinque anni consecutivi, tollerato l'uso del marchio UE sul territorio in cui tale diritto è tutelato, essendo al corrente di tale uso, salvo il caso in cui il deposito del marchio UEsia stato effettuato in malafede.

3. Il titolare del marchio UE non può opporsi all'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1, anche se questo diritto non può più essere fatto valere nei confronti del marchio UE.

Sezione 3. Trasformazione in domanda di marchio nazionale

Art. 139 Istanza di avviamento della procedura nazionale

1. Il richiedente o il titolare di un marchio UE può richiedere la trasformazione della sua domanda o del suo marchio UE in domanda di marchio nazionale nella misura in cui:

  1. a) la domanda di marchio UE è respinta, ritirata o considerata ritirata;

  2. b) il marchio UE cessa di produrre i suoi effetti.

2. La trasformazione non può essere effettuata:

  1. a) ove il titolare del marchio UE sia stato dichiarato decaduto dai suoi diritti per mancanza di utilizzazione di questo marchio, a meno che, nello Stato membro per il quale viene richiesta la trasformazione, il marchio UE non sia stato utilizzato con modalità che costituiscono un'utilizzazione effettiva secondo la legislazione nazionale;

  2. b) per ottenere la protezione di uno Stato membro dove sia stato accertato, da parte dell'Ufficio o di un tribunale nazionale, che la domanda di marchio UE o il marchio stesso sono viziati rispettivamente da un impedimento alla registrazione o da una causa di revoca o di nullità.

3. Alla domanda di marchio nazionale risultante dalla trasformazione di una domanda di marchio UE o dalla trasformazione di un marchio UE è attribuita, nello Stato membro interessato, la data di deposito o la data di priorità di tale domanda o di tale marchio ed eventualmente la preesistenza di un marchio di detto Stato rivendicata ai sensi dell'articolo 39 o dell'articolo 40.

4. Se una domanda di marchio UE è considerata ritirata, l'Ufficio notifica tale fatto al richiedente fissandogli un termine di tre mesi dalla data della notifica per presentare un'istanza di trasformazione.

5. Se la domanda di marchio UE è ritirata o se il marchio UE cessa di produrre i suoi effetti in seguito all'iscrizione di una rinuncia o al mancato rinnovo della registrazione, l'istanza di trasformazione va presentata entro tre mesi dalla data di ritiro della domanda di marchio UE o di cessazione degli effetti del marchio UE.

6. Se la domanda di marchio UE è respinta con una decisione dell'Ufficio o se il marchio UE cessa di produrre i suoi effetti in seguito a una decisione dell'Ufficio o di un tribunale del marchio UE, l'istanza di trasformazione va presentata entro tre mesi dalla data in cui tale decisione è divenuta definitiva.

7. Gli effetti contemplati dall'articolo 37 vengono meno se l'istanza non è presentata in tempo utile.

Art. 140 Presentazione, pubblicazione e trasmissione dell'istanza di trasformazione

1. L'istanza di trasformazione è presentata all'Ufficio entro il termine di cui all'articolo 139, paragrafo 4, 5 o 6, e comprende l'indicazione dei motivi della trasformazione di cui all'articolo 139, paragrafo 1, lettera a) o b), gli Stati membri per i quali è richiesta la trasformazione e i prodotti e servizi oggetto della trasformazione. Se la trasformazione viene richiesta in conseguenza del mancato rinnovo della registrazione, il termine di tre mesi di cui all'articolo 139, paragrafo 5, inizia a decorrere dal giorno successivo all'ultimo giorno nel quale la richiesta di rinnovo può essere presentata a norma dell'articolo 53, paragrafo 3. L'istanza di trasformazione si considera depositata soltanto dopo il pagamento della tassa di trasformazione.

2. Se l'istanza di trasformazione riguarda una domanda di marchio UE che è già stata pubblicata ovvero riguarda un marchio UE, il ricevimento di tale istanza è iscritto nel registro e l'istanza di trasformazione è pubblicata.

3. L'Ufficio controlla se la trasformazione richiesta soddisfa le condizioni del presente regolamento, in particolare dell'articolo 139, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, e del paragrafo 1 del presente articolo, nonché le condizioni formali specificate nell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo. Nei casi in cui non sono rispettate le condizioni relative all'istanza, l'Ufficio notifica al richiedente le irregolarità riscontrate. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge l'istanza di trasformazione. Nei casi in cui si applica l'articolo 139, paragrafo 2, l'Ufficio respinge l'istanza di trasformazione in quanto inammissibile solo rispetto agli Stati membri per i quali la trasformazione è esclusa in base a tale disposizione. Se entro il previsto termine di tre mesi non è stata pagata la tassa di trasformazione ai sensi dell'articolo 139, paragrafi 4, 5 o 6, l'Ufficio informa il richiedente che l'istanza di trasformazione è considerata come non presentata.

4. Se l'Ufficio o un tribunale dei marchi UE ha rifiutato la domanda di marchio UE o ha dichiarato il marchio UE nullo sulla base di motivi assoluti con riferimento alla lingua di uno Stato membro, la trasformazione è esclusa, ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 2, per tutti gli Stati membri nei quali tale lingua è una delle lingue ufficiali. Se l'Ufficio o un tribunale dei marchi UE ha rifiutato la domanda di marchio UE o ha dichiarato il marchio UE nullo sulla base di motivi assoluti validi in tutta l'Unione o tenendo conto di un marchio UE anteriore o di altri diritti di proprietà industriale dell'Unione, la trasformazione è esclusa a norma dell'articolo 139, paragrafo 2, per tutti gli Stati membri.

5. Se l'istanza di trasformazione è conforme ai requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l'Ufficio trasmette l'istanza di trasformazione e i dati di cui all'articolo 111, paragrafo 2, agli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, compreso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, per i quali l'istanza è stata considerata ammissibile. L'Ufficio informa il richiedente della data di trasmissione.

6.

La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:

  1. a) le informazioni dettagliate che devono essere contenute in un'istanza di trasformazione di una domanda di marchio UE o un marchio UE registrato in una domanda di marchio nazionale a norma del paragrafo 1;

  2. b) le informazioni che deve comprendere la pubblicazione dell'istanza di trasformazione a norma del paragrafo 2.

Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

Art. 141 Requisiti formali per la trasformazione

1. Ogni servizio centrale per la proprietà industriale al quale è trasmessa l'istanza di trasformazione può ottenere dall'Ufficio tutte le informazioni supplementari relative all'istanza atte a consentirgli di pronunciarsi sul marchio nazionale risultante dalla trasformazione.

2. Una domanda di marchio UE o un marchio UE trasmessi conformemente all'articolo 140 non possono, per quanto riguardala loro forma, essere assoggettati dal diritto nazionale a condizioni diverse da quelle previste dal presente regolamento o dagli atti adottati ai sensi del presente regolamento, né a condizioni supplementari.

3. Il servizio centrale per la proprietà industriale cui l'istanza è trasmessa può esigere che, entro un termine non inferiore a due mesi, il richiedente:

  1. a) paghi la tassa nazionale di deposito;

  2. b) presenti, in una delle lingue ufficiali nazionali, una traduzione dell'istanza e dei documenti a essa allegati;

  3. c) elegga domicilio nello Stato in questione;

  4. d) presenti una riproduzione del marchio nel numero di copie specificato da detto Stato.

Capo XII. L'ufficio

Sezione 1. Disposizioni generali

Art. 142 Status giuridico

1. L'Ufficio è un'agenzia dell'Unione. Esso ha personalità giuridica.

2. In ciascuno degli Stati membri esso ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; esso può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio.

3. L'Ufficio è rappresentato dal suo direttore esecutivo.

Art. 143 Personale

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 166 del presente regolamento ai membri delle commissioni di ricorso, si applicano al personale dell'Ufficio lo statuto, il regime e i relativi regolamenti di esecuzione adottati di comune accordo dalle istituzioni dell'3 Unione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'Ufficio può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non impiegato dall'Ufficio. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali all'Ufficio.

Art. 144 Privilegi e immunità

Il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione si applica all'Ufficio e al suo personale.

Art. 145 Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'Ufficio è disciplinata dalla legge applicabile al contratto di cui trattasi.

2. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dall'Ufficio.

3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'Ufficio risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

4. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5. La responsabilità personale degli agenti verso l'Ufficio è disciplinata dalle disposizioni dello statuto o dal regime a essi applicabile.

Art. 146 Lingue

1. Le domande di marchio UE sono depositate in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

2. Le lingue dell'Ufficio sono il francese, l'inglese, l'italiano, lo spagnolo e il tedesco.

3.

Il richiedente deve indicare una seconda lingua, che sia una lingua dell'Ufficio, che può accettare come lingua procedurale alternativa in procedimenti di opposizione, decadenza e nullità.

Se il deposito è stato fatto in una lingua che non è una lingua dell'Ufficio, quest'ultimo provvede alla traduzione della domanda, di cui all'articolo 31, paragrafo 1, nella lingua indicata dal richiedente.

4. Laddove il richiedente di un marchio UE sia parte unica in procedimenti dinanzi all'Ufficio, la lingua procedurale è quella in cui è stata presentata la domanda di marchio UE. Se il deposito è stato fatto in una lingua diversa da quelle dell'Ufficio, l'Ufficio può inviare comunicazioni scritte al richiedente nella seconda lingua che questi avrà indicato nella domanda.

5. L'opposizione e la domanda di decadenza o la dichiarazione di nullità sono presentate in una delle lingue dell'Ufficio.

6.

Fatto salvo il paragrafo 5:

  1. a) ogni domanda o dichiarazione relativa a una domanda di marchio UE può essere redatta nella lingua in cui è stata presentata la domanda di detto marchio UE o nella seconda lingua indicata dal richiedente nella domanda;

  2. b) ogni domanda o dichiarazione relativa a un marchio UE registrato può essere redatta in una delle lingue dell'Ufficio.

Tuttavia, se la domanda è presentata utilizzando un modulo fornito dall'ufficio di cui all'articolo 100, paragrafo 2, tale modulo può essere redatto in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione, purché il modulo sia compilato in una delle lingue dell'Ufficio per quanto attiene agli elementi testuali.

7.

Se la lingua scelta, conformemente al paragrafo 5, per l'opposizione o la domanda di decadenza o di nullità è la stessa utilizzata nella domanda di marchio UE o è la seconda lingua indicata all'atto del deposito, il procedimento si svolge in detta lingua.

Se la lingua scelta, conformemente al paragrafo 5, per l'opposizione o la domanda di decadenza o di nullità non è né la lingua della domanda di marchio né la seconda lingua indicata all'atto del deposito di detta domanda, la parte che propone opposizione o che chiede la decadenza o la nullità del marchio UE deve presentare a sue spese una traduzione della propria istanza o nella lingua della domanda del marchio, purché sia una lingua dell'Ufficio, o nella seconda lingua indicata all'atto del deposito della domanda di marchio. La traduzione è presentata entro un mese dalla scadenza del periodo di opposizione o dalla data di deposito di una domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità. La lingua in cui l'atto è stato tradotto diviene quindi la lingua procedurale.

8. Le parti nei procedimenti di opposizione, decadenza, nullità e ricorso possono convenire che un'altra lingua ufficiale dell'Unione sia la lingua procedurale.

9. Fatti salvi i paragrafi 4 e 8, e salvo indicazione contraria, nel procedimento scritto dinanzi all'Ufficio le parti possono usare una delle lingue dell'Ufficio. Se la lingua scelta non è la lingua della procedura esse forniscono una traduzione nella lingua della procedura entro un mese dalla data di presentazione del documento originario. Se il richiedente il marchio UE è l'unica parte del procedimento dinanzi all'Ufficio e se la lingua in cui è redatta la domanda di marchio UE non è una della lingue dell'Ufficio, la traduzione può essere fornita anche nella seconda lingua indicata dal richiedente nella sua domanda.

10. Il direttore esecutivo stabilisce le modalità con cui le traduzioni devono essere certificate.

11.

La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:

  1. a) a misura in cui i documenti giustificativi da utilizzare nel procedimento scritto dinanzi all'Ufficio possono essere forniti in qualsiasi lingua dell'Unione e la necessità di fornire una traduzione;

  2. b) gli standard richiesti delle traduzioni da depositare presso l'Ufficio.

Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

Art. 147 Pubblicazione e registrazione

1. La domanda di marchio UE di cui all'articolo 31, paragrafo 1, è pubblicata in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, così come tutte le altre informazioni la cui pubblicazione è prescritta dal presente regolamento o da un atto adottato ai sensi del presente regolamento.

2. Tutte le iscrizioni annotate nel registro sono effettuate in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

3. In caso di dubbio fa fede il testo nella lingua dell'Ufficio in cui la domanda di marchio UE è stata presentata. Se la presentazione è avvenuta in una lingua ufficiale dell'Unione diversa da una delle lingue dell'Ufficio, fa fede il testo redatto nella seconda lingua indicata dal richiedente.

Art. 148 Servizi di traduzione

Alle traduzioni necessarie al funzionamento dell'Ufficio provvede il Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea.

Art. 149 Trasparenza

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio5 si applica ai documenti in possesso dell'Ufficio.

2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3. Le decisioni adottate dall'Ufficio in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 228 e 263 del trattato TFUE.

4. Il trattamento di dati personali da parte dell'Ufficio è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio6.

Fonti e licenze