Corte giust. UE, Sentenza del 3 luglio 1974, causa 192/73

La sentenza di rinvio e le osservazioni scritte presentate in virtù dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia possono riassumersi come segue:

La Hag AG (costituita a Brema, con la ragione sociale Kaffeehandels Aktiengesellschaft) fu la prima a brevettare il procedimento di decaffeinizzazione. Il marchio che contraddistingue questo tipo di caffè, caratterizzato dalla dicitura Hag, è depositato in Germania dal 1907 ed in Belgio ed in Lussemburgo dal 1908. Con la registrazione internazionale del 28 maggio 1925, la tutela di detti marchi si estendeva a tutti i paesi firmatari della convenzione detta «Accordo di Madrid». cui avevano aderito anche Belgio e Lussemburgo.

Nel 1927, la Hag AG costituiva una filiale in Belgio, la Café Hag SA (in prosieguo Hag/Belgio), controllata al 100 %, specie tramite una filiale olandese, la NV Koffie Hag. L'esclusiva del marchio Hag per Belgio e Lussemburgo fu ceduta dalla Hag AG alla Hag/Belgio nel maggio 1935 ed entro l'anno la Hag AG chiedeva la cancellazione della registrazione internazionale di detti marchi per il Belgio e il Lussemburgo.

In forza di un decreto legge belga del 23 agosto 1944, l'intero capitale della Hag/ Belgio veniva messo sotto sequestro come bene appartenente al nemico. L'obbligo imposto agli alleati dall'art. 6 dell' atto finale della conferenza di Parigi sul risarcimento dei danni di guerra del 14 gennaio 1946, approvato dalla legge belga del 30 marzo 1948, in forza del quale dovevano esser posti sotto sequestro e non rivenduti a tedeschi i beni già appartenenti al nemico, venne rispettato dal Belgio, in quanto le azioni della Hag/ Belgio furono vendute alla famiglia Van Oevelen.

Il 18 giugno 1971, la Hag/Belgio cedeva i marchi Benelux Hag per il Belgio e il Lussemburgo alla società in accomandita Van Zuylen Frères (in prosieguo VZF), senza però cedere lo stabilimento. La VZF non produce caffè decaffeinato, ma lo acquista dalla Hag/Belgio, che non lo vende più direttamente, ma solo tramite rivenditori.

Pur se in Belgio il caffè continuava ad essere venduto sotto il marchio Decofa, dal 1972 la Hag AG effettuava forniture di caffè ad alcuni rivenditori lussemburghesi sotto il marchio tedesco Hag. La VZF cercava di opporsi a tale politica denunciando la contraffazione del marchio al tribunale di Lussemburgo, il 3 novembre 1972. Il 4 aprile 1973, la VZF promuoveva una seconda azione onde far dichiarare nulli i depositi di marchio effettuati in Belgio e Lussemburgo dalla Hag AG posteriormente al 1945. Prima dell'udienza, un commerciante te desco presentava domanda d'intervento nel primo procedimento onde salvaguardare il suo diritto ad importare in Lussemburgo prodotti Hag da lui acquistati presso la Hag AG di Brema.

Respinta la richiesta d'intervento, il tribunale di Lussemburgo, con sentenza 31 ottobre 1973, sospendeva il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali, la seconda delle quali include anche la richiesta del commerciante:

«1. Se l'art. 85 e/o le norme che disciplinano la libera circolazione delle merci nell'ambito della CEE, in ispecie gli artt. 5, 30 e seguenti, ed in primo luogo l'art. 36 del trattato, autorizzino l'attuale titolare di un marchio di fabbrica in uno Stato membro (A) ad opporsi, in forza del proprio diritto di esclusiva, alla importazione nello Stato (A), effettuata dal titolare originario dello stesso marchio in un altro Stato membro (B), di prodotti provenienti da quest' ultimo paese e contrassegnati dallo stesso marchio del prodotto dello Stato (A), essendo accertato che: il marchio di fabbrica in questione è stato ceduto dal titolare originario che ne disponeva nello Stato membro (B) alla sua filiale costituita nello Stato membro (A), a seguito di accordi anteriori all'entrata in vigore del trattato di Roma; la filiale, posta sotto sequestro, dopo la seconda guerra mondiale, dallo Stato (A), è stata poi ceduta, assieme al diritto sul marchio di fabbrica, ad un terzo; questi ha nominato a sua volta un esclusivista per lo stesso marchio nello Stato (A); tra l'attuale titolare ed il titolare originario del marchio negli Stati (A) e (B) non sussiste alcun rapporto giuridico, finanziario, tecnico od economico. 2. Se la risposta alla suddetta questione sia valida anche nel caso in cui il prodotto sia messo in vendita nello Stato membro (A) non dal titolare originario del marchio nello Stato membro (B), ma da una terza persona, ad esempio da un importatore che abbia regolarmente acquistato il prodotto nello Stato (B) dal titolare originario del marchio».

Il provvedimento di rinvio è stato registrato nella cancelleria della Corte il 28 dicembre 1973.

A norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia della CEE, hanno presentato osservazioni scritte la Commissione delle CC.EE., rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. van Ackere, in qualità di agente; la società Van Zuylen Frères, rappresentata dagli avv. Braun, Waelbroeck e Bonn; la società Hag, rappresentata dagli avv. Arendt e Collin, ed il governo del Regno Unito, rappresentato dal Treasury Solicitor, in qualità di agente.

Sentita la relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.

Secondo la Commissione, non si tratta di stabilire quando è stato stipulato un accordo, bensì di determinare se esso possa ancora provocare restrizioni della concorrenza dopo l'entrata in vigore del trattato CEE.

La Commissione ritiene che il trasferimento di un marchio da una società madre alla filiale, effettuato nell'ambito di una concentrazione di imprese, costituisce effettivamente un contratto disciplinato dal diritto privato e quindi un accordo ai sensi dell'art. 85. Il principio sancito dal primo capoverso del dispositivo della sentenza 22-71 Béguelin (Racc. 1971, pag. 962) non può venir adottato allorché il vincolo tra la società madre e la filiale non sussiste più. Sotto il profilo dell'unità del mercato ha poca importanza accertare per quali motivi vi è stata scissione tra società madre e filiale.

La Commissione conclude che è in contrasto con l'art. 85 l'invocare il marchio lussemburghese, acquisito per effetto di un accordo, per impedire le importazioni dirette di caffè Hag tedesco. Poiché tale parametro vale per le importazioni dirette della convenuta, la seconda questione di cui all'ordinanza di rinvio diventa priva di oggetto.

La Hag AG appone in modo visibile sui propri prodotti la specificazione ch'essi provengono da Brema, quindi i consumatori oculati possono rilevare che questo prodotto Hag ha origine diversa dal prodotto della VZF.

A giudizio della Commissione, una pronunzia di un tribunale nazionale rappresenta una misura d'effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 del trattato se vieta che merci ci uno Stato membro siano importate in un altro.

L'art. 36 consente deroghe alla libertà di circolazione dei prodotti solo se esse risultino indispensabili per salvaguardare diritti che costituiscono l'oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale.

Solo grazie al diritto di mettere per la prima volta il prodotto sul mercato il titolare di un marchio è giuridicamente tutelato contro le manovre dei concorrenti sleali che sfruttano il marchio in questione a loro vantaggio: in questo stadio il titolare legittimo del marchio deve disporne di una tutela contro le contraffazioni. Se però il titolare del marchio cede a terzi il diritto di sfruttare il marchio, stipulando un contratto, per effetto del duale il dante causa si spoglia dell'esclusiva titolarità del marchio, i prodotti risultanti dall'attività industriale e commerciale del o degli aventi causa non sono, in linea di massima, prodotti contraffatti. La libera circolazione dei prodotti all'interno del mercato comune non pregiudica, normalmente, l'oggetto specifico — e quindi la stessa esistenza — del marchio: cause 56 e 58-64 Grundig/ Commissione (Racc. 1966, pag. 457), causa 40-70 Sirena/Eda (Race. 1971, pag. 69.)

Se il titolare ha acquisito il marchio non già in forza di un contratto di diritto privato, bensì in virtù di un provvedimento adottato dalla pubblica autorità, le facoltà di cui è investito devono necessariamente coincidere con il contenuto del diritto a suo tempo sequestrato dalla pubblica autorità.

La Commissione a questo proposito cita la massima nemo plus juris transferre potest quam ipse habet. Se l'ex titolare di un marchio espropriato non poteva far valere il proprio diritto di marchio per impedire l'importazione di prodotti contrassegnati dallo stesso marchio, nemmeno il nuovo titolare potrà farlo.

La Commissione conclude che sarebbe contrario alle norme sulla libera circolazione delle merci ammettere che chi è divenuto titolare di un marchio per effetto di un'espropriazione possa servirsi delle sue facoltà per escludere dal mercato i prodotti esportati dall'ex titolare del marchio.

È logico che l'esercizio del diritto di proprietà industriale incontri limitazioni per effetto del trattato CEE, ma tali limitazioni non possono giungere alla soppressione del diritto, giacché l'istituto giuridico del marchio è garantito dall'art. 36 del trattato.

Il marchio ha soprattutto la funzione di certificare la provenienza di un prodotto. Il marchio perderebbe il suo carattere distintivo se non indicasse più una sola provenienza, anzi in questo caso l'indicazione di più origini avrebbe funzione autodistruttiva.

Se l'esercizio del diritto di marchio implicasse che è lecita la convivenza di due marchi uguali su un mercato, il diritto di marchio perderebbe il suo carattere distintivo e ne verrebbe pregiudicata la stessa esistenza.

Non vi è contraffazione se un terzo importa prodotti provenienti dallo stesso stabilimento da cui escono anche i prodotti venduti dal titolare del marchio e contrassegnati dal marchio stesso, anche se tali prodotti non sono stati posti in circolazione all'estero dal titolare stesso

o da una persona economicamente vincolata a quest'ultimo. L'art. 33 della legge uniforme Benelux impedisce che due titolari di marchio, tra loro vincolati, riescano ad isolare il mercato sfruttando il diritto di marchio. Il marchio non può essere quindi utilizzato per rafforzare una suddivisione del mercato conseguente ad un'intesa. Comunque la coesistenza sullo stesso mercato di due prodotti contrassegnati dallo stesso marchio, che appartiene però a titolari diversi, si rivela fallace per i consumatori e perniciosa per 1 marchi.

La VZF mette in dubbio la validità di una distinzione tra un diritto di marchio originario ed un diritto di marchio derivato a seguito di una cessione. Nella fattispecie, comunque, la VZF ha acquistato il diritto non per effetto di cessione, bensì per effetto di una legittima appropriazione da parte della pubblica autorità. Se si rifiutasse alla pubblica autorità o al legittimo avente causa la facoltà di esercitare il diritto di marchio, cioè l'indicazione della provenienza unica del prodotto, si porrebbero nel nulla i diritti così acquisiti. La VZF esamina gli accordi del 1934/35 tra la Hag AG e la Hag/Belgio, il trasferimento delle azioni della Hag/Belgio a seguito del sequestro e della cessione dei marchi della Hag/ Belgio alla VZF e conclude ch'essi non presentano, singolarmente o nel loro complesso, i presupposti per essere vietati a norma dell'art. 85.

Un accordo che implica una ripartizione dei mercati tra la società madre e la filiale non sarebbe vietato dall'art. 85, n. 1, (ved. decisione della Commissione Christiani e Nielsen — GU 1969, n. L 165, pag. 12 — ; causa «dei coloranti» — Racc. 1972, pagg. 619-960 — ; causa 22-71 Béguelin — Racc. 1971, pag. 949).

Il trasferimento delle azioni dalla Hag/ Belgio alla famiglia Van Oevelen è avvenuto per effetto di un atto di imperio della publica autorità belga, quindi ogni rapporto tra le due società è venuto a cessare.

Pur supponendo che la cessione dei marchi della SA Café Hag alla VZF rappresenti un accordo tra imprese, esso non ha in pratica provocato restrizioni della concorrenza. Il diritto della SA Café Hag di impedire le importazioni dei prodotti della Hag AG scaturisce dal fatto ch'essa è titolare di un diritto di marchio, diritto che per di più è garantito dall'art. 36 del trattato. È ardito affermare che, per effetto della cessione delle azioni della Hag/Belgio, che l'ufficio sequestri ha venduto alla famiglia Van Oevelen, gli accordi del 1934/35 — con effetto retroattivo — possano pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri.

La VZF osserva che per entrambi i titolari permane la facoltà di vendere i rispettivi prodotti sconfinando dal proprio territorio, a patto che in tali operazioni non si sfruttino marchi regolarmente depositati o registrati dall'altra parte in detto territorio.

La VZF osserva inoltre che, se il cessionario non potesse opporsi alle importazioni dell'altro titolare e — di conseguenza — dovesse modificare la presentazione del proprio prodotto onde far rilevare al pubblico l'origine diversa dei prodotti, ciò potrebbe configurarsi come lesione del diritto e non solo del suo esercizio. La situazione nella causa Sirena era diversa, poiché la cessione dei marchi avvenuta nel 1937 riguardava due società indipendenti, mentre la cessione dei marchi Hag nel 1934/35 è avvenuta tra società affiliate. Nella fattispecie, inoltre, vi sarebbe soluzione di continuità tra la cessione effettuata nel 1934/35 e l'azione promossa dall'attrice che è titolare del diritto per effetto di un sequestro. Un accordo anteriore all'entrata in vigore del trattato può essere vietato a norma dell'accordo stesso, e non solo le conseguenze della situazione giuridica che esso ha creato.

Infine la VZF esamina la portata della sentenza Sirena e ne arguisce che si deve stabilire di volta in volta se l'esercizio litigioso di un diritto di marchio costituisce l'oggetto, il mezzo o la conseguenza di un'intesa. Non vi sono ragioni per pensare che il termine «accordo» di cui al secondo considerando vada inteso in senso diverso da quello del termine «intesa».

Il trattato vieta lo sfruttamento concertato del marchio, non però l'accordo di cessione in base al quale tale sfruttamento diviene possibile. Nella sentenza Sirena la Corte non ha inteso assimilare ogni cessione di marchio ad un accordo tra imprese che può venir vietato dall' art. 85.

Il concessionario non può esercitare il diritto di cui è titolare, onde impedire le importazioni di prodotti contrassegnati dal marchio, solo se tale esercizio è l'oggetto, il mezzo o la conseguenza di una intesa che continua ad esercitare i suoi effetti anche dopo l'entrata in vigore del trattato.

La libera circolazione delle merci

La sentenza Deutsche Grammophon (causa 78-80, Racc. 1971, pag. 487) si riferisce al caso in cui una sola persona, o due persone vincolate economicamente, sono titolari di diritti paralleli in due Stati membri. Essa non si riferisce alla situazione in cui due diritti paralleli sono effetto di una cessione o di una confisca. Il cessionario di un diritto di proprietà industriale non gode di una tutela meno ampia di quella spettante al dante causa.

Una delle caratteristiche dei diritti di proprietà industriale è la trasferibilità. Se si ammette che, nonostante il trasferimento, il dante causa continua a godere di diritti sul bene ceduto, ciò implica che il trasferimento integrale del diritto non è possibile.

I diritti acquisiti dalla VZF. provengono da un'impresa che non ha più vincoli con il loro titolare primitivo, il quale non ha più alcun diritto di controllare la qualità del prodotto della VZF.

Circa la seconda questione, la VZF ritiene che von vi siano motivi per distinguere a seconda che i prodotti venduti siano importati dallo stesso dante causa o da un terzo che li ha regolarmente acquistati dal dante causa. In entrambi i casi, la lesione degli interessi tutelati dal marchio è identica.

Per la Hag AG è sufficiente che gli accordi stipulati anteriormente all'entrata in vigore del trattato CEE continuino ad esercitare i loro effetti (causa Sirena summenzionata).

Gli effetti nella fattispecie sono innegabili, giacché la VZF, oggi, in forza del trasferimento di marchi avvenuto nel 1935, fa valere nei confronti della Hag AG rivendicazioni che non potrebbe avanzare se il contratto del 1935 non fosse stato stipulato. Tali effetti sono indipendenti dalla durata del contratto convenuta dalle parti oppure dalla stipulazione di un nuovo contratto o da fatti giuridici sopravvenuti dopo la stipulazione originaria. Le parti possono validamente invocare i diritti loro spettanti solo in forza di un accordo valido ed efficace, quindi gli effetti di tale accordo sono un fatto incontestabile. Nella fattispecie, il venir meno dell'accordo stipulato tra la Hag AG e la Hag/Belgio nel 1934/35 priverebbe la VZF di tutti i diritti sui marchi ch'essa rivendica.

Il trasferimento delle azioni della Café Hag SA a terzi non ha alcuna importanza, giacché non vi è stato mutamento di persona giuridica.

La suddivisione dei mercati risultante dall'accordo del 1934/35 si è conservata tra le due società, nonostante l'avvicendamento degli azionisti. Tale ripartizione risulta pure dall'accordo stipulato tra la Café Hag SA e la VZF, che conferma la situazione creatasi per effetto dell'accordo di base.

La semplice cessione di diritti di marchio cade sotto il divieto dell'art. 85 se tale cessione ha ripercussioni sugli scambi all'interno della Comunità e respingesse la concorrenza: l'isolamento può risultare dalla semplice cessione di un marchio, anche se l'accordo non contempla altre clausole miranti alle restrizione della concorrenza (sentenza 6 febbraio 1973, corte d'appello di Milano, Sirena).

La Hag AG conclude che vi è stata restrizione della concorrenza in quanto:

1. i marchi di cui trattasi sono stati trasferiti per contratto, sia nel 1934/35, sia attualmente; 2. una delle parti contraenti sfrutta i marchi, che hanno costituito l'oggetto della cessione; 3. il diritto al marchio è sfruttato nell' ambito di un accordo tra imprese che attualmente ha effetti circa la proprietà di detti diritti, proprietà che non sussisterebbe se venisse meno l'accordo di base; 4. il diritto al marchio viene usato per impedire le importazioni di prodotti originari della Germania e contrassegnati dallo stesso marchio.

Tale condotta è criticabile in quanto l'unità dei mercati costituisce una delle finalità essenziali del trattato e deve prevalere sull'esito dell'applicazione di norme interne di opposto orientamento.

Alla Corte non resta dunque che confermare l'interpretazione dell'art. 85 data nella causa Sirena.

Tutti i marchi di cui è questione nella presente controversia sono creazione della Hag AG. Per contro la VZF può invocare diritti al marchio da essa acquisiti dalla Hag AG, sua dante causa. Si trovano dunque di fronte il titolare originario del marchio ed il titolare del marchio a titolo derivativo, che svolge la sua attività su una parte del mercato comune.

La Hag AG esamina quindi il problema dei limiti del diritto al marchio e del suo esercizio in una situazione del genere.

La nozione di sussistenza del diritto di proprietà industriale corrisponde all'oggetto specifico di tale proprietà che, nel caso del marchio, è l'indicazione dell'origine del prodotto. La Hag AG indica chiaramente l'origine dei suoi prodotti. Il marchio Hag è un marchio notorio, caratteristica riconosciuta dalle legislazioni nazionali e dalla convenzione di unione per la protezione della proprietà industriale.

I marchi Hag derivati acquistati dalla ricorrente non dovevano indicare che il prodotto proveniva dalla Hag tedesca.

La VZF deve provvedere a differenziare l'imballaggio dei propri prodotti rispetto a quello della Hag AG, cosicché il pubblico non sia indotto in errore. Tale obbligo è imposto dal trattato CEE, che nel preambolo (quinto capoverso) sancisce che gli Stati si impegnano a garantire la lealtà della concorrenza.

I prodotti della società Hag AG contrassegnati dal noto marchio Hag devono circolare liberamente nel mercato comune, come prescritto dagli artt. 30-34 del trattato CEE. La sussistenza del marchio derivato rimane pertanto impregiudicata, il titolare di detto marchio può vietare lo sfruttamento di marchi contraffatti.

Il prodotto originale della Hag AG, proveniente dalla Germania non può venir assoggettato a restrizioni ali'importazione negli altri Stati membri ad opera del marchio derivato, giacché tale effetto non deriva dal diritto di tutela, ma visto sullo sfondo del caso di specie, costituisce una restrizione camuffata agli scambi tra Stati membri (causa Deutsche Grammophon/Metro).

Il fatto che il titolare originario metta in circolazione sul mercato comunitario prodotti che egli dichiara provenienti dal paese in cui egli risiede non pregiudica la sussistenza dei diritti di marchio di un titolare che li ha acquistati a titolo derivativo.

Poiché l'esistenza del diritto non è pregiudicata, ne deriva che l'esercizio del diritto come è concepito dalla controparte ristabilisce frontiere arbitrarie all'interno del mercato comune. Quanto alla seconda questione, la Hag AC ritiene che la risposta dovrebbe essere la stessa, però, indipendentemente dalla risposta alla prima questione, non è possibile impedire ai terzi indipendenti l'importazione in un paese comunitario di prodotti originari della convenuta Hag.

Il governo del Regno Unito ritiene che in primo luogo il giudice nazionale deve stabilire se vi è accordo tra imprese.

Per quel che riguarda l'accordo del 1935 tra la Hag AG e la Café Hag SA, si trattava di un accordo tra una società madre ed una filiale, che non ha costituito un ostacolo alla concorrenza e l'art. 85 non si sarebbe dovuto applicare se il trattato fosse allora stato in vigore. (Decisione della Commissione Christiani e Nielsen; 'decisione della Commissione Kodak (GU 1970, n. L 147, pag. 24).

La rinuncia ai diritti sul marchio nel Benelux è stata volontaria da parte della Hag AG, cui ora è logicamente preclusa qualunque rivendicazione.

Se, tuttavia, l'accordo rientra nella sfera d'applicazione dell'art. 85, tale articolo non si può applicare comunque perché gli effetti dell'accordo sono venuti meno prima dell'entrata in vigore del trattato. Tale estinzione è stata provocata dalla legislazione belga, in forza della quale la filiale ed il marchio prima sono stati posti sotto sequestro, poi ceduti alla VZF.

Dal momento che la questione può venir risolta applicando l'art. 85 del trattato, analogamente alla sentenza Sirena, gli artt. 5, 30 e seguenti non sono pertinenti.

Il governo del Regno Unito ritiene che la risposta alla seconda questione deve essere la stessa, in quanto i diritti vanno tutelati nello stesso modo nei confronti di entrambe le parti, giacché ai marchi depositati non deve applicarsi la dottrina dell'esaurimento dei diritti.

Se la VZF non fosse autorizzata ad impedire l'importazione in Belgio dei prodotti contrassegnati dal marchio in questione, essa perderebbe gran parte dei vantaggi della rinomanza acquisita.

All'udienza del 2 maggio 1974, le osservazioni della Van Zuylen Frères sono state esposte dagli avv. Antoine Braun e Michel Waelbroeck, per la Hag AG, hanno esposto osservazioni gli avv. Ernest Arendt e Robert Collin e il sig. William Aldous ha illustrato il punto di vista del governo britannico, mentre quello della Commissione è stato illustrato dal sig. van Ackere.

La VZF ha rilevato quanto segue:

1. La presente controversia si distingue dalle precedenti, nelle quali la Corte ha negato che il titolare di un diritto di proprietà industriale possa esperire un'azione a propria tutela. Nelle cause Béguelin/SAGL Import Export v'era un accordo di distribuzione esclusiva tra fabbricante giapponese e Béguelin, Sirena/Eda esisteva un'intesa tra la Mark Allen, il suo licenziatario tedesco e la società Sirena, che aveva acquisito l'esclusiva per l'Italia prima della guerra, mentre nella fattispecie non vi e assolutamente alcun rapporto, né finanziario né commerciale né tecnico tra la VZF e la Hag. Quindi il semplice buon senso dimostra che non è il caso di applicare l'art. 85. 2. Contro la tesi della Hag AG, secondo cui la VZF trae i propri diritti dall'accordo di cessione del marchio, VZF sottolinea che: In linea di massima, un accordo di cessione di marchio stipulato ed eseguito prima dell'entrata in vigore del trattato, non può come tale essere vietato dall'art. 85. L'effetto di un accordo di cessione è il trasferimento del marchio. Allorché si è prodotto questo effetto, l'accordo si esaurisce. Dopo l'esecuzione persiste solo la situazione creata dall'accordo ed in particolare il fatto che il marchio appartiene ad un nuovo titolare. Per contro, è fenomeno comune che una cessione di marchio rappresenti lo strumento che consente di realizzare un'intesa per la suddivisione del mercato e che tale intesa continui a produrre effetti dopo l'entrata in vigore del trattato. Anche se si potesse applicare l'art. 85 ad un accordo di cessione di marchio antecedente al trattato, ciò sarebbe escluso nel nostro caso, giacché è il sequestro effettuato al termine della seconda guerra e non l'accordo di cessione tra Hag/Belgio ed Hag AG che ha provocato l'isolamento di cui si fa carico alla Hag AG.

Secondo la VZF il problema della libera circolazione dei prodotti contrassegnati da un marchio confiscato andrebbe risolto elaborando disposizioni adeguate secondo i sistemi tradizionali e non interpretando in modo discutibile disposizio ni che contemplano ipotesi del tutto diverse.

La Hag AG ha esposto gli argomenti che seguono:

Il governo britannico ha esposto quanto segue:

L'esercizio dei diritti scaturenti da un marchio depositato conformemente alla legislazione di uno Stato membro non implica ipso facto un'infrazione alle norme della concorrenza stabilite dal trattato (vedasi causa 24-67 Parke Davis/Probel, Racc. 1968, pag. 75, in materia di brevetti).

È indiscussa l'impossibilità di offrire il proprio prodotto con marchio altrui senza pregiudicare gli interessi del titolare del marchio in questione e senza pregiudicare il consumatore.

I diritti sul marchio rappresentano un mezzo ed una disciplina per giungere all' equilibrio degli scambi ed alla lealtà commerciale auspicati dal preambolo del trattato CEE.

Il diritto sul marchio non può impedire l'importazione di prodotti contrassegnati dallo stesso marchio. Non è possibile effettuare una distinzione tra sussistenza del diritto al marchio e suo esercizio: i marchi rispecchiano il rapporto che nel settore commerciale esiste tra prodotto e titolare del marchio. Esso non caratterizza assolutamente l'origine del prodotto, in quanto un marchio può venir apposto a prodotti originari di Hong Kong ad opera del titolare del marchio europeo.

Se un marchio è sfruttato da due titolari per lo stesso prodotto e nello stesso Stato membro, detto marchio non consentirà più di stabilire una relazione tra prodotto e titolare del marchio, quindi il relativo diritto viene ad estinguersi.

Sulla base di tali principi il governo britannico rifiuta la tesi della Commissione sull'applicazione dell'art. 85 del trattato. L'accordo tra la Hag/Belgio e la Hag AG non può più produrre effetti, giacché vi è stato un sequestro, che rappresenta un novus actus interveniens. La dottrina cosiddetta «dell'effetto» deve incontrare un limite e, nella fattispecie, il rapporto tra il diritto sul marchio della VZF e l'accordo di base tra la Hag/Belgio e la Hag AG è troppo remoto.

La Commissione ha fatto rilevare quanto segue:

L'accordo tra la Hag/Belgio e la Hag AG non è di per sé vietato dall'art. 85. Per di più si dovrebbe stabilire se l'esercizio del diritto di marchio ceduto a concessionari in uno o più Stati membri sia vietato da detto articolo. Se l'esercizio del diritto sul marchio è destinato a risolversi in una protezione territoriale, l'accordo di cessione del marchio ha un effetto tale da renderlo vietato a norma dell'art. 85.

La Commissione ritiene che si debbano vagliare tre tipi di interessi generali, cioè il principio dell'unità del mercato comune, l'interesse dei titolari dei marchi frazionati e l'interesse dei consumatori ad essere informati e non tratti in inganno dai marchi di fabbrica.

La soluzione che la Commissione propone di trarre dalla sentenza Sirena e, in subordine, dalla sentenza Deutsche Grammophon è quella di attribuire la prevalenza al principio dell'unità del mercato comune rispetto all'interesse dei titolari dei marchi frazionati.

Ogni titolare del marchio, secondo questa teoria, conserva la possibilità di tutelarsi in giudizio contro le contraffazioni, ma soltanto contro le vere contraffazioni. In un mercato unico costituisce contraffazione solo l'illecita apposizione di un marchio ad opera di chi non ne è titolare.

Allorché cede il marchio, il titolare originario accetta implicitamente il rischio derivante dal duplice sfruttamento, cosi come il cessionario accetta la concorrenza del cedente. Doppo la fusione dei mercati nazionali in una sola entità economica, un diritto sul marchio in uno Stato membro deve trovare il modus vivendi con un secondo diritto sul marchio in un altro Stato membro.

La proliferazione di prodotti, anche molto diversi, distribuiti con lo stesso mar chio nell'ambito di un solo mercato unificato potrebbe creare confusione. La Commissione però esclude tale proliferazione, poiché dopo la sentenza Sirena è diminuito l'interesse alle cessioni multiple.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 15 maggio 1974.

L'accordo del 1934/35 costituisce quanto meno un accordo di cessione di marchio. Non ha più rilevanza il fatto che nel 1934/35 esistessero o meno tra le parti rapporti casa madre-filiale, anzi si deve esaminare la situazione al momento in cui tale accordo, che sta alla base del marchio sfruttato, è stato stipulato tra soggetti indipendenti. L'accordo originale è stato stipulato da contraenti ora indipendenti, poiché, in primo luogo, la Hag SA, che era filiale, per effetto dell' espropriazione è divenuta una società indipendente e — in secondo luogo — per effetto di un accordo recente, stipulato tra la Hag e la Van Zuylen Frères, quest' ultima ha acquistato i diritti della Café Hag SA e quindi la posizione delle parti è contraddistinta da una piena indipendenza economica reciproca. Nella situazione attuale vi è un marchio che viene sfruttato per arginare il flusso dell' esportazione dalla Germania verso il Belgio ed un accordo che vincola parti indipendenti.

Se vi fossero difficoltà circa la portata del considerando n. 11 della sentenza Sirena, si dovrebbe analizzarne il dispositivo, ove si afferma chiaramente che l'art. 85 del trattato si applica nel caso in cui, in forza del diritto di marchio, si impediscano le importazioni di prodotti, originari di vari Stati membri, contrassegnati dallo stesso marchio, giacché il marchio, o il diritto di farne uso, è stato acquisito dai rispettivi titolari in virtù di accordi reciproci oppure di accordi stipulati con terzi.

La Hag AG si richiama anzitutto all'accordo stipulato tra la Van Zuylen e la Hag/Belgio. Pur se tale accordo non deve entrare in linea di conto, è inevitabile constatare che la VZF è subentrata nei diritti conferiti alla Hag/Belgio dal'ac cordo del 1934/35 tra quest'ultima e la Hag AG. Secondo la Hag AG l'importanza di tale accordo è innegabile.

Alla luce della sentenza Sirena non vi sono problemi circa il pregiudizio alla concorrenza. Tale pregiudizio è indubbio poiché i prodotti della ditta tedesca non possono giungere sul mercato belga per porsi in concorrenza con i prodotti della VZF. Hag si richiama alla causa Grundig/Consten per rilevare che allora il deposito del marchio Gint non è stato dichiarato nullo. Per quel che riguarda il marchio Gint, si era vietato alla Consten lo sfruttamento del marchio al fine di isolare il mercato. Il marchio, come statuto legale non era stato leso. Per contro, allorché la convenzione costituisce la base del diritto di marchio — o quanto meno il marchio è sfruttato di conserva con tale convenzione — entra in gioco la sentenza Sirena. La VZF, titolare del marchio Hag, conserva il proprio contratto, conserva il diritto di opporsi alle contraffazioni riscontrate sul territorio, però non ha facoltà di sfruttare il marchio per impedire la comparsa sul mercato di un marchio parallelo ch'essa aveva acquistato in forza della convenzione sempre vigente e sempre valida come disciplina di rapporti tra le parti.

Il diritto di marchio, nella sua accezione classica, è un diritto assoluto del titolare ad opporsi, sul territorio di sua competenza, alla comparsa di un marchio identico, anche se il relativo prodotto è stato contrassegnato dallo stesso titolare del marchio su un territorio diverso.

La Hag AG sostiene che tale rigore è stato gradualmente smorzato dalla giurisprudenza nazionale. La causa Cinzano (BGH 2 febbraio 1973) indica il livello raggiunto finora dalla giurisprudenza nazionale.

La Hag AG cita la posizione di più marchi di fama internazionale per dimostrare che, senza precise indicazioni del produttore, il consumatore non sarebbe esaurientemente informato. L'eccezione potrebbe sollevarsi nel caso di marchio notorio corrispondente al nome del produttore, come nel caso del marchio Hag AG.

In questo caso, invocando la nozione di indicazione di provenienza di un marchio, è inutile sollevare l'eccezione fondata sulla libera circolazione delle merci sancita dall'art. 36. Se fosse necessario aggiungere al marchio l'indicazione del produttore, non vi sarebbe più rischio di confusione e la Corte potrebbe affermare che i prodotti devono circolare liberamente, senza rischio di confusione.

3/5 Dal fascicolo risulta che, nella fattispecie, l'impresa tedesca originariamente titolare del marchio ne aveva ceduto l'esclusiva per il Belgio ad una propria filiale da essa controllata, ma poi divenuta indipendente in forza di un atto della pubblica autorità. Stando ai termini della questione formulata dal giudice a quo, fra le due attuali titolari del marchio «non sussiste alcun rapporto giuridico, finanziario, tecnico od economico». Essendo perciò esclusa l'applicazione dell'art. 85, la questione va esaminata alla luce delle sole disposizioni relative alla libera circolazione delle merci.

Con sentenza 31 ottobre 1973, pervenuta in cancelleria il 28 dicembre 1973, il Tribunal d'Arrondissement di Lussemburgo ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 5, 30, 36 e 85 del tattato, in relazione al diritto di marchio.

La prima questione mira a stabilire se le norme comunitarie sulla concorrenza, o quelle sulla libera circolazione delle merci, vietino al titolare di un marchio depositato in uno Stato membro di opporsi all'importazione di prodotti legalmente contrassegnati dallo «stesso marchio» in un altro Stato membro, nel caso in cui i due marchi abbiano avuto originariamente lo stesso titolare.

In forza di queste disposizioni, e in particolare dell'art. 30, sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni all'importazione e le misure d'effetto equivalente.

Non è esclusa, d'altra parte, ai sensi dell'art. 36, la liceità dei divieti o delle restrizioni imposti all'importazione per motivi attinenti alla tutela della proprietà industriale e commerciale.

In quanto norma eccezionale rispetto ad uno dei principi fondamentali del mercato comune, l'art. 36 ammette in effetti deroghe alla libera circolazione delle merci solo nella misura in cui tali deroghe appaiono indispensabili per la tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale.

In ogni caso, perciò, le leggi relative alla tutela dei marchi garantiscono la protezione del legittimo titolare di un marchio contro eventuali contraffazioni da parte di terzi sprovvisti di qualsiasi titolo giuridico al riguardo.

L'esercizio del diritto di marchio può contribuire all'isolamento dei mercati e compromettere in tal modo la libera circolazione delle merci fra Stati membri, tanto più che, a differenza di altri diritti di proprietà industriale e commerciale, quello in esame non è soggetto a limiti temporali.

È quindi inammissibile che il carattere esclusivo del diritto di marchio, conseguenza della territorialità della legge interna, sia fatto valere dal titolare di un marchio al fine d'impedire la distribuzione, in uno Stato membro, di merci legalmente prodotte sotto un marchio identico, avente la stessa origine, in un altro Stato membro.

Questo intento, che si risolverebbe nell'isolamento dei mercati nazionali, è infatti in contrasto con uno degli scopi essenziali del trattato, qual è la fusione dei mercati nazionali in un mercato unico.

Se è vero che in un siffatto mercato sono utili le indicazioni circa l'origine di un prodotto di marca, è pur vero che la relativa informazione del consumatore può essere garantita con altri mezzi, che non compromettano la libera circolazione delle merci.

Di conseguenza, il fatto che in uno Stato membro venga impedita la distribuzione di una merce contrassegnata da un marchio depositato in un altro Stato membro, e ciò per l'unica ragione che nel primo Stato esiste un marchio identico, avente la stessa origine, è incompatibile con le norme relative alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato comune.

Con la seconda questione si chiede se lo stesso ragioriamento sia valido, qualora il prodotto di marca sia distribuito non già dal titolare del marchio depositato nell'altro Stato membro, ma da un terzo che abbia regolarmente acquistato il prodotto in questo Stato.

Se il titolare di un marchio depositato in uno Stato membro può direttamente porre in vendita il relativo prodotto in un altro Stato membro, lo stesso diritto dev'essere riconosciuto al terzo che abbia regolarmente acquistato il prodotto nel primo Stato.

18/19 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito è dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al Tribunal d'Arrondissement di Lussemburgo, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.