Corte giust. UE, Sentenza del 18 febbraio 1971, causa 40/70

Dal provvedimento di rinvio si desume che la controversia è stata originata dai seguenti fatti:

La Sirena, attrice nel processo di merito, fa carico ai convenuti di aver contraffatto i propri marchi di impresa nn. 186046, 121719 e 112603, costituiti dalle diciture «Prep» e «Prep Good Morning» accanto alle quali figuravano anche altri elementi denominativi e figurativi. Infatti i convenuti avrebbero importato in Italia vasetti di crema cosmetica e medicamentosa segnati all'origine e forniti da una ditta tedesca licen-ziataria della casa americana Mark Alien, produttrice della Prep.

La Sirena ha fondato la sua pretesa:

su un contratto stipulato nel 1937 con la Mark Alien, contratto col quale quest'ultima cedeva all'attrice il marchio Prep; sul godimento pacifico ed esclusivo del marchio Prep dal 1937; sul godimento dello stesso marchio dal 21 ottobre 1944, data nella quale è decaduto il marchio originariamente depositato in Italia dalla Mark Alien e che quest'ultima non aveva più rinnovato ed usato; sulla titolarità dei marchi nn. 121719 e 112603 da essa depositati in Italia nel 1952, quando quivi era venuta meno la notorietà del marchio Prep come contrassegno dei prodotti della Mark Alien.

La Novimpex, convenuta nel giudizio di merito, ha contestato la validità del contratto di cui sopra. Il contratto infatti sarebbe inconciliabile cogli artt. 85 e 86 del trattato CEE poiché consentirebbe alla Sirena di bloccare le importazioni dagli altri paesi della Comunità dei prodotti sui quali il marchio Prep era stato legittimamente apposto all'origine. D'altro canto la Novimpex ravvisa un'incompatibilità tra norma italiana e norma comunitaria in quanto la legislazione italiana sarebbe atta a corroborare le pretese della Sirena.

Con ordinanza 12 giugno 1970, il tribunale civile e penale di Milano ha deferito alla Corte di giustizia le seguenti questioni:

«1) Se gli artt. 85 e 86 del trattato CEE siano o meno applicabili in relazione agli effetti derivanti da un contratto di cessione di marchio, stipulato anteriormente all'entrata in vigore del trattato. 2) Se gli artt. 85 e 86 predetti debbono o meno essere interpretati nel senso d'impedire che il titolare di un marchio legittimamente depositato in uno Stato membro possa far valere il corrispondente diritto assoluto per interdire a terzi l'importazione da altri paesi della Comunità di prodotti recanti lo stesso marchio legittimamente apposto all'origine».

Il provvedimento di rinvio è corredato dalla seguente motivazione:

«Gli atti adottati dalla Commissione delle Comunità europee ed in particolare l'art. 3, lettera b), del regolamento n. 67/67 del 22 marzo 1967 (GU 25 marzo 1967, pag. 849 e segg.) rivelano la tendenza a considerare incompatibili con la norma comunitaria gli accordi riguardanti il deposito e l'utilizzazione di marchi miranti a costituire monopoli e situazioni di predominio all'interno di uno Stato membro. La disposizione di cui sopra sancisce un principio generale, valido anche al di fuori di ogni apprezzamento sulla validità degli accordi di esclusiva, che mette in rilievo la necessità di coordinare il diritto comunitario relativo alla concorrenza e la legislazione interna che disciplina l'istituto della proprietà industriale, nei limiti di cui questa consente al titolare del marchio di godere di una protezione territoriale assoluta. In questa prospettiva, il predetto coordinamento è reso necessario anche se la titolarità del marchio è stata acquisita mediante un contratto di cessione stipulato anteriormente all'entrata in vigore del trattato CEE, quando — come nella specie — ci si avvale tuttora del marchio onde consentire una ripartizione di territori, all'interno della Comunità, per la distribuzione di uno stesso bene. Nella specie è consigliabile l'esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice nazionale, vista la gravità delle conseguenze riconducibili alla proposta interpretazione delle norme comunitarie e dell'opportunità di rimettere la valutazione di siffatte conseguenze a chi è in grado di cogliere meglio lo spirito delle norme nel quadro degl'interessi politico-economici in cui sono state emanate».

Il procedimento si è svolto ritualmente. A norma dell'art. 20 dello statuto della Corte allegato al trattato CEE hanno presentato osservazioni scritte la Sirena, la ditta Novimpex, il governo del Regno dei Paesi Bassi e la Commissione delle Comunità europee.

Sentita la relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

La Sirena, la Novimpex e la Commissione hanno svolto le loro osservazioni orali all'udienza del 15 dicembre 1970.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 21 gennaio 1971.

Nel procedimento dinanzi alla Corte, la Sirena era rappresentata dagli avv. Mario Rotondi e Erminio Parini, del foro di Milano, ed Ernest Arendt, del foro di Lussemburgo; la Novimpex, dagli avv. Giuseppe Celona e Rosario Nolasco, del foro di Milano; il governo del Regno dei Paesi Bassi dal sig. W. Riphagen, consigliere giuridico presso il ministero degli affari esteri; la Commissione delle Comunità europee dal suo consigliere giuridico avv. Giuseppe Marchesini.

La Sirena espone quanto segue:

1. Quanto ai fatti si deve specificare che: la Sirena è titolare dei seguenti marchi iscritti nel registro italiano: n. 186.646, depositato il 2 aprile 1963, coprente il nome Prep (rinnovo di marchio depositato nel 1943 e, rispettivamente nel 1931); n. 121.719, depositato il 26 aprile 1952, relativo ai vocaboli Prep e Good Morning nonché ad elementi figurativi; n. 112.603, depositato il 26 settembre 1952, relativo ad un'iscrizione contenente il termine Prep nonché ad elementi figurativi; da qualche tempo il mercato italiano era invaso da un prodotto che appariva importato dall'estero, recante la stessa dicitura Prep e l'augurio Good Morning in etichette del tutto identiche a quelle depositate dalla Sirena come marchio e contrassegnate rispettivamente coi nn. di registro 121.719 e 112.603; la Sirena ha ottenuto un provvedimento di sequestro dei prodotti recanti i marchi contraffatti; sequestro eseguito presso vari commercianti che risultarono essere tutti riforniti del prodotto dalla Novimpex; la Sirena ha quindi instaurato giudizio contro la Novimpex e contro vari rivenditori. 2. Circa la prima questione deferita dal giudice nazionale, si deve rilevare che due dei marchi litigiosi sono stati depositati dalla Sirena in Italia fin dal 1952. Essa quindi non ha sfruttato questi marchi in forza di un contratto, bensì in virtù di un diritto proprio, originario ed assoluto; il richiamo al trattato CEE non ha perciò alcuna pertinenza. Lo stesso può dirsi per il marchio n. 186.646. Anche in questo caso lo sfruttamento non avviene in forza di un contratto, ma in forza di un diritto assoluto. Anche se l'attuale diritto della Sirena derivasse dal contratto stipulato con la ditta Mark Alien, e se questa cessione non fosse stata valida resterebbe comunque il fatto che la concedente non ha rinnovato il marchio alla scadenza, mentre la Sirena, che si è sempre avvalsa della denominazione Prep, ha nuovamente depositato il marchio. La Sirena è comunque proprietaria esclusiva del marchio. 3. Quanto alla seconda questione, la disciplina comunitaria in materia di concorrenza non ha soppresso il diritto al marchio. La Novimpex erra nell'invocare a sostegno della sua tesi la giurisprudenza della Corte (sentenza nelle cause riunite 56 e 58-64, Consten-Grundig, Raccolta XII-1966, pag. 458) nonché dei tribunali nazionali in materia d'importazioni parallele in zone d'esclusiva, poiché questo fenomeno è ben diverso. Infatti, in questi casi si deve tener conto degli effetti delle convenzioni con cui il titolare unico di un marchio distintivo intende limitare le possibilità di vendita legale di un prodotto contrassegnato con detto marchio, creando zone autonome nazionali, ove non è consentita l'importazione di prodotti legalmente marchiati all'origine (eccezion fatta per i rapporti diretti tra produttore e distributore ufficiale). Per contro, in un caso come la fattispecie, «sussiste in un paese il marchio di un produttore che ha di conseguenza un suo originario ed autonomo diritto, valido per tutto il territorio del paese. In questo caso la produzione o l'introduzione da parte di terzi è comunque atto di contraffazione». Non si può parlare di «corrispondente diritto» rispetto a due marchi anche aventi lo stesso contenuto, se diversi siano i titolari di diversi paesi. In tal caso si tratta infatti di «due diritti del tutto autonomi». Il divieto d'importare in uno di questi paesi prodotti provenienti dall'altro non dipende dalla volontà del titolare residente nel paese esportatore, ma dal diritto soggettivo del titolare residente nel paese importatore. L'espressione «marchio legittimamente apposto in un altro paese» è equivoca, giacché l'apposizione legittima, con l'esclusiva che ne consegue, è circoscritta al paese che ha concesso il marchio. D'altro canto, l'art. 36 del trattato fa salvi i diritti di privativa dei titolari di marchi. La sentenza della Corte nella causa 24-67 (Parke Davis, Raccolta 1968, pag. 76) costituisce un precedente di rilievo per la fattispecie, poiché quanto è stato detto per i brevetti è altrettanto valido per i marchi. Tuttavia l'affermazione contenuta nella sentenza, secondo cui «il fatto che il prezzo di vendita di un prodotto brevettato sia superiore a quello non brevettato proveniente da un altro Stato membro, non costituisce necessariamente un abuso», non ha alcuna rilevanza in un caso come la fattispecie, nella quale la Novimpex pratica dei prezzi inferiori del 50 % a quelli della Sirena per un prodotto che questa ha messo a punto in Italia con quasi 40 anni di studi e di esperienze. La Corte dovrebbe dunque dichiarare che: il diritto allo sfruttamento esclusivo di un ritrovato brevettato o all'uso esclusivo di un marchio è perfettamente compatibile con gli artt. 85 e 86 ed esplicitamente ammesso dall'art. 36 del trattato CEE; quindi il negozio che trasferisce a terzi, in conformità alle norme vigenti in ogni paese, tale diritto esclusivo, non contrasta con dette norme. È perciò irrilevante stabilire se il trasferimento si sia operato prima o dopo l'entrata in vigore del trattato. Il titolare di un diritto di marchio in un determinato paese ha pieno diritto di escludere la produzione e la vendita dei prodotti recanti il suo segno distintivo, prodotti o posti in circolazione senza il suo consenso da una diversa organizzazione produttiva, avente in altro paese, per titolarietà originaria o per licenza di terzi, diritto a far uso in quel paese di analogo segno distintivo.

La Novimpex ha presentato le seguenti osservazioni:

1. In fatto essa osserva che: Essa ha importato in Italia un quantitativo di crema cosmetica e medicamentosa «Prep — Good Morning» fabbricata in Germania su licenza della Mark Alien, proprietaria della formula e titolare del marchio. Essa aveva effettuato l'importazione considerando che in Italia lo stesso identico prodotto era venduto esclusivamente dalla Sirena al prezzo di lit. 500 al vasetto, nonostante la possibilità di vendere il prodotto a Lit. 250, ivi comprese le spese di trasporto dalla Germania all'Italia e un normale utile commerciale. Dinanzi al giudice nazionale essa ha sostenuto la liceità delle importatazioni parallele, riconosciuta dalla giurisprudenza italiana, principio che deve applicarsi quindi anche al titolare di un marchio nazionale, a condizione che il marchio che figura sul prodotto importato sia stato legittimamente apposto all'origine. La Novimpex ha chiesto che fosse adita la Corte di giustizia per far rilevare la nullità degli accordi miranti a trasferire il diritto di marchio limitatamente ad uno o più paesi della Comunità, ma non all'intera area di essa. 2. Le questioni deferite andrebbero quindi risolte come segue: Gli artt. 85 e 86 del trattato si applicano ai contratti di cessione di marchi stipulati sia anteriormente che posteriormente all'entrata in vigore del trattato e aventi per effetto, diretto o indiretto, una ripartizione dei mercati all'interno della Comunità. Detti articoli vanno interpretati nel senso che, in forza di essi, i diritti derivanti da un marchio registrato da uno Stato membro non possono essere fatti valere per impedire un'importazione dagli altri paesi della Comunità di prodotti lecitamente contrassegnati all'origine con lo stesso marchio. A sostegno della sua proposta, la Novimpex allega tra l'altro: a) La tesi qui sostenuta non si risolve in una diminuzione della tutela riconosciuta dagli ordinamenti nazionali, poiché continuano a sussistere le sanzioni che detta legislazione contempla per l'apposizione illecita del marchio; analogamente è rispettata la norma dell'art. 222 del trattato, anche nel caso che essa debba intendersi applicabile alla proprietà industriale. Invece la teoria caldeggiata dalla Sirena porterebbe alla soppressione del mercato comune. Sarebbe sufficiente che ogni operatore economico acquistasse un diritto di marchio qualsiasi per bloccare le importazioni nella zona tutelata, senza riguardo al prodotto, ivi compresi i prodotti semilavorati o le materie prime. Le barriere che sorgerebbero sarebbero ancor più efficaci di quelle costituite dai dazi doganali, giacché quest'ultimo ostacolo può venir abbattuto con un sacrificio economico. La concorrenza si avrebbe solo nei limiti in cui un prodotto equivalente fosse offerto sul mercato nazionale; la psicologia moderna del consumatore ha dimostrato quanto questi limiti siano ristretti. b) La tutela rivendicata dalla Sirena è incompatibile cogli artt. 2, 3, lettere a) ed f), 5 e 36 del trattato. c) La Novimpex invoca le sentenze della Corte nelle cause Grundig-Consten (loc.cit.), Parke Davis (loc.cit.) e Völk (Raccolta XV-1969, pag. 295). Essa affronta quindi il problema dell'ubi consistam del diritto del titolare, in altri termini quale sia la funzione del marchio. Essa cita la giurisprudenza degli Stati membri e l'opinione di vari autori a sostegno dei seguenti argomenti: il marchio è destinato a garantire l'origine del prodotto e a distinguerlo da altre merci; il prodotto venduto dall'importatore parallelo è sempre un prodotto autentico; la legislazione sui marchi non ha scopo di creare un monopolio a favore del titolare, a differenza del brevetto d'invenzione, e non intende restringere la concorrenza, ma mira ad impedire che il pubblico sia tratto in inganno da denominazioni fallaci; attualmente, molte imprese la cui produzione non può essere brevettata, vorrebbero raggiungere una posizione dominante sfruttando i marchi di fabbrica, il che costituirebbe un abuso e non un uso regolare; la tutela assoluta del marchio sarebbe incompatibile con la liceità delle importazioni parallele. d) Non è diversa la situazione qualora non vi siano legami economici tra cedente e cessionario del diritto di marchio. Tale ipotesi è d'altro canto difficilmente immaginabile, poiché ad eccezione del diritto francese — che tuttavia stabilisce che solo le licenze di sfruttamento possono implicare una limitazione territoriale — le legislazioni degli Stati membri vietano ogni cessione del diritto di marchio cui non sia abbinata la cessione dell'impresa oppure di un suo settore. Se ne deduce che in ogni legislazione l'inesistenza di vincoli economici tra le parti contraenti implica l'invalidità del contratto. Quanto ai contratti vertenti sulla cessione del «know-how», essi sono invalidi se non stabiliscono la continuità nel tempo dell'assistenza tecnica e della comunicazione di tutte le nozioni riguardanti le modifiche e l'ammodernamento del prodotto. e) Ai fini dell'applicazione dell'art. 85 del trattato, nessuna differenza può essere fatta tra contratti di cessione definitiva del marchio e contratti di licenza temporanea all'esercizio dei diritti relativi al medesimo. In caso contrario, sarebbe facile evadere i principi sanciti dalla Corte nella sentenza Grundig; basterebbe operare un trasferimento definitivo o consentire la nuova registrazione a nome di un'altra impresa senza rendere espliciti i vincoli contrattuali ed economici tra produttore e rivenditore autorizzato. L'acquirente del marchio a titolo definitivo non è portatore di alcun interesse degno di tutela. Infatti tale acquirente, per aver scelto un marchio che corrisponde ad un altro già registrato in un paese diverso ha rinunciato a sfruttare un nome che nei confronti dei clienti può avere funzioni autonome d'indicazione di provenienza e di garanzia. In tale ipotesi, non è la qualità costante del prodotto dell'acquirente, ma solo quella del prodotto del titolare originario che costituisce oggetto dell'interesse legittimo del consumatore. f) Citando ancora vari autori, le cui tesi vengono fatte proprie dalla Novimpex, questa afferma che limitare la garanzia del marchio al territorio per il quale esso è concesso è incompatibile con la stessa nozione di mercato comune. Tale argomento non paralizza la funzione del marchio; al contrario, il venditore, se vuole evitare che l'acquirente sia ingannato, deve far si che i prodotti dell'acquirente del marchio presentino la stessa qualità e le stesse caratteristiche, giacché altrimenti il marchio ne subisce pregiudizio nell'intero mercato comune. g) Taluni ritengono che il divieto sancito dall'art. 85, n. 1 abbia effetto solo qualora le conseguenze ivi contemplate siano considerevoli. In realtà questa disposizione non introduce alcun criterio quantitativo. È sufficiente che l'accordo o la pratica possa ripercuotersi sul commercio e sulla concorrenza, come ad esempio nell'ipotesi presa in considerazione nella causa 56/65 (Technique Minière/Maschinenbau Ulm, Raccolta XII-1966, pag. 261). Di volta in volta, la valutazione deve limitarsi ai prodotti oggetto dell'accordo o della pratica, vale a dire quelli che ne costituiscono oggetto immediato o che sono con questi effettivamente intercambiabili. Il prodotto caratterizzato da un marchio non deve però venir considerato sostituibile, giacchè funzione del marchio è proprio quella di distinguere. h) Gli argomenti suesposti dovrebbero aver dimostrato che: il contratto fra il titolare originario del marchio ed un cessionario costituisce uno strumento per ripartire i mercati. In ogni caso la rinuncia del titolare originario a far valere i suoi diritti nella zona del suo avente causa, si configura come pratica concordata. Riconoscere al titolare di vietare le importazioni provenienti da un'altra area del mercato comune, equivale nella sostanza ad attribuire a tutte le persone pubbliche e private, fisiche o giuridiche, appartenenti o meno alla Comunità, il potere d'impedire la libera circolazione delle merci tra i paesi della CEE e ciò attraverso il semplice deposito dei rispettivi marchi. Si dovrebbe dunque stabilire che l'art. 85 vieta la cessione del marchio «allo scopo o avente comunque l'effetto d'interdire la circolazione di quel prodotto all'interno della Comunità». i) Riferendosi all'art. 86 del trattato, la Novimpex sottolinea la difficoltà di definire in generale l'espressione «sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato comune o su di una parte sostanziale di questo». D'altro canto la Corte, pronunziandosi in via pregiudiziale, non può agire come un organo amministrativo, cioè esentare dall'applicazione dell'art. 86 vari marchi e poi cessare le esenzioni non appena la situazione divenga pericolosa per la libera circolazione delle merci. Al contrario, la Corte deve imporsi un'uniformità di giurisprudenza che, nella fattispecie, non ammette altra soluzione all'infuori dell'applicazione dell'art. 86 a tutti i marchi. Il potere di limitare la concorrenza è l'inevitabile manifestazione di una posizione dominante. Riprendendo la questione della delimitazione del mercato concreto, di cui ogni volta bisogna tener conto, la Novimpex cita diversi economisti americani, che, giustamente, hanno sottolineato il carattere essenzialmente eterogeneo di ogni prodotto rispetto a qualsiasi altro, anche se in apparenza simile, tenuto conto della mentalità degli acquirenti. Come ha rilevato uno di questi autori, «un monopolio è semplicemente un prodotto sotto un unico controllo e significativamente diverso da altri nell'infinita catena dei sostituti». Questo appare l'unico criterio giuridicamente utilizzabile per misurare il grado di dominio di cui beneficia una determinata posizione. Diversamente, accertare se l'impresa come tale si trovi o meno in posizione dominante diventerebbe una «diabolica quaestio», in quanto il concetto di posizione dominante non potrebbe mai essere chiarito con un criterio da applicarsi per tutti i casi. Infatti ogni impresa, «per lo meno nei riguardi del suo mercato più affezionato», si trova in posizione dominante. j) Per questo, gli studiosi della materia hanno ammesso che un monopolio basato sui diritti di marchio possa dar luogo alla creazione di una posizione dominante ex articolo 86; infatti la proprietà industriale non va esente dall'applicazione del trattato. Il titolare del marchio si trova, per definizione, in una posizione di assoluto dominio sul proprio prodotto. Il trattato non gli vieta affatto di esercitare questo potere, ma gli proibisce di sfruttarlo abusivamente, cioè per fini incompatibili con la funzione del marchio. Del resto l'interpretazione dell'art. 86 non potrà prescindere dal contenuto dell'art. 85. Se per quest'ultima norma è sufficiente che venga pregiudicato il commercio e venga ristretta la concorrenza, è difficile ammettere che l'art. 86 richieda un dominio sostanziale sull'intero mercato comune o almeno su un settore diverso. Il principio ha tanto più valore in quanto chi può agire sulla concorrenza in modo autonomo è certo più potente di chi deve invece stringere accordi con terzi. Infine, una misurazione quantitativa del grado di dominazione sul mercato porterebbe all'iniquità di consentire, ad esempio, ai primi dieci o cento titolari di marchi di. vietare le importazioni parallele, mentre i produttori di beni concorrenti, che volessero adottare le stesse misure contro le importazioni, si vedrebbero opporre il divieto degli artt. 85 e 86, in quanto le loro misure porterebbero al blocco totale della circolazione per quel tipo di prodotti.

Il governo del Regno dei Paesi Bassi espone in sostanza quanto segue:

Sulla prima questione La questione va risolta in senso affermativo se, all'epoca in cui il diritto di marchio è stato esercitato, si poteva ritenere che sussistesse ancora l'accordo sul quale detto diritto era basato. Tuttavia, il solo fatto che dei diritti di marchio — usati fra l'altro per impedire l'importazione di merci da altri Stati membri — fossero fondati su accordi conclusi prima o dopo l'entrata in vigore del trattato, non è sufficiente per far ritenere applicabile il divieto di cui all'art. 85, n. 1. Sulla seconda questione Dalle sentenze Grundig-Consten e Parke Davis-Probel si possono trarre queste conclusioni: Gli artt. 85 e 86 del trattato non ostano all'esistenza del diritto all'uso esclusivo di un marchio, che sia stato attribuito a chi di dovere da uno Stato membro. Tuttavia l'esercizio di tale diritto può ricadere sotto detti articoli qualora ne ricorrano i presupposti. La controversia di merito verte sull'importazione di merci cui in un altro paese è stato legittimamente apposto lo stesso marchio da un'altra ditta che vi ha sede, e che è identico al marchio al quale la Sirena ha diritto in Italia. È possibile che le due concessionarie abbiano stipulato un accordo oppure che la loro politica commerciale sia stata concordata, per quanto riguarda la distribuzione in Italia di dette merci. Se così fosse, la questione andrebbe vista alla luce dell'art. 85. Se però le due ditte hanno agito autonomamente, l'art. 85 non può essere applicato. Si dovrebbe allora vedere se non sia il caso di applicare l'art. 86. In questo caso s'impongono le seguenti osservazioni: se il titolare di un marchio esercita il diritto di esclusiva che gli è stato conferito nel paese d'importazione onde tener lontani dal mercato prodotti contrassegnati dallo stesso marchio, l'esercizio del diritto non costituisce di per sè abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del trattato. Qualunque altra soluzione sarebbe inconciliabile con la disciplina nazionale dei marchi e ne metterebbe in dubbio i principi essenziali. Non si può escludere che l'uso del diritto d'esclusiva avvenga in circostanze tali da giustificare l'applicazione dell'art. 86. Questa è resa però possibile unicamente da dette circostanze. Nella sentenza Parke Davis, la Corte, in materia di brevetti, ha ribadito la stessa tesi.

La Commissione delle Comunità europee sottolinea tra l'altro quanto segue:

1. In fatto Il fascicolo mette in rilievo i seguenti fatti: Il marchio n. 186.646 deriva da un marchio inizialmente depositato (1933) dalla Mark Alien, poi trasmesso alla Sirena che lo ha regolarmente rinnovato in nome e per conto proprio; gli altri due marchi sono stati depositati «ab initio» dalla Sirena; le pretese di questa appaiono quindi fondate: su un titolo d'acquisto a titolo derivativo per quanto attiene al marchio Prep (essendo questo per altro rivendicato, in subordine, anche in forza di un titolo originario di acquisto, vuoi per il godimento pacifico ed esclusivo durato dal 1937, vuoi per il godimento pacifico ed esclusivo durato in ogni caso dal 1944, data in cui è decaduto il brevetto dell'originaria titolare Mark Alien in mancanza di rinnovazione ed uso da parte sua); su un titolo d'acquisto a titolo originario per quanto attiene alla dicitura Good Morning, nonché agli altri elementi denominativi e figurativi di cui è chiesta la protezione. La Novimpex eccepisce la nullità del contratto di cessione Mark Alien-Sirena in difetto del contemporaneo trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa; la Sirena oppone che siffatto requisito non era previsto dalla «legislazione italiana in allora vigente». La controversia può venir risolta soltanto dal giudice nazionale che — supposta valida per il diritto interno — lascerebbe aperto il problema della sua conformità alla disciplina comunitaria della concorrenza. È altresì dibattuta fra le parti la questione del se le formule di fabbricazione dei prodotti contraddistinti dal marchio Prep abbiano costituito oggetto di trasferimento. Risulta comunque che la Sirena ha fabbricato in proprio ed immesso sul mercato italiano i prodotti contrassegnati con questo marchio, circostanza correlativa all'astensione, osservata dalla Mark Alien, a far data dal concluso trasferimento, dall'esportare in Italia — come aveva fatto in precedenza — i prodotti Prep direttamente fabbricati in America. Appare certo il fatto che il contratto di cessione non risulta integrato o connesso ad alcuna stipulazione ulteriore. Il contratto pare sia stato eseguito immediatamente e con effetti giuridici definitivi, senza limitazioni derivanti da condizioni o da termini. Nessun legame è sussistito dopo il 1937 tra la Mark Alien e la Sirena, né sul piano organizzativo né sul piano economico-giuridico. La fabbricazione dei rispettivi prodotti si è evoluta in maniera autonoma, di guisa che non è dato affermare quali eventuali differenze attualmente sussistano tra i prodotti Prep provenienti dalla Mark Alien e quelli fabbricati dalla Sirena. 2. Sulla pertinenza della domanda La Commissione non oppone alcuna obiezione in merito, limitandosi ad osservare, per quanto riguarda la pertinenza dell'interpretazione richiesta, «che l'inesistenza di un accordo, quale potrebbe essere constatata in particolare nei casi di acquisto a titolo originario, comporterebbe l'automatica esclusione dell'applicabilità dell'art. 85». 3. Sulla prima questione Il semplice trasferimento della proprietà di un marchio non rientra tra gli effetti di un contratto di cessione che possa cadere nella sfera di applicazione degli artt. 85 e 86. La giurisprudenza della Corte ha infatti affermato che tali disposizioni possono avere un'incidenza sull'esercizio, ma non sulla spettanza di tale diritto. Per quanto riguarda l'esercizio, la Corte ha per di più precisato che è possibile soltanto impedire lo sfruttamento abusivo dei diritti derivanti dalla legislazione nazionale relativa ai marchi. Ciò premesso, la cessione definitiva di un marchio non può riferirsi alle disposizioni summenzionate a meno che con essa si perseguano, anche solo indirettamente, scopi alieni al contratto, oppure essa venga utilizzata per giungere ad un risultato analogo a quello cui mirano le intese vietate. La presente controversia è diversa dalla causa Grundig-Consten, caratterizzata dalla coesistenza di un accordo principale di esclusiva con un accordo accessorio riguardante i diritti di marchio ed avente come unico oggetto la garanzia dell'esclusiva assoluta. Per contro, nella presente causa si tratta di un'alienazione pura e semplice e di bene immateriale avvenuta in epoca anteriore all'entrata in vigore del trattato. Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 86, la Commissione ricorda i termini della sentenza Parke Davis, dai quali risulta che la differenza tra i prezzi praticati dalla Sirena e quelli praticati dalla Novimpex non costituisce necessariamente un abuso. La prima questione va risolta quindi come segue: «Gli artt. 85 e 86 del trattato CEE non sono applicabili agli effetti di un contratto di cessione definitiva di marchio (nella fattispecie: stipulato anteriormente all'entrata in vigore del trattato) nei limiti in cui esso non persegua finalità e non produca effetti estranei allo scopo tipico del negozio». 4. Sulla seconda questione È un quesito strettamente connesso al precedente; se si adottasse la risposta summenzionata, non vedesi come potrebbe venir meno il diritto del concessionario d'invocare protezione contro le importazioni effettuate da terzi, senza che possa ritenersi rilevante il fatto che i prodotti concorrenti siano stati legittimamente contrassegnati dallo stesso marchio. «La protezione territoriale costituisce, certo, la manifestazione più acuta — dal punto di vista della disciplina comunitaria della concorrenza — del contratto di cessione di marchio, come ben dimostrano la giurisprudenza della Corte di giustizia e quella delle magistrature nazionali. Tuttavia non è dato, nel contesto di un contratto che risponda alla funzione che gli è propria (garantire la provenienza di determinato prodotto) e non istituisce tra i contraenti alcun obbligo o vincolo all'infuori di quelli che direttamente discendono dal trasferimento della titolarità, dissociare un effetto giuridico che a tale titolarità riconnettono gli ordinamenti statuali.» La posizione di Sirena e Mark Alien corrisponde in pratica a quella che esse avrebbero conseguita nel caso in cui avessero separatamente conseguito ab origine in America e in Italia la titolarità del marchio Prep. La questione va quindi risolta come segue: «Gli artt. 85 e 86 del trattato CEE non impediscono al titolare di un marchio legittimamente depositato in uno Stato membro, alle condizioni di cui sopra, di far uso del diritto — previsto dall'ordinamento nazionale — di opporsi alle importazioni da altro Stato membro, di prodotti cui è stato legittimamente apposto all'origine lo stesso marchio».

Con ordinanza 12 giugno 1970, pervenuta in cancelleria il 31 luglio 1970, il tribunale di Milano ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni relative all'interpretazione degli artt. 85 e 86 dello stesso trattato. Si tratta di stabilire se detti articoli «siano o meno applicabili in relazione agli effetti derivanti da un contratto di cessione di marchio, stipulato anteriormente all'entrata in vigore del trattato» e vadano interpretati «nel senso d'impedire che il titolare di un marchio legittimamente depositato in uno Stato membro possa far valere il corrispondente diritto assoluto per impedire a terzi l'importazione da altri paesi della Comunità di prodotti recanti lo stesso marchio legittimamente apposto all'origine».

Dal fascicolo trasmesso si desume che il contratto cui si riferisce il giudice proponente è una convenzione del 1937, con la quale un'impresa americana, titolare di un marchio per una crema cosmetica e medicamentosa di sua produzione, ha «venduto, ceduto e trasferito», per il territorio italiano, «tutti i diritti, titoli ed interessi sul detto marchio» a una società italiana la quale, da allora, ha prodotto e smerciato, sul mercato di questo paese, una crema, munita dello stesso marchio depositato a norma delle leggi italiane. Dal fascicolo si desume inoltre che la causa principale è stata promossa, per contraffazione di marchi, dalla società italiana, la quale ha chiesto sia vietata la distribuzione, nel territorio italiano, di una crema della stessa natura, importata dalla Repubblica federale di Germania e munita del marchio di cui è causa dal produttore tedesco, il quale avrebbe stipulato con l'impresa americana una convenzione analoga per il territorio tedesco.

Le questioni deferite si riducono quindi allo stabilire se, qualora la legislazione nazionale attribuisca al titolare di un marchio il diritto di opporsi anche alle importazioni da altri Stati membri, la disciplina comunitaria affievolisca tale diritto.

Gli artt. 85 e seguenti del trattato tacciono sui rapporti fra regime comunitario della concorrenza e legislazioni nazionali relative alla proprietà industriale e commerciale e più particolarmente al diritto di marchio. D'altro canto, dato che le norme nazionali sulla tutela di detta proprietà non sono state ancora unificate nell'ambito della Comunità, il carattere nazionale di detta tutela può creare ostacoli e per la libera circolazione dei prodotti di marca, e per il regime comunitario della concorrenza.

Nel campo della libera circolazione dei prodotti, i divieti e le restrizioni all'importazione giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale sono ammessi dall'art. 36, a condizione però ch'essi non costituiscano «un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri». L'art. 36, pur facendo parte del capitolo riguardante le restrizioni quantitative degli scambi tra Stati membri, è informato ad un principio che può valere pure in materia di concorrenza, nel senso che, benché i diritti attribuiti dalla legislazione di uno Stato membro in fatto di proprietà industriale e commerciale non siano di per sé compressi dagli artt. 85 e 86 del trattato, il loro esercizio può tuttavia ricadere sotto i divieti da questi sanciti.

Lo stesso punto di vista trova del resto espressione nell'art. 3 del regolamento della Commissione CEE. n. 67/67, a norma del quale l'esenzione di cui all'art. 1, n. 1, di detto regolamento, «non si applica … particolarmente se i contraenti … fanno valere diritti di proprietà industriale in modo da impedire a commercianti o utilizzatori di acquistare e di smerciare nella zona contrattuale prodotti oggetto del contratto regolarmente muniti di marchi o regolarmente immessi nel commercio in altre parti del mercato comune». Infatti, benché il nono considerando della motivazione dichiari che quanto detto sopra non pregiudica «il rapporto fra diritto della concorrenza e legislazione in materie di proprietà industriale», nello stesso considerando è detto tuttavia «che non è … ammissibile che si abusi dei diritti di proprietà industriale …per realizzare una protezione territoriale assoluta».

L'esercizio del diritto del marchio è particolarmente atto a contribuire alla ripartizione dei mercati ed a pregiudicare quindi la libera circolazione delle merci fra Stati, la quale è essenziale per il mercato comune. Il diritto di marchio si distingue in proposito da altri diritti di proprietà industriale e commerciale in quanto l'oggetto di questi è spesso più importante e degno di maggior tutela dell'oggetto di quello.

La domanda di pronunzia pregiudiziale è in primo luogo diretta essenzialmente ad accertare in quali casi l'esercizio del diritto di marchio possa costituire violazione del divieto di cui all'art. 85, n. 1.

A termini di questa disposizione, sono vietati in quanto incompatibili col mercato comune «tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate» che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di alterare il gioco della concorrenza. Il diritto di marchio, come istituto giuridico, non possiede in sé le caratteristiche di contratto o di atto concordato, contemplate dall'art. 85, n. 1. Tuttavia, il suo esercizio potrebbe ricadere sotto i divieti del trattato tute le volte che risultasse essere l'oggetto, il mezzo o la conseguenza d'una intesa. Qualora detto esercizio avvenga grazie a cessioni ad imprenditori in uno o più Stati membri, si deve quindi accertare di volta in volta se esso dia luogo a situazioni vietate dall'art. 85.

Situazioni del genere possono derivare in ispecie da accordi fra titolari del marchio o loro aventi causa, accordi atti ad impedire le importazioni da altri Stati membri. La contemporanea cessione, a più concessionari, di diritti di marchio nazionali per lo stesso prodotto, se ha l'effetto di ristabilire delle frontiere stagne fra Stati membri, può pregiudicare il commercio fra Stati e alterare la concorrenza nel mercato comune. La situazione sarebbe diversa qualora, per evitare suddivisioni in mercati chiusi, gli accordi circa l'uso dei diritti nazionali relativi allo stesso marchio tenessero conto dell'esigenza di contemperare l'esercizio generale dei diritti di marchio nell'ambito della Comunità col rispetto della concorrenza e dell'unità del mercato, le quali sono così importanti per il mercato comune che l'art. 85 le protegge con una nullità assoluta.

L'art. 85 perciò si applica ove, grazie al diritto di marchio, vengano impedite le importazioni di prodotti originari di vari Stati membri, recanti lo stesso marchio per il fatto che i loro titolari hanno acquistato il marchio stesso, o il diritto di usarne, mediante accordi fra loro oppure stipulati con terzi. Non osta all'applicazione dell'art. 85 il fatto che la legislazione nazionale ricolleghi il diritto di marchio a circostanze di diritto o di fatto diverse dagli accordi di cui sopra, quali il deposito del marchio o il pacifico uso dello stesso.

Se le intese hanno avuto inizio anteriormente all'entrata in vigore del trattato, è necessario e sufficiente ch'esse continuino a produrre effetti posteriormente a tale data.

Per ricardere sotto l'art. 85, n. 1, un'intesa deve pregiudicare in misura rilevante il commercio fra Stati membri e restringere il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

La domanda di pronunzia pregiudiziale tende infine ad accertare in quali casi l'esercizio di un diritto di marchio sia incompatibile con il mercato comune e vietato dall'art. 86 del trattato.

Dal tenore di questa disposizione si desume che la fattispecie vietata deve avere tre requisiti: esistenza di una posizione dominante, sfruttamento abusivo della stessa e possibilità che questo sia pregiudizievole al commercio fra Stati membri.

Si deve anzitutto osservare che il titolare di un marchio non fruisce di una «posizione dominante» ai sensi dell'art. 86 per il solo fatto di essere in grado di vietare ai terzi lo smercio, nel territorio di uno Stato membro, dei prodotti recanti lo stesso marchio. Posto che l'articolo esige che la posizione di cui trattasi si estenda per lo meno su una «parte sostanziale» del mercato comune, è inoltre necessario che detto titolare sia in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva in una parte rilevante del mercato in questione, tenuto conto in ispecie dell'eventuale esistenza, e della posizione, di produttori o distributori che smercino merci analoghe o sostituibili.

Per quanto riguarda lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante, il maggior prezzo del prodotto, benché non sia di per sé sufficiente come prova, può tuttavia divenirlo, in considerazione della sua rilevanza, qualora non appaia obiettivamente giustificato.

Le spese sostenute dalla Commissione e dal Regno dei Paesi Bassi, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nel giudizio di merito, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.