Sez. 1, Sentenza n. 17734 del 30/07/2009 (Rv. 609481 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO)

In tema di tutela dei marchi, l'art. 1-bis, primo comma, lett. c), del r.d. n. 929 del 1942, introdotto dall'art. 2 del d.lgs. n. 480 del 1992, nel consentire l'uso del marchio altrui per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, subordina la liceità di tale utilizzazione alla duplice condizione che essa abbia luogo in funzione non già distintiva ma meramente descrittiva, e sia conforme ai principi della correttezza professionale, e ciò per scongiurare non solo il rischio di confusione, ma anche quello di semplice associazione tra i segni; pertanto, al fine di evitare che il riferimento al marchio altrui divenga strumento di indebito sfruttamento della fama spettante al titolare del marchio (c.d. rischio di agganciamento), l'impiego del marchio altrui nella commercializzazione di pezzi di ricambio può aver luogo solo negli stretti limiti in cui ciò sia indispensabile per indicare la destinazione del prodotto, essendo per definizione contrario alla correttezza professionale ogni uso che vada al di là di questi limiti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva affermato la liceità dell'uso del marchio di una società produttrice di pezzi di ricambio per "go-karts" da parte di un'altra società per la commercializzazione di analoghi prodotti, escludendo la sussistenza del rischio di confusione, in virtù della mera aggiunta del termine "tipo" al marchio apposto sui prodotti della società concorrente).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1 bis, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 12, Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 480 art. 2, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 21, Cod. Civ. art. 2598 com. 1 n. 2