Sez. 1, Sentenza n. 15096 del 16/07/2005 (Rv. 583042 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO)

L'art. 1-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, di cui al r.d. 21 giugno 1942, n. 929 (aggiunto dall'art. 2 del d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480), nel disporre, alla lettera c) - ponendo un limite ai diritti di esclusiva spettanti al titolare del marchio registrato - che non può essere impedito ai terzi l'uso del suddetto marchio nell'attività di impresa per "indicare la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio", subordina la liceità di tale uso alla duplice condizione che, da un lato, esso risulti "necessario" (e, cioè, non altrimenti sostituibile) al fine di descrivere la destinazione del prodotto o del servizio; e, dall'altro, l'utilizzazione del segno sia conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non ecceda la funzione meramente descrittiva, giacché, ove l'impiego del segno creasse la possibilità di un collegamento dell'impresa terza con il marchio registrato, nell'ampio significato desumibile dall'art. 1 del predetto testo unico, l'uso non sarebbe consentito, tornando a prevalere il regime di esclusiva accordato dalla legge al titolare del marchio. A seguito, infatti, delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 480 del 1992, la tutela del marchio comprende non soltanto il rischio di confusione, determinato dalla identità o dalla somiglianza dei segni utilizzati per contrassegnare prodotti identici o affini; ma anche quello relativo alla semplice associazione fra i due segni, tale da poter indurre in errore il pubblico circa la sussistenza di un particolare legame commerciale o di gruppo tra l'impresa terza ed il titolare del marchio. (In base all'enunciato principio, la S.C. ha quindi cassato per difetto di motivazione la sentenza impugnata, che aveva ritenuto lecito l'uso del marchio di una impresa automobilistica da parte di una società operante nel settore della climatizzazione al fine di pubblicizzare i propri prodotti tramite catalogo, omettendo di verificare, da un lato, se detto uso fosse "necessario" ai fini della descrizione del prodotto, o non fosse sufficiente, invece, il semplice impiego della denominazione della predetta impresa automobilistica; e, dall'altro, se l'utilizzazione del marchio, nel contesto grafico e descrittivo in cui era inserito, eccedesse la funzione descrittiva, suggerendo l'idea di un collegamento tra le due imprese attraverso l'associazione dei segni).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1 bis, Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 480 art. 2